文/北京市集佳律師事務(wù)所 潘煒
在歐洲各國(guó)申請(qǐng)專利是一個(gè)復(fù)雜且成本高昂的工作。作為歐洲專利系統(tǒng)改革的一項(xiàng)重要措施，歐洲統(tǒng)一專利法院（UPC）被人們寄予厚望。但是過(guò)去很多年，受各國(guó)議會(huì)和法院判決的影響，UPC的批準(zhǔn)遲遲沒(méi)有取得突破性的進(jìn)展。德國(guó)聯(lián)邦憲法法院(FCC)于2021年6月23日發(fā)布的命令為德國(guó)批準(zhǔn)《統(tǒng)一專利法院協(xié)議（UPCA，the Agreement on a Unified Patent Court）》掃清了道路，也為歐洲統(tǒng)一專利的授予和歐洲統(tǒng)一專利法院的正式運(yùn)行帶來(lái)了曙光。
重要的是，UPCA的生效不但會(huì)對(duì)申請(qǐng)人未來(lái)在歐洲的專利申請(qǐng)策略產(chǎn)生影響，也將會(huì)對(duì)專利權(quán)人現(xiàn)有的歐洲專利產(chǎn)生影響。
UPCA的基本狀況？UPCA的生效對(duì)申請(qǐng)人和專利權(quán)人到底意味著什么？在UPCA生效之前申請(qǐng)人和專利權(quán)人可能需要采取哪些步驟來(lái)應(yīng)對(duì)？UPC的優(yōu)缺點(diǎn)以及費(fèi)用如何？如何提交“選擇退出”聲明？本文將就上述問(wèn)題進(jìn)行初步探討，希望申請(qǐng)人能盡早做好應(yīng)對(duì)UPCA生效的準(zhǔn)備。
一、在歐洲申請(qǐng)專利的復(fù)雜性
歐洲在地理概念上包括44個(gè)以上的國(guó)家和地區(qū)（包括被聯(lián)合國(guó)承認(rèn)的和未被聯(lián)合國(guó)承認(rèn)的）。理論上，申請(qǐng)人可以通過(guò)各個(gè)國(guó)家自己的專利局或類似部門獨(dú)立地申請(qǐng)和審批專利（下文中稱之為“國(guó)家專利”），并且在各個(gè)國(guó)家法院（下文中稱之為“國(guó)家法院”）進(jìn)行專利相關(guān)的訴訟。例如，申請(qǐng)人比較喜歡的德國(guó)和英國(guó)都可以采用上述方式進(jìn)行專利申請(qǐng)和專利訴訟。參照?qǐng)D1，這種途徑我們稱之為途徑1。
為了簡(jiǎn)化專利申請(qǐng)的流程和統(tǒng)一專利審批的標(biāo)準(zhǔn)，歐洲各國(guó)簽訂了歐洲專利公約（EPC）并建立了歐洲專利局（EPO）。申請(qǐng)人可以直接向EPO遞交專利申請(qǐng)，在EPO授權(quán)后分別在感興趣的國(guó)家生效其專利。下文中我們稱這種類型的專利為“傳統(tǒng)歐洲專利”。此種申請(qǐng)途徑我們稱之為途徑2。
在UPCA正式生效后，申請(qǐng)人可以選擇在EPO授權(quán)后的一個(gè)月內(nèi)提交聲明而將該專利轉(zhuǎn)變?yōu)榻y(tǒng)一歐洲專利（我們稱之為途徑3）。EPO授權(quán)之前的所有程序和標(biāo)準(zhǔn)與途徑2相比，沒(méi)有任何變化。
圖1
在未來(lái)，上述三種途徑經(jīng)同時(shí)存在，申請(qǐng)人可以根據(jù)自己的喜好、費(fèi)用評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來(lái)選擇適合自己的申請(qǐng)模式。
二、UPCA（統(tǒng)一專利法院協(xié)議）的基本情況
UPCA對(duì)歐盟任何成員國(guó)開(kāi)放加入。該協(xié)議不向歐盟以外的國(guó)家開(kāi)放。迄今為止，除西班牙和波蘭表示目前不感興趣加入之外，其他25個(gè)歐盟成員國(guó)（奧地利、比利時(shí)、保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國(guó)、丹麥、愛(ài)沙尼亞、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、希臘、匈牙利、愛(ài)爾蘭，意大利，拉脫維亞，立陶宛，盧森堡，馬耳他，荷蘭，葡萄牙，羅馬尼亞，斯洛伐克，斯洛文尼亞，瑞典）中的至少13個(gè)已經(jīng)簽署了該協(xié)議，并且預(yù)計(jì)其他幾個(gè)成員國(guó)也會(huì)很快加入。
值得注意的是，英國(guó)盡管在2018年4月批準(zhǔn)了該協(xié)議，但是由于脫歐，目前英國(guó)已退出UPCA。另外，有些歐洲國(guó)家如瑞士、挪威、冰島等并非歐盟成員國(guó)，所以也沒(méi)有加入U(xiǎn)PCA。而典型地，歐洲專利公約EPC的成員國(guó)如土耳其也不能加入U(xiǎn)PCA。下面的圖二對(duì)比了EPC成員國(guó)和預(yù)期UPCA締約國(guó)的覆蓋范圍。其中，在UPCA的地圖中，灰色顯示的國(guó)家是非歐盟成員國(guó)同時(shí)也不能加入U(xiǎn)PCA，叉號(hào)表示的英國(guó)已經(jīng)脫歐且退出UPCA，問(wèn)號(hào)表示的西班牙和波蘭目前沒(méi)有意愿加入U(xiǎn)PCA，但是隨時(shí)可能加入。
根據(jù)UPCA，UPC將由初審法院、上訴法院和登記處組成。初審法院將設(shè)有中央分庭以及地方和地區(qū)分庭。每個(gè)締約國(guó)可以設(shè)立地方分庭，或與一個(gè)或多個(gè)其他締約國(guó)一起設(shè)立初審法院的地區(qū)分庭。
目前多個(gè)國(guó)家已經(jīng)確認(rèn)了他們的UPC中央分庭以及地方和區(qū)域分庭的位置。具體地，法國(guó)巴黎和德國(guó)慕尼黑將設(shè)置中央分庭。德國(guó)的慕尼黑、曼海姆、杜塞爾多夫、漢堡、意大利的米蘭將設(shè)置地方分庭。瑞典的斯德哥爾摩將設(shè)置北歐-波羅的海地區(qū)分庭。隨著協(xié)議的實(shí)施，預(yù)計(jì)會(huì)有更多的分庭將逐步確定和披露。上訴法院將設(shè)在盧森堡。登記處將設(shè)在上訴法院所在地，即盧森堡。
三、UPCA的生效對(duì)現(xiàn)有和未來(lái)歐洲專利的影響
與常規(guī)理解的法不溯及既往的原則不同，UPCA生效后對(duì)現(xiàn)有已經(jīng)授權(quán)和在各締約國(guó)中生效的專利以及目前在審的歐洲專利申請(qǐng)，都將產(chǎn)生影響。
具體地，根據(jù)UPCA，UPC對(duì)于上面圖1中提到的途徑2和途徑3獲得的傳統(tǒng)歐洲專利和統(tǒng)一歐洲專利都具有專屬管轄權(quán)。有利的一方面，專利權(quán)人可以就這些傳統(tǒng)歐洲專利在UPC直接提起侵權(quán)訴訟，訴訟的結(jié)果也將在所有締約國(guó)中產(chǎn)生效力。但是不利的一方面，任何人也可以在UPC針對(duì)任一項(xiàng)傳統(tǒng)歐洲專利提出無(wú)效宣告或者在UPC提起不侵權(quán)之訴，UPC的判決也將在所有締約國(guó)中產(chǎn)生效力。
對(duì)于UPCA生效后歐專局新授權(quán)的專利，申請(qǐng)人可以自由選擇使用老的方式在感興趣的國(guó)家單獨(dú)生效，也可以向EPO提出聲明而直接將其轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一歐洲專利，從而可以在UPC統(tǒng)一地行使專利權(quán)。
UPCA的生效，無(wú)疑使得在歐洲進(jìn)行的專利申請(qǐng)和專利維權(quán)活動(dòng)變得更加容易和具有更好地可預(yù)測(cè)性，但同時(shí)專利因一次無(wú)效而在全部UPCA締約國(guó)中無(wú)效的風(fēng)險(xiǎn)也進(jìn)一步增加。
在過(guò)渡期內(nèi)（過(guò)渡期為七年，但歐盟行政委員會(huì)可在與專利制度使用者廣泛協(xié)商和法院意見(jiàn)的基礎(chǔ)上再延長(zhǎng)七年），權(quán)利人，除了選擇UPC之外，仍可以向國(guó)家法院提起有關(guān)傳統(tǒng)歐洲專利的訴訟。此外，為了應(yīng)對(duì)專利在各個(gè)國(guó)家同時(shí)被無(wú)效的風(fēng)險(xiǎn)，在過(guò)渡期內(nèi)，傳統(tǒng)歐洲專利的專利權(quán)人可“選擇退出（opt out）”該統(tǒng)一專利系統(tǒng)，以確保出現(xiàn)有關(guān)其歐洲專利的訴訟時(shí)，只能由其本國(guó)法院審理。專利權(quán)人“選擇退出”后，其專利在整個(gè)專利有效期內(nèi)均保持退出狀態(tài)，除非專利權(quán)人撤回退出決定（專利權(quán)人可以隨時(shí)撤回）。因此，如果專利權(quán)人無(wú)意在初期便使用UPC，則需要提前提交“選擇退出”聲明。
需要注意的是，各個(gè)國(guó)家法院對(duì)國(guó)家專利（即根據(jù)圖1中途徑1獲得的專利）仍然擁有管轄權(quán)。UPC在國(guó)家專利方面不具有任何管轄權(quán)。
四、需要特別注意的幾個(gè)問(wèn)題和策略
（一）歐洲統(tǒng)一專利的實(shí)質(zhì)
歐洲統(tǒng)一專利只是歐洲專利生效的一種新形式，即對(duì)在授予歐洲專利時(shí)已加入U(xiǎn)PCA的所有歐盟成員國(guó)進(jìn)行集體生效的形式。從提交歐洲專利申請(qǐng)（無(wú)論是直接向歐洲專利局提交還是通過(guò)PCT途徑）直到授予專利（包括異議），一切都保持不變。
（二）新的生效形式是如何工作
上面提及的途徑2和途徑3將共存，申請(qǐng)人可以在二者之間任意選擇。
如果申請(qǐng)人希望在所有締約國(guó)集體生效一項(xiàng)新授予的歐洲專利（即，歐洲統(tǒng)一專利），則必須在授權(quán)之日起一個(gè)月內(nèi)向EPO提交相應(yīng)的聲明。如果未提交此類聲明，申請(qǐng)人仍可以在目前適用的期限內(nèi)按照正常程序在關(guān)注的國(guó)家/地區(qū)單獨(dú)生效該專利（傳統(tǒng)歐洲專利）。
對(duì)于那些在授權(quán)之日尚未批準(zhǔn)UPCA的歐盟成員國(guó)（例如波蘭和西班牙）以及那些非歐盟成員國(guó)（例如挪威、瑞士和土耳其），一切都保持不變。如果要在這些國(guó)家之一獲得保護(hù)，專利必須像以前一樣在該國(guó)家單獨(dú)生效。
（三）UPCA的生效對(duì)現(xiàn)有歐洲專利的沖擊
從UPCA生效開(kāi)始，所有在締約國(guó)生效的歐洲專利都受UPC的管轄，無(wú)論它們是作為統(tǒng)一專利集體生效還是在各自國(guó)家單獨(dú)生效，也無(wú)論專利是否在UPCA生效之前或之后被授權(quán)。UPC的管轄權(quán)不僅包括侵權(quán)行為和否定聲明行為（確認(rèn)不侵權(quán)之訴），還包括無(wú)效行為。
如果申請(qǐng)人不想受UPC管轄，在過(guò)渡期內(nèi)，傳統(tǒng)歐洲專利可以“選擇退出（opt out）”UPC系統(tǒng)。為此，需要向歐洲專利局提交所謂的“選擇退出（opt out）”聲明，即傳統(tǒng)歐洲專利不受UPC管轄的聲明。該“選擇退出（opt out）”聲明將在專利或?qū)＠暾?qǐng)的整個(gè)生命周期都適用，除非權(quán)利人此后選擇了“選擇加入（Opt in）”。無(wú)論是“選擇退出”還是“選擇加入”，都需要所有專利權(quán)人或?qū)＠暾?qǐng)人一致同意。
對(duì)于統(tǒng)一歐洲專利，申請(qǐng)人不能提出“選擇退出”聲明。
（四）可以隨時(shí)提交“選擇退出”聲明嗎？
不能！只有在UPC沒(méi)有待處理的法律程序（如訴訟或無(wú)效等）時(shí)申請(qǐng)人才可以提交“選擇退出”聲明。例如，如果第三方在UPC提起無(wú)效訴訟威脅到權(quán)利人在締約國(guó)的所有傳統(tǒng)歐洲專利或第三方針對(duì)權(quán)利人在締約國(guó)的所有傳統(tǒng)歐洲專利提出確認(rèn)不侵權(quán)之訴，此時(shí)再向歐洲專利局提出“選擇退出”聲明是無(wú)效的。
因此，如果權(quán)利人希望排除UPC對(duì)傳統(tǒng)歐洲專利的管轄權(quán)，建議盡早提交“選擇退出”聲明。
（五）如果權(quán)利人不提交“選擇退出”聲明會(huì)怎樣？
在過(guò)渡期內(nèi)，任何第三方都可以自由選擇訴訟法院，即選擇向UPC或國(guó)家法院針對(duì)權(quán)利人的傳統(tǒng)歐洲專利提起無(wú)效訴訟或確認(rèn)不侵權(quán)之訴。當(dāng)?shù)谌竭x擇了UPC進(jìn)行訴訟時(shí)，權(quán)利人的傳統(tǒng)歐洲專利會(huì)因UPC發(fā)布的無(wú)效判決而在全體締約國(guó)中失效（與之相反，當(dāng)在各個(gè)國(guó)家法院進(jìn)行訴訟時(shí)各國(guó)法院的判決是互不影響的）。這種風(fēng)險(xiǎn)只能通過(guò)向歐洲專利局提交“選擇退出”聲明來(lái)避免。
（六）對(duì)于已經(jīng)授權(quán)的傳統(tǒng)歐洲專利，權(quán)利人應(yīng)該考慮什么？
權(quán)利人應(yīng)該盡早評(píng)估和考慮是否退出UPC管轄。在UPCA生效前大約三個(gè)月開(kāi)始會(huì)有一個(gè)所謂的“日出期（sunrise period）”。在此期間，傳統(tǒng)歐洲專利的權(quán)利人（以及歐洲專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人）可以提交“選擇退出”聲明。
（七）提交“選擇退出”聲明會(huì)有什么壞處？
沒(méi)有什么壞處。
如果權(quán)利人提交了“選擇退出”聲明，一方面排除了僅通過(guò)UPC的單個(gè)無(wú)效訴訟而失去所有締約國(guó)的傳統(tǒng)歐洲專利的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，如果權(quán)利人打算通過(guò)提起侵權(quán)訴訟來(lái)對(duì)抗侵權(quán)人，權(quán)利人仍然可以選擇：1)僅在某國(guó)家法院?jiǎn)为?dú)提起訴訟，或者2)選擇在UPC提起訴訟。
如果權(quán)利人決定選擇1），則在向相應(yīng)法院提起訴訟之前，無(wú)需執(zhí)行任何操作。
如果權(quán)利人決定選擇2），則必須在向UPC提起訴訟之前撤回“選擇退出”聲明（提交“選擇加入（opt in）”聲明）。與“選擇退出”聲明類似，“選擇加入”聲明只能在沒(méi)有第三方針對(duì)您的傳統(tǒng)歐洲專利向國(guó)家法院提起訴訟的情況下提交。此外，一旦提交了“選擇加入”聲明，就無(wú)法再提交任何進(jìn)一步的“選擇退出”聲明。
（八）歐洲統(tǒng)一專利的利弊是什么？
有利也有弊。
歐洲統(tǒng)一專利的“優(yōu)點(diǎn)”是可以獲得更大的區(qū)域保護(hù)，即覆蓋所有締約國(guó)的整個(gè)領(lǐng)土。例如，這允許通過(guò)單個(gè)法院訴訟而對(duì)所有締約國(guó)執(zhí)行禁令救濟(jì)和損害索賠。另一方面，專利相關(guān)的行政性工作大大減少。例如，只需向EPO支付年金，并且在所有權(quán)發(fā)生變更的情況下，只需向EPO提出變更請(qǐng)求。
歐洲統(tǒng)一專利的最大“弊端”是一次無(wú)效訴訟可能會(huì)立即在所有締約國(guó)失去專利。歐洲統(tǒng)一專利肯定受UPC的管轄并且權(quán)利人不可能提交“選擇退出”聲明，這也是一個(gè)“弊端”。
（九）歐洲統(tǒng)一專利的費(fèi)用
取決于權(quán)利人之前的生效實(shí)踐，新的歐洲統(tǒng)一專利的成本與的舊傳統(tǒng)歐洲專利相比可能更高也可能更低。
?。?）關(guān)于翻譯費(fèi)用：在過(guò)渡期內(nèi)，歐洲統(tǒng)一專利需要將整個(gè)申請(qǐng)（權(quán)利要求、說(shuō)明書(shū)和附圖）翻譯成至少一種與EPO審查過(guò)程中所用語(yǔ)言不同的語(yǔ)言。如果專利以英文授權(quán)，申請(qǐng)人可以自由選擇翻譯語(yǔ)言，只要該語(yǔ)言是歐盟成員國(guó)的官方語(yǔ)言即可。如果專利是用德語(yǔ)或法語(yǔ)授權(quán)的，則必須將專利翻譯成英語(yǔ)。
如果權(quán)利人僅在倫敦協(xié)議的成員國(guó)，或在官方語(yǔ)言是歐洲專利審查過(guò)程中所用語(yǔ)言的國(guó)家，或在僅需對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行的翻譯的國(guó)家中生效其歐洲專利，則歐洲統(tǒng)一專利將導(dǎo)致更高的翻譯成本。
如果權(quán)利人在需要翻譯整個(gè)專利文件的締約國(guó)之一生效其專利，例如奧地利或意大利，則翻譯成本對(duì)于權(quán)利人的決定沒(méi)有什么大的影響。
如果權(quán)利人在多個(gè)需要翻譯整個(gè)專利文件的締約國(guó)生效其專利，則歐洲統(tǒng)一專利會(huì)降低翻譯成本。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，EPO計(jì)劃借助于機(jī)器翻譯將專利文件自動(dòng)翻譯成歐盟各種語(yǔ)言版本，因此專利權(quán)人未來(lái)取得歐洲統(tǒng)一專利時(shí)，無(wú)需提供文件翻譯。過(guò)渡期將持續(xù)到機(jī)器翻譯質(zhì)量足以滿足上述用途為止，最長(zhǎng)持續(xù)12年。
?。?）關(guān)于統(tǒng)一歐洲專利的年金：為歐洲統(tǒng)一專利支付某一特定年度的年金大約相當(dāng)于大多數(shù)歐洲專利申請(qǐng)都會(huì)選擇的四個(gè)國(guó)家（即德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)和荷蘭）的相應(yīng)年金金額的總和。
如果權(quán)利人僅在不到四個(gè)國(guó)家生效其歐洲專利，歐洲統(tǒng)一專利將比傳統(tǒng)歐洲專利更昂貴。如果權(quán)利人需要在多個(gè)國(guó)家生效其專利，歐洲統(tǒng)一專利將比傳統(tǒng)歐洲專利便宜。
五、結(jié)語(yǔ)
UPCA的正式生效是令人鼓舞和令人期待的，毫無(wú)疑問(wèn)對(duì)于擁有穩(wěn)定性更好的專利池的權(quán)利人而言，UPC系統(tǒng)可以極大地提高其專利在歐盟締約國(guó)內(nèi)實(shí)施的效力，特別是UPC頒布的禁令將是權(quán)利人非常有力的武器。
另一方面，由于UPC對(duì)歐洲專利的無(wú)效決定也將在所有UPC締約國(guó)內(nèi)生效，權(quán)利人需要考慮其專利的穩(wěn)定性和各個(gè)國(guó)家市場(chǎng)的重要性，因此風(fēng)險(xiǎn)和收益必須進(jìn)行仔細(xì)評(píng)估。由于提交“選擇退出”聲明后，權(quán)利人將擁有隨時(shí)“選擇加入”UPC或者單獨(dú)在各個(gè)國(guó)家法院進(jìn)行訴訟的自由選擇權(quán)，所以如果權(quán)利人難以評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和收益，建議穩(wěn)妥的做法是盡早地先提交“選擇退出”聲明。