文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 高園園
摘要 發(fā)明專利申請文件在答復(fù)審查意見時(shí)主要涉及針對審查意見通知書中指出的缺陷進(jìn)行的修改。除了針對審查意見通知書中指出的缺陷的修改，申請人在答復(fù)審查意見時(shí)也可以進(jìn)行一些“主動(dòng)”修改，這樣的“主動(dòng)”修改通常以克服申請文件中的未在審查意見通知書中指出的缺陷并且不會(huì)顯著增加審查工作量的原則、特別是不顯著增加新的檢索工作為基本準(zhǔn)則。
一、發(fā)明專利申請文件的修改
按照《專利法》和《專利法實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，發(fā)明專利申請文件的修改可以分為兩類：
一類是申請人主動(dòng)提出的修改，即提出專利申請后申請人根據(jù)其對現(xiàn)有技術(shù)情況的補(bǔ)充了解、對發(fā)明內(nèi)容及其應(yīng)用和市場前景的進(jìn)一步分析及自行發(fā)現(xiàn)的專利申請文件撰寫方面存在的各種缺陷，主動(dòng)向?qū)＠痔峤恍滦薷牡膶＠暾埼募?/p>
另一類是指答復(fù)審查意見通知書時(shí)為消除專利局發(fā)出的審查意見通知書中所指出的各種實(shí)質(zhì)缺陷和形式缺陷而對申請文件進(jìn)行的修改。
無論上述哪一類修改，修改都應(yīng)遵守基本的原則，即：修改都應(yīng)符合《專利法》第三十三條的規(guī)定，對發(fā)明專利申請文件的修改不能超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
二、針對審查意見通知書中指出的缺陷的修改
對在答復(fù)審查意見通知書時(shí)的修改原則和修改方式，根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第五十一條第三款的規(guī)定，在答復(fù)審查意見通知書時(shí)，對申請文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進(jìn)行修改，如果修改的方式不符合《專利法實(shí)施細(xì)則》第五十一條第三款的規(guī)定，則這樣的修改文件一般不予接受。
三、除了針對審查意見通知書中指出的缺陷的修改以外的“主動(dòng)”修改
然而，在審查過程中，申請人有時(shí)期望修改審查意見通知書中指出的缺陷以外的內(nèi)容，這就需要考慮這樣的修改能否被審查員接受。經(jīng)過一些工作實(shí)踐，對于這樣的修改，需要把握的原則是，必須滿足《專利法》第三十三條的規(guī)定，并且修改的內(nèi)容消除了原申請文件的缺陷但不會(huì)顯著增加審查工作量，不會(huì)導(dǎo)致需要增加新的檢索工作。
對于申請人作出的除對審查意見通知書中指出的缺陷的修改以外的“主動(dòng)”修改， 首先是一些形式缺陷的“主動(dòng)”修改 除了審查意見中明確指出的形式缺陷外，申請人可以根據(jù)《審查指南》等對申請文件在形式上的要求主動(dòng)對發(fā)現(xiàn)的一些形式缺陷進(jìn)行修改，以節(jié)約審查程序，這樣的修改通常是被允許的，例如：
修改一些由本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠識別的明顯錯(cuò)誤，即語法錯(cuò)誤、文字錯(cuò)誤和打印錯(cuò)誤等，對這些錯(cuò)誤的修改必須是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從權(quán)利要求或說明書中看出的唯一正確答案；
修改權(quán)利要求書、說明書中的術(shù)語及附圖標(biāo)記不一致問題等；
修改發(fā)明名稱使其準(zhǔn)確、簡要地反應(yīng)要求保護(hù)的主題名稱并符合《審查指南》中對發(fā)明名稱字?jǐn)?shù)的要求；
根據(jù)權(quán)利要求主動(dòng)對說明書進(jìn)行相對應(yīng)的修改；
對一些權(quán)利要求中不符合《審查指南》規(guī)定的表述進(jìn)行刪除，并將刪除的特征作為從屬權(quán)利要求添加。
以上對申請文件的形式問題的修改不會(huì)顯著增加審查工作量，更不會(huì)增加新的檢索工作，盡管這些問題并未在審查意見通知書中指出，但對其修改通常也是接受的。
其次是對實(shí)質(zhì)問題的修改，例如：
申請人可以在獨(dú)立權(quán)利要求中增加技術(shù)特征，對獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行進(jìn)一步限定，以更好地克服權(quán)利要求中存在的缺陷；
申請人可以改變原獨(dú)立權(quán)利要求的類型、主題名稱及相應(yīng)的技術(shù)特征，以克服原獨(dú)立權(quán)利要求類型錯(cuò)誤或缺乏新穎性或創(chuàng)造性的缺陷，變更后的獨(dú)立權(quán)利要求所述的技術(shù)方案未超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍；
申請人可以主動(dòng)對獨(dú)立權(quán)利要求相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)正確劃界；
申請人可以主動(dòng)修改從屬權(quán)利要求的引用部分，改正引用關(guān)系錯(cuò)誤，使其準(zhǔn)確反映原說明書中記載的實(shí)施方式或?qū)嵤├?/p>
申請人可以在對原獨(dú)立權(quán)利要求修改的同時(shí)將原從屬權(quán)利要求中公開的技術(shù)方案改寫成其他獨(dú)立權(quán)利要求，盡管《審查指南》中規(guī)定了修改不允許增加獨(dú)立權(quán)利要求，但這種情況并不屬于《審查指南》中所規(guī)定的情形，因?yàn)樵黾拥莫?dú)立權(quán)利要求的技術(shù)特征在原始權(quán)利要求中已經(jīng)公開，不會(huì)額外增加新的審查和檢索工作；
申請人可以將原來包含并列可選擇的技術(shù)方案的獨(dú)立權(quán)利要求分解成兩個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求，盡管這樣形式上看增加了獨(dú)立權(quán)利要求，但這不屬于不允許增加獨(dú)立權(quán)利要求的情形。
四、發(fā)明專利申請文件在答復(fù)審查意見中的“主動(dòng)”修改原則
對于申請人在答復(fù)審查意見中除了按《專利法實(shí)施細(xì)則》第五十三條第一款的規(guī)定針對審查意見通知書中指出的缺陷修改以外進(jìn)行的其他修改，同樣應(yīng)當(dāng)遵循申請文件修改的基本原則，即符合《專利法》第三十三條規(guī)定的修改不能超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，并且這種“主動(dòng)”修改目的是為了促進(jìn)審查程序、消除申請文件中的缺陷，這種“主動(dòng)”修改不應(yīng)顯著增加審查工作量，不應(yīng)增加新的檢索工作，一般是可以被接受的。如果所進(jìn)行的“主動(dòng)”修改增加的權(quán)利要求屬于原權(quán)利要求中未公開的技術(shù)方案，則需要重新檢索、審查，增加了審查工作量，這是不被允許的。