文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 常妮妮
申請(qǐng)人塞雷斯科股份公司于2020年5月15日申請(qǐng)了第46325494號(hào)“ 
”商標(biāo)（提交了申請(qǐng)說明：申請(qǐng)商標(biāo)是三維標(biāo)志，瓶底含有文字“MASGLO”。申請(qǐng)商標(biāo)的立體瓶形作為指甲油的容器使用。申請(qǐng)商標(biāo)指定顏色），指定使用在第3類“指甲油；指甲裝飾用貼紙”等商品上。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審查，下發(fā)了《商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)審查意見通知書》：根據(jù)《商標(biāo)法》第十一條第一款第（3）項(xiàng)、第十二條、第三十條、《商標(biāo)法實(shí)施條例》第二十一條的規(guī)定，認(rèn)為該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)內(nèi)容需要說明或者修正，理由如下：該標(biāo)志立體圖形部分作為商標(biāo)使用在指定商品上，整體缺乏顯著特征，不得作為商標(biāo)注冊(cè)。茲請(qǐng)塞雷斯科股份公司對(duì)該標(biāo)志中的三維標(biāo)志部分放棄專用權(quán)。
應(yīng)上述審查意見通知書要求，申請(qǐng)人對(duì)該標(biāo)志中的三維標(biāo)志部分放棄專用權(quán)，懇請(qǐng)國知局審查后依法核準(zhǔn)申請(qǐng)人的注冊(cè)申請(qǐng)。
但是，約6個(gè)月后，國知局又下發(fā)了駁回通知：經(jīng)審查，根據(jù)《商標(biāo)法》第十一條第一款第（3）項(xiàng)、第三十條的規(guī)定，決定駁回上述商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，理由如下：該標(biāo)志作為商標(biāo)使用在指定商品上，缺乏顯著特征，不得作為商標(biāo)注冊(cè)。
因申請(qǐng)人依據(jù)國知局的要求，已在答復(fù)審查意見時(shí)對(duì)該標(biāo)志中的三維標(biāo)志部分放棄了專用權(quán)，但是駁回通知中又以同樣的理由駁回了該商標(biāo)。我們認(rèn)為國知局在審查意見通知書和駁回通知中以同一理由（即商標(biāo)缺乏顯著性）駁回該商標(biāo)不夠合理。此外，考慮到該商標(biāo)仍包含文字“MASGLO”，具有較強(qiáng)的顯著性，符合商標(biāo)注冊(cè)的要求，該商標(biāo)依法應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。因此，我們建議申請(qǐng)人嘗試提起駁回復(fù)審。但申請(qǐng)人因考慮到克服該絕對(duì)理由的幾率不太樂觀，放棄了該商標(biāo)。
從上述案例來看，申請(qǐng)人基于國知局的要求放棄了三維標(biāo)志部分專用權(quán)，但審查員在駁回中依然以該標(biāo)志缺乏顯著性而駁回，并未考慮該商標(biāo)所包含的文字部分。有基于此，我們不妨來淺談一下申請(qǐng)商標(biāo)放棄部分專用權(quán)的理解。
在商標(biāo)申請(qǐng)中，申請(qǐng)人可以在申請(qǐng)書的“商標(biāo)說明”一欄中對(duì)商標(biāo)圖樣中需要放棄專用權(quán)的部分做出聲明。國知局及法院在審理案件時(shí)，會(huì)對(duì)放棄專用權(quán)的情況予以酌情考慮。但是，并非簡單聲明放棄商標(biāo)中部分文字/圖形的專用權(quán)，就可以在商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)程序中一勞永逸。不妨先看兩個(gè)在先判例：
?。ㄒ唬?jù)中國艾揚(yáng)格瑜伽學(xué)院有限公司與國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局一審行政判決書【（2020）京73行初15518號(hào)】，國知局以申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)的第38545379號(hào)“IYENGARYOGATTC”商標(biāo)（簡稱訴爭商標(biāo)）已構(gòu)成《中華人民共和國商標(biāo)法》（簡稱《商標(biāo)法》）第十條第一款第（七）項(xiàng)、第三十條所指情形為由，作出被訴決定，駁回訴爭商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。申請(qǐng)人不服該決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起了訴訟。
本案中，引證商標(biāo)（第22328204號(hào)“ 
”商標(biāo)）在全部指定服務(wù)上被不予核準(zhǔn)注冊(cè)，其不再構(gòu)成訴爭商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)的權(quán)利障礙，訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)不再構(gòu)成使用在相同或類似服務(wù)上的近似商標(biāo)。因此，本案的焦點(diǎn)在于訴爭商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)是否構(gòu)成《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)所規(guī)定之情形。本案中，訴爭商標(biāo)為純文字商標(biāo)“IYENGARYOGATTC”，其中“IYENGARYOGA”是一種瑜伽流派名稱，對(duì)此，原被告在庭審中明確表示認(rèn)可。雖然原告主張放棄訴爭商標(biāo)文字中“IYENGARYOGA”的專用權(quán)，但相關(guān)公眾并不能當(dāng)然地知曉訴爭商標(biāo)放棄專用權(quán)的相關(guān)情況，仍會(huì)將“IYENGARYOGA”作為商標(biāo)的構(gòu)成要素之一加以識(shí)別，故仍應(yīng)將“IYENGARYOGA”納入訴爭商標(biāo)標(biāo)識(shí)的審查范圍。訴爭商標(biāo)使用在指定使用的“健身指導(dǎo)課程”等服務(wù)上，容易使相關(guān)公眾對(duì)指定使用服務(wù)的內(nèi)容等特點(diǎn)產(chǎn)生誤認(rèn)。故訴爭商標(biāo)構(gòu)成《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)所規(guī)定之情形。因此北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院駁回了原告的訴訟請(qǐng)求。
（二）據(jù)浙江蛇蟠島集團(tuán)有限公司與國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)二審行政判決書【（2018）京行終2321號(hào)】，上訴人浙江蛇蟠島集團(tuán)有限公司（簡稱“蛇蟠島公司”）因商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛一案，不服北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2016）京73行初6419號(hào)行政判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。
本案中，訴爭商標(biāo)（第13177831號(hào)“ 
”商標(biāo)）由中文“蛇蟠島旅游”和字母“SHEPANISLANDTOUR”組成，根據(jù)我國相關(guān)公眾的一般認(rèn)知習(xí)慣，訴爭商標(biāo)的中文部分為其顯著識(shí)別部分。雖然訴爭商標(biāo)的商標(biāo)檔案中載明商標(biāo)中“旅游”一詞放棄專用權(quán)，但蛇蟠島作為旅游景點(diǎn)，指定使用在安排游艇旅行、觀光旅游等復(fù)審服務(wù)項(xiàng)目上，僅僅直接表示了上述服務(wù)的內(nèi)容等特點(diǎn)，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性，不能起到商標(biāo)的識(shí)別作用，原審判決及被訴決定關(guān)于訴爭商標(biāo)屬于《商標(biāo)法》第十一條第一款第二項(xiàng)所規(guī)定情形的認(rèn)定并無不當(dāng)，本院予以確認(rèn)。蛇蟠島公司該部分上訴理由具有事實(shí)及法律依據(jù)，本院予以支持。
此外，蛇蟠島公司所提交的證據(jù)不足以證明訴爭商標(biāo)經(jīng)過使用已經(jīng)為相關(guān)公眾所知曉，具有識(shí)別服務(wù)來源的功能，從而通過使用獲得顯著性，故訴爭商標(biāo)亦不符合《商標(biāo)法》第十一條第二款所規(guī)定的情形。因此高院駁回上訴，維持原判。
從上述案件可知，法院在商標(biāo)放棄專用權(quán)的意見基本一致：1）即便申請(qǐng)人主張放棄部分文字的專用權(quán)，因在實(shí)際市場(chǎng)中，相關(guān)公眾并不能當(dāng)然地知曉該放棄專用權(quán)的相關(guān)情況，仍會(huì)將該部分作為商標(biāo)的構(gòu)成要素之一，因此，該放棄專用權(quán)的部分仍應(yīng)納入考量，將商標(biāo)作為整體進(jìn)行審查。2）盡管申請(qǐng)人聲明放棄商標(biāo)中的通用名稱，但該商標(biāo)指定使用在該通用名稱領(lǐng)域內(nèi)的商品/服務(wù)上，僅直接表示了該商品/服務(wù)的內(nèi)容等特點(diǎn)，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性，不能起到商標(biāo)的識(shí)別作用，不得作為商標(biāo)注冊(cè)。
通常而言，申請(qǐng)人可就申請(qǐng)商標(biāo)中包含的缺顯部分聲明放棄專用權(quán)，包括僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的；僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；及其他缺乏顯著特征的。如：在一起商標(biāo)侵權(quán)案件中，被侵權(quán)的商標(biāo)為“歐普照明及圖”，其中“照明”二字放棄專用權(quán)。法院在判決中認(rèn)定，因“照明”放棄專用權(quán)，故“歐普”系該商標(biāo)文字部分的主要組成部分。該法院繼而認(rèn)定，涉案產(chǎn)品上使用的“歐普”文字與注冊(cè)商標(biāo)主要文字部分相同，構(gòu)成近似商標(biāo)，因而此種使用行為侵犯了商標(biāo)注冊(cè)人的商標(biāo)專用權(quán)。
但是對(duì)于容易造成混淆誤認(rèn)的商標(biāo)，或因申請(qǐng)商標(biāo)中的部分文字/圖形與他人在先商標(biāo)近似而放棄該部分，國知局及法院通常不會(huì)對(duì)此予以認(rèn)可。對(duì)前者而言，如擬申請(qǐng)使用在第33類“葡萄酒”商品上的“Santa Ema Blocks Gran Reserva” 和 “Santa Ema Blocks Reserva Especial”商標(biāo)，因“Gran Reserva（意為‘特級(jí)珍藏’）”及“Reserva Especial（意為‘特釀?wù)洳亍本硎酒咸丫频牡燃?jí)，即便申請(qǐng)人聲明放棄對(duì)“Gran Reserva”及“Reserva Especial”的專用權(quán)，若該兩件商標(biāo)使用在普通等級(jí)的葡萄酒之上，便會(huì)誤導(dǎo)相關(guān)公眾對(duì)葡萄酒的質(zhì)量產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。因此，即便對(duì)此類文字聲明放棄專用權(quán)，該類商標(biāo)仍會(huì)導(dǎo)致公眾對(duì)商品/服務(wù)的來源、產(chǎn)地、質(zhì)量等產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，繼而不得作為商標(biāo)注冊(cè)。對(duì)后者來說，即便主動(dòng)聲明放棄該部分文件/圖形，因相關(guān)公眾在實(shí)際市場(chǎng)中并不能知曉該放棄專用權(quán)的情況，仍會(huì)將該商標(biāo)整體進(jìn)行識(shí)別，進(jìn)而容易將其與他人商標(biāo)混淆。此外，在商標(biāo)中聲明放棄部分文字/圖形的專用權(quán)，并不能獲得在該部分文字/圖形上的保護(hù)，即并不能阻擋他人在類似商品/服務(wù)上申請(qǐng)含有該文字/圖形的商標(biāo)。
綜上，聲明放棄商標(biāo)某部分文字/圖形的專用權(quán)并不能有效躲避審查，更無法借此踏上獲準(zhǔn)商標(biāo)注冊(cè)的捷徑。在申請(qǐng)商標(biāo)時(shí)聲明放棄專用權(quán)應(yīng)該注意：如果商標(biāo)本身屬于《商標(biāo)法》禁止性規(guī)定（如第十條和第十一條），或者因申請(qǐng)商標(biāo)的部分文字/圖形與他人在先商標(biāo)近似，為了克服該在先商標(biāo)，放棄該部分文字/圖形的專用權(quán)，那么放棄專用權(quán)也不能使得申請(qǐng)商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)。如果申請(qǐng)商標(biāo)中的部分文字或圖形本身是缺顯部分，且不屬于《商標(biāo)法》禁止性規(guī)定，那么聲明放棄該部分要素有可能幫助申請(qǐng)人獲得商標(biāo)的注冊(cè)。