文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 韓宏星
摘要：固有占先，是美國專利制度中的獨(dú)特規(guī)定，它不同于書面公開和使用公開，審查員可通過邏輯推理確定的“事實(shí)”拒絕專利申請。本文簡述了美國專利實(shí)踐下固有占先的判斷原則和方法、專利申請人的爭辯思路，并就醫(yī)藥領(lǐng)域申請給出了一點(diǎn)建議。筆者認(rèn)為這一原則既構(gòu)成對專利申請人的限制，也為欲阻止專利申請授權(quán)或挑戰(zhàn)專利的請求人提供了一條有效的挑戰(zhàn)專利的思路。
關(guān)鍵詞：固有占先 美國專利法 新穎性
在美國專利法中，存在著一種被稱為“inherency”或“inherent anticipation”的特殊公開情形，按字面可以稱為“固有占先”。
我們知道，在當(dāng)今大多數(shù)國家包括中國在內(nèi)的專利實(shí)踐下，現(xiàn)有技術(shù)的公開一般可分為兩種情況：文獻(xiàn)公開和使用公開。文獻(xiàn)公開屬于書面公開，使用公開則屬于行為公開。在專利審查實(shí)踐中，審查員提出新穎性質(zhì)疑時通常需要給出證據(jù)：或者是文獻(xiàn)證據(jù)，或者是使用公開證據(jù)。
固有占先，則是一種不同于上述書面公開和使用公開的獨(dú)特“公開”方式。在美國專利實(shí)踐下，這一原則可用來評價35 USC 102條下的新穎性（占先），也可用來評價35 USC 103條下的非顯而易見性，因此有必要對此進(jìn)行了解和關(guān)注。
一、固有占先是一個事實(shí)問題
現(xiàn)有技術(shù)中的固有教導(dǎo)，一般作為一個事實(shí)問題，出現(xiàn)在占先和顯而易見性的質(zhì)疑中。在判斷固有公開時，USPTO有以下幾個原則或觀點(diǎn)：
A.新性質(zhì)的發(fā)現(xiàn)不能賦予已知東西本身以可專利性
根據(jù)Atlas Powder Co. v. IRECO Inc., 190 F.3d 1342, 1347, 51 USPQ2d 1943, 1947 (Fed. Cir. 1999)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)中的物質(zhì)以前未被發(fā)現(xiàn)的特性，或?qū)ΜF(xiàn)有技術(shù)的功能的科學(xué)解釋，并不能賦予該舊物質(zhì)以可專利性。因此，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)固有存在的新用途、新功能或未知性質(zhì)，并不必然賦予某權(quán)利要求以可專利性。在In re Crish,393 F.3d 1253, 1258, 73 USPQ2d 1364, 1368 (Fed. Cir. 2004)中，法院認(rèn)為“僅僅發(fā)現(xiàn)已知物質(zhì)的性質(zhì)不能使其成為新的物質(zhì)，對現(xiàn)有技術(shù)物質(zhì)的鑒定和表征也不會使其成為新的物質(zhì)”。
B.在發(fā)明時固有性質(zhì)不需要被識別
這一原則指出，不需要本領(lǐng)域技術(shù)人員在做出發(fā)明時已經(jīng)認(rèn)識到該固有公開。在SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp一案中，專利申請要求保護(hù)的是一種半水合物形式，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)無水合物（已知化合物）在放置過程中會有少部分發(fā)生轉(zhuǎn)晶行為，轉(zhuǎn)變成半水合物。法院認(rèn)為，現(xiàn)有技術(shù)的無水合物在放置過程中必然存在少部分轉(zhuǎn)化為半水合物的情形，因此半水合物是客觀存在的。雖然現(xiàn)有技術(shù)沒有公開這一固有性質(zhì)（晶型轉(zhuǎn)變），但它是現(xiàn)有技術(shù)中必然存在的，因此破壞新穎性；另一方面，固有占先不需要本領(lǐng)域認(rèn)識到，出于為公眾保留生產(chǎn)、使用和銷售現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品或方法的自由的考慮，法院承認(rèn)固有占先，而不管他們是否理解其構(gòu)造或原理。
C.當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品除了未聲明固有性質(zhì)外基本相同時，可以基于35 USC 102 或35 USC 103駁回
對于涉及某一功能或性質(zhì)的產(chǎn)品而言，當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)中的產(chǎn)品除了沒有明示公開該功能或性質(zhì)外，該產(chǎn)品與專利申請中要求保護(hù)的產(chǎn)品基本相同時，審查員可以基于35 USC 102 或35 USC 103駁回申請。也就是說，審查員既可以基于新穎性，也可以基于非顯而易見性的理由予以駁回。
當(dāng)然，還應(yīng)認(rèn)識到的是，某一性質(zhì)、功能或結(jié)果可以在現(xiàn)有技術(shù)中出現(xiàn)或發(fā)生這一事實(shí)并不足以確立固有公開的結(jié)論。
二、審查員的舉證方式
在審查中，審查員負(fù)有提供合理推理或固有公開證據(jù)的舉證責(zé)任。請注意，這里審查員可以僅提供推理過程，這是與中國審查實(shí)踐明顯不同的地方。在中國審查實(shí)踐下，在技術(shù)特征的公開問題上，審查員通常需要提供現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)或使用公開證據(jù)，僅靠推理一般是不夠的；而美國審查員可以以推理作為工具完成說理。這里的推理就是一種“邏輯”工具。如前面提到的SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp案，審查員可以僅根據(jù)發(fā)明人在申請說明書中的描述，從邏輯上推斷現(xiàn)有技術(shù)中必然存在無水合物在放置過程中部分轉(zhuǎn)化成的半水合物這一情形，從而完成其推理責(zé)任。顯然，除了事實(shí)證據(jù)，邏輯推理（包括技術(shù)推理）在這里可以成為審查員可以使用的有力工具。這是美國審查員在固有占先或固有公開問題上占據(jù)的一個審查優(yōu)勢。
三、申請人可用的爭辯思路
一旦審查員提供了證據(jù)或推理后，舉證責(zé)任就轉(zhuǎn)移到了申請人。USPTO可以要求申請人證明現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品不一定或固有地具有其聲稱的產(chǎn)品的特征。無論是對于基于 35 USC 102 下的固有占先，還是對于基于 35 USC 103 的初步顯而易見性（“prima facie obviousness”），舉證責(zé)任都是相同的。
這時的舉證責(zé)任有點(diǎn)類似于product-by-process型權(quán)利要求所需要的舉證責(zé)任，參見在Fitzgerald, 619 F.2d 67, 70, 205 USPQ 594, 596 (CCPA 1980) (引用 Best, 562 F.2d at 1255)一案。
在 Fitzgerald案中，權(quán)利要求涉及一種自鎖螺紋緊固件，該緊固件包括金屬螺紋緊固件，該金屬螺紋緊固件具有粘合到其上的可結(jié)晶熱塑性塑料片。該權(quán)利要求進(jìn)一步說明該熱塑性塑料具有降低的結(jié)晶收縮程度。該說明書公開了鎖定緊固件是通過加熱金屬緊固件以熔化壓在金屬上的熱塑性坯料而制成的。在熱塑性塑料粘附到金屬緊固件上后，最終產(chǎn)品通過在水中淬火而冷卻。審查員根據(jù)Barnes 的一件美國專利做出了駁回。Barnes教導(dǎo)了一種自鎖式緊固件，其中熱塑性塑料片是通過將熱塑性塑料粉末沉積在金屬緊固件上然后加熱制成的。最終產(chǎn)品在環(huán)境空氣中通過冷卻空氣或通過將緊固件與水槽接觸來冷卻。法院首先指出，這兩個緊固件相同或僅略有不同?！斑@兩種緊固件具有相同的用途，采用相同的可結(jié)晶聚合物（尼龍11），并具有通過熔化然后冷卻聚合物形成的粘附塑料貼片”。法院隨后指出，委員會發(fā)現(xiàn)可以合理地預(yù)期Barnes的冷卻速度會導(dǎo)致聚合物具有所聲稱的結(jié)晶收縮率。申請人沒有用收縮率確實(shí)不同的證據(jù)來反駁這一發(fā)現(xiàn)。他們只爭辯說結(jié)晶收縮率取決于冷卻速度，并且Barnes的冷卻速度比他們的慢得多。因?yàn)槔鋮s速度的差異并不一定會導(dǎo)致收縮率的差異，所以需要客觀證據(jù)來反駁 35 USC 102/103初步證據(jù)。
在美國專利實(shí)踐中，針對“固有占先”，有學(xué)者總結(jié)出了“兩步測試法”的思路。該測試方法如下：
A.確定現(xiàn)有產(chǎn)品或方法是否可用于任何目的；如是，則否定固有占先；如否，則進(jìn)行下一步測試；
B.如果現(xiàn)有產(chǎn)品或方法有用，則確定所述產(chǎn)品或方法是否是在不尋?；蚺既粭l件下獲得或發(fā)生的；如是，則否定固有占先。
盡管本測試方法并非法院確定的原則，但卻是根據(jù)大量法院判例尤其是最高院和CAFC的多個判例抽提和總結(jié)出來的，因此這一測試法整體上是符合法院的判斷原則和思路的。
在此兩步法測試中，如何判斷產(chǎn)品或方法是否是在不尋?；蚺既粭l件下獲得或發(fā)生的將成為影響結(jié)果的關(guān)鍵。這有點(diǎn)類似于“單行道”理論，如果某結(jié)果在通常條件下自然發(fā)生，則大概率屬于“無腦”行為帶來的結(jié)果，這時可以直接否認(rèn)有意識參與或有目的操作的影響，從而可以合理導(dǎo)致確認(rèn)偶然占先的結(jié)論。反之，如果某結(jié)果在通常條件下難以發(fā)生，需要非常規(guī)條件或偶然條件下才發(fā)生，那么顯然這一結(jié)果發(fā)生不具典型意義，而發(fā)明人對這一結(jié)果的認(rèn)識滲透了其個人的影響，構(gòu)成了對現(xiàn)有技術(shù)知識的貢獻(xiàn)，這一結(jié)果便不再是自然發(fā)生的事實(shí)，不是固有的結(jié)果，這是應(yīng)該否定偶然占先，從而應(yīng)該確認(rèn)發(fā)明人的貢獻(xiàn)。
四、“固有占先”與“隱含公開”
在美國以外的專利實(shí)踐的語境下，“隱含公開”是更為常見的用語。隱含公開與固有占先在很多情況下看來可替換，人們也往往不加區(qū)分地使用它們。事實(shí)上，這兩個概念是不同的。
首先，“固有占先”是美國專利法下的獨(dú)有概念（當(dāng)然也包括參照美國專利體系的加拿大）。“占先”一詞對應(yīng)著“anticipation”，這一詞語并非世界通用范圍內(nèi)表達(dá)新穎性的術(shù)語，而是美國專利制度下的特別表達(dá)。占先一詞其實(shí)反映了美國先發(fā)明制的專利制度思想。在美國專利法案（AIA）施行之后，這一詞反映的相應(yīng)就是“發(fā)明人先申請制”的理念。當(dāng)然，在體會這一術(shù)語含義時，筆者建議應(yīng)更多將重點(diǎn)放在先完成發(fā)明這一“事實(shí)”行為上。要建立固有占先，在先事實(shí)的存在或發(fā)生應(yīng)該是必然的，而不僅僅是“可能”或“很可能”。
“固有占先”的意思是一種事實(shí)存在，這種存在并不一定屬于通常專利法意義上的公開。仍以上面的SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp案為例，半水合物的存在是一種事實(shí)，盡管這種事實(shí)并不是文獻(xiàn)披露的，也不是通過有人使用公開的，而是審查員根據(jù)發(fā)明人的敘述而在邏輯上確立的必然存在的事實(shí)。但是這樣的事實(shí)仍足以構(gòu)成新穎性的障礙，導(dǎo)致無法獲取專利授權(quán)。
因此，筆者認(rèn)為，通常意義上的“固有占先”可以涵蓋更多的情況，其包括不屬于文獻(xiàn)公開和使用公開的那些既有事實(shí)，也包括屬于通常意義上的文獻(xiàn)公開或使用公開的“隱含公開”。在后一種情況下，可以認(rèn)為屬于一種非明示意義上的公開。
基于上述分析，美國專利制度下的“固有占先”包括了更多的情形，無論是通常意義上的“隱含公開”，還是不屬于任何公開形式的“事實(shí)”，甚至是通過邏輯推理確定的“事實(shí)”，都可能被審查員通過“固有占先”而予以拒絕。
如果是按照歐洲的專利理論，上述案例中的半水合物無法認(rèn)定為破壞新穎性，因?yàn)楝F(xiàn)有技術(shù)沒有任何內(nèi)容公開和教導(dǎo)這一半水合物，既沒有公開其結(jié)構(gòu)，也沒有公開其制備方法。
類似地，在中國專利實(shí)踐下，也是接受類似歐洲的觀點(diǎn)。
五、對于醫(yī)藥領(lǐng)域發(fā)明的一點(diǎn)建議
固有占先的案例似乎更多出現(xiàn)在醫(yī)藥領(lǐng)域中。
在醫(yī)藥領(lǐng)域中，前藥和代謝物都是重要的發(fā)現(xiàn)新藥的路徑。很多重要的藥物發(fā)明都屬于前藥或代謝物。前藥也稱前體藥物、藥物前體、前驅(qū)藥物等，是指藥物經(jīng)過化學(xué)結(jié)構(gòu)修飾后得到的在體外無活性或活性較小、在體內(nèi)經(jīng)酶或非酶的轉(zhuǎn)化釋放出活性藥物而發(fā)揮藥效的化合物。代謝物則是指藥物通常在體內(nèi)代謝成代謝產(chǎn)物（代謝物），并且該代謝物往往是藥物的活性成分。
前藥和代謝物是互為依存的概念，正如電信領(lǐng)域中的發(fā)射器和接收器。前藥與代謝物存在蛋雞互生式的關(guān)系，前藥可在人體內(nèi)通過生化反應(yīng)產(chǎn)生代謝物，兩者結(jié)構(gòu)不同。
對于來自于前藥/代謝物概念的藥物候選物發(fā)明來說，申請人在需要到美國去申請專利時需要特別注意了。假如前藥化合物本身已知（即化合物結(jié)構(gòu)已知，但前藥與其代謝物之間的關(guān)系并不知），申請人發(fā)現(xiàn)前藥在放置過程中經(jīng)過某降解反應(yīng)產(chǎn)生其代謝物（同體內(nèi)過程），該代謝物是發(fā)揮藥物作用的有效分子結(jié)構(gòu)，則申請人通常有權(quán)基于這一發(fā)現(xiàn)要求保護(hù)代謝物。這樣的思路和處理策略在除美國外的主要國家和地區(qū)應(yīng)該都是沒有問題的。然而，如果基于這一發(fā)現(xiàn)去撰寫說明書，講述發(fā)明過程，要求獲得美國專利保護(hù)，則需注意因固有公開導(dǎo)致不能被授權(quán)的風(fēng)險。這是因?yàn)樵谡f明書中如果披露發(fā)明發(fā)現(xiàn)過程過多，特別是闡述了所發(fā)現(xiàn)的前藥和代謝物的轉(zhuǎn)化現(xiàn)象，審查員有可能通過簡單推理認(rèn)為代謝物存在是一種必然存在的事實(shí)，從而否認(rèn)發(fā)明的新穎性。筆者建議，對于這種情況，不必闡述過多機(jī)理相關(guān)內(nèi)容，避免談及過多的前藥和代謝物間轉(zhuǎn)化現(xiàn)象，只需公開目標(biāo)化合物（代謝物）本身的合成、結(jié)構(gòu)鑒定和生物活性即可完成充分公開要求（enablement）。
當(dāng)然，對于代謝物，另外還要注意有可能被審查員認(rèn)定為屬于天然存在的化合物，從而被歸類為自然現(xiàn)象，并被列為35 USC 101條下的不授權(quán)客體。
六、固有占先原則的為我所用
前面談到的都是固有占先原則對于專利申請人的限制。從更廣闊的視角看，從公眾、專利挑戰(zhàn)者的角度考慮，固有占先原則何嘗不是為我們提供了阻止專利申請授權(quán)或挑戰(zhàn)專利有效性的一個新途徑。這一途徑并不一定需要檢索到現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)，只需請求人設(shè)法證明事實(shí)的存在，甚至只需從邏輯上證明事實(shí)存在的合理性即可。這顯然為挑戰(zhàn)專利提供了一個非常有效且便捷的思路。例如，我們可以從說明書和現(xiàn)有技術(shù)中尋找相關(guān)線索，甚至從審查歷史中通過申請人的敘述，尋找到線索，建立存在固有占先這一事實(shí)的邏輯推理過程，使申請人陷入兩難境地：或者接受固有占先的事實(shí)，或者受到禁止反言原則的限制，從而挑戰(zhàn)專利的請求人可以達(dá)成其目標(biāo)。
七、總結(jié)
申請人或代理人應(yīng)當(dāng)注意美國專利法在固有占先規(guī)定上的特別之處，其邏輯起點(diǎn)在于可以基于推理確認(rèn)的事實(shí)去否認(rèn)發(fā)明的新穎性，這一做法突破了其他各國需要“公開”證據(jù)破壞新穎性的必要性。客觀上要求相關(guān)領(lǐng)域的申請人謹(jǐn)慎闡明發(fā)明內(nèi)容，在說明書中不做不必要的過多敘述，在審查過程中也要注意不要違反禁止反言原則（estoppel）而授人以柄。這一規(guī)定同樣為請求人提供了阻止專利申請或挑戰(zhàn)專利有效性的有效途徑。