文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 金世煜
專利審查中的追加實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)問題，在化學(xué)領(lǐng)域較為常見。這是因?yàn)榛瘜W(xué)屬于實(shí)驗(yàn)科學(xué)，很多技術(shù)方案的技術(shù)效果具有不可預(yù)期性，相對于機(jī)電領(lǐng)域，其發(fā)明的創(chuàng)造性更多依賴于對技術(shù)方案帶來的效果的評價(jià)、對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的考察等。但由于申請人往往不能準(zhǔn)確預(yù)知審查員檢索到的現(xiàn)有技術(shù)，因而在撰寫說明書時(shí)往往會出現(xiàn)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不足或?qū)嶒?yàn)數(shù)據(jù)不能充分反映本發(fā)明的突出特點(diǎn)、效果的問題。
作為一種對申請人的救濟(jì)措施，2021年最新修改的《專利審查指南》對追加的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)采取了更為“寬容”的態(tài)度，即：在一定條件下，審查員應(yīng)該考慮申請人為克服審查員指出的缺陷（例如，為克服審查員指出的創(chuàng)造性或公開不充分的缺陷）而提交的補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
對于補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的總原則
具體而言，《專利審查指南》追加了如下關(guān)于補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的內(nèi)容：“判斷說明書是否充分公開，以原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容為準(zhǔn)?！薄?】“補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的?！薄?】可將上述規(guī)定理解為一個總的原則，即，對于補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)而言，能夠被接受（考慮）的前提是不違反先申請?jiān)瓌t，不超出申請日所公開的范圍。這也是一個平衡申請人與公眾利益的基本原則。
但是，對于“能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到”這一規(guī)定具體如何把握？例如，對于說明書中沒有明確記載但與記載的效果有密切關(guān)聯(lián)的技術(shù)效果，能否通過補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)予以進(jìn)一步舉證？即，所要證明的技術(shù)效果應(yīng)是可以從說明書中“直接”（記載）得到，還是“推知”得到亦可？對此，一般的理解為：該效果應(yīng)明確記載于說明書中。
這樣的理解應(yīng)是比較公允合理的。關(guān)于此點(diǎn)，對比其他國家的規(guī)定，例如，日本的審查指南中規(guī)定，（補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)）要證明的效果應(yīng)是“可以從說明書中明確推知的”【3】。顯然，這里的“明確推知”要比“記載的內(nèi)容”更寬泛。我國在對“修改超范圍”的審查中，采取的是比日本更為嚴(yán)格的審查標(biāo)準(zhǔn)——“能夠直接、毫無疑義地確定的”【4】。實(shí)踐中，如果沒有明確記載，僅憑“推知”實(shí)際上是很難實(shí)現(xiàn)“能夠直接、毫無疑義地確定”的，通常這種“推知”而得的技術(shù)內(nèi)容會被認(rèn)定為修改超范圍。與此相應(yīng)地，我國對補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的證明效果的要求，類似地做比較嚴(yán)格的規(guī)定、解釋應(yīng)是比較合理的，這樣理解起來更具有法條（規(guī)定）之間的邏輯一貫性。
當(dāng)然，具體實(shí)務(wù)中可能還會有各種特殊情形。為避免個案特例的出現(xiàn)，規(guī)定中并沒有采用“直接”得到的表述，理論上應(yīng)還是有一定的回旋、爭論的空間。但實(shí)務(wù)中，代理人還是應(yīng)采取審慎的處理方式，盡量避免推知效果的補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，以免進(jìn)行補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)后卻不被接受、認(rèn)可。
對于補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的適用情形
《專利審查指南》在之前的修改中對于補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的適用情形并沒有明確規(guī)定。而在2021年修改版中，《專利審查指南》對于補(bǔ)充的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的適用情形做了進(jìn)一步明確，即，“對于申請日之后申請人為滿足專利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等要求補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查”。
對此，有人認(rèn)為上述適用情形并非窮舉，例如，對于《專利法》第二十六條第四款的支持問題（即，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)），也可比照《專利法》第二十六條第三款而考慮補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，以克服審查員指出的相應(yīng)缺陷。
雖然上述規(guī)定并未明示是窮舉，但考慮到目前實(shí)踐，通過補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來克服“支持問題”，一般是很難被接受的。具體而言，《專利法》第二十六條第三款的“公開不充分”是就說明書部分的缺陷而被指出的，即，對于公眾或本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，由于說明書的公開不充分而難以實(shí)現(xiàn)本發(fā)明。因此，申請人所補(bǔ)充的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)從某種意義上來說是對說明書的一種釋明，有利于本領(lǐng)域技術(shù)人員對發(fā)明的深入理解和實(shí)施，允許申請人補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)既是對申請人所造成的失誤或缺陷的一種救濟(jì)，也是對公眾能更好、更準(zhǔn)確理解并實(shí)施發(fā)明的一種“有益補(bǔ)充”。通過上述補(bǔ)救，能夠避免對發(fā)明所做出的貢獻(xiàn)進(jìn)行全盤否定——因?yàn)楣_不充分的缺陷如果不能被克服，將導(dǎo)致“全盤皆輸”的局面，即不會有任何權(quán)利范圍得到授權(quán)。因而，對于公開不充分采取允許補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的應(yīng)對方式，是對申請人一定程度的容錯“救濟(jì)”，對于社會公眾而言也存在有益性。
而對于《專利法》第二十六條第四款的“支持問題”的缺陷，其對象是針對權(quán)利要求而言的：通常是審查員不認(rèn)可權(quán)利要求的保護(hù)范圍，認(rèn)為其要求保護(hù)的范圍過大，即概括了較大的保護(hù)范圍，超出了從原始說明書中記載的實(shí)施例、比較例所能夠合理概括的范圍。對此，一般通過進(jìn)一步縮限到合理、適當(dāng)?shù)姆秶?，就能克服該缺陷。申請人的損失與其實(shí)施例記載不足所應(yīng)承擔(dān)的后果可以基本相匹配。設(shè)若申請人為克服支持問題而提交了補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，即使其要證明的效果已經(jīng)明確記載于說明書中，但補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如果是新增加的，申請人根據(jù)新增的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來支持申請時(shí)所概括的、被審查員認(rèn)為是概括過大的范圍，顯然有違先申請?jiān)瓌t及以公開換保護(hù)原則。即，當(dāng)從原始的說明書記載的實(shí)施例中難以得出權(quán)利要求所概括的范圍時(shí)，補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)相當(dāng)于在提交申請時(shí)未充分完成實(shí)驗(yàn)就進(jìn)行了盲目概括；即使在后續(xù)被質(zhì)疑時(shí)再進(jìn)一步提交補(bǔ)充數(shù)據(jù)，該內(nèi)容也顯然超出了原始記載的范圍。
具體而言，對于支持問題進(jìn)行較嚴(yán)格的處理，可以避免申請人以較少的實(shí)施例概括出較大的范圍（包括推測的部分），然后通過補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的方式來補(bǔ)救，即，先將不確定的部分寫入權(quán)利要求中，如果后續(xù)被指出支持問題，再補(bǔ)充做實(shí)驗(yàn)；如果實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)能夠獲得說明書的效果，就主張“可以得到支持”；如果實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不理想，就縮限到適當(dāng)、合理的范圍。這顯然過于有利于申請人一方。根據(jù)權(quán)利與義務(wù)相協(xié)調(diào)的原則，由申請人承擔(dān)因急于申請或說明書最初撰寫的不完備而致實(shí)施例的不足所帶來的相應(yīng)后果應(yīng)是合理的，而且這種后果也不至于導(dǎo)致類似于“公開不充分”那樣的“滿盤皆輸”的結(jié)果，只是縮限到已完成的范圍——即，在認(rèn)可了發(fā)明的技術(shù)貢獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，同時(shí)也由申請人承擔(dān)實(shí)施例（數(shù)據(jù)）不足所帶來的相應(yīng)后果。
當(dāng)然，對于支持問題，如果補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)只是為了說明一個技術(shù)事實(shí)、糾正某種技術(shù)偏見而起到一種輔證作用，即，如果其目的在于幫助審查員更好地理解發(fā)明原理等具體事實(shí)，而不涉及對實(shí)施例的進(jìn)一步的補(bǔ)充、確認(rèn)，這樣的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)作為克服支持問題而供審查員參考的資料提交，也是有可能被審查員參閱考量的。
總之，通常對于補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的適用情形，一般理解是限于《專利法》第二十二條第三款、第二十六條第三款這兩種常見情況；而對于“支持問題”，雖未明示不允許，但如上所述，除了某些情況下釋明意義上的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)外，作為真正“補(bǔ)充實(shí)施例”意義上的數(shù)據(jù)通常是很難被接受的。事實(shí)上，實(shí)務(wù)中曾嘗試針對“支持問題”提交補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，但均被審查員以“先申請?jiān)瓌t”或“超出原始記載的范圍”而被拒絕（不予考慮）。
需要說明的是，對于支持問題通過提交補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)而克服的情況，在其他國家的專利審查實(shí)務(wù)中有時(shí)是被允許的。例如，日本對此采取比較寬松的態(tài)度，在審查員“有理由懷疑”權(quán)利要求概括的范圍過大而得不到說明書支持的情況下，申請人可以通過追加實(shí)施例來回應(yīng)審查員的懷疑。不排除在將來的審查實(shí)務(wù)中，我國也可能采取更有利于申請人、發(fā)明人的立場來對待、解釋上述補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的適用情形。事實(shí)上，“對于申請日之后申請人為滿足專利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等要求補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查”這一規(guī)定中使用了“等”的表述，就為將來審查員的裁量權(quán)放松預(yù)留了空間。但在我國目前的審查實(shí)踐中，申請人還是應(yīng)該了解實(shí)踐中上述較嚴(yán)格的處理方式，謹(jǐn)慎對待采用提交補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來應(yīng)對支持問題的方式。與其花費(fèi)時(shí)間、金錢等成本來做補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)卻得到一個不被接受的結(jié)果，不如將相應(yīng)的精力、著力點(diǎn)轉(zhuǎn)到爭辯該范圍可以“合理概括”之類的說理策略上來。
為克服創(chuàng)造性而提交的補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
實(shí)務(wù)中，可以提交的補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)一般是針對審查員指出的創(chuàng)造性缺陷而提交的。那么，具體在什么樣的情況下或針對什么樣的意見時(shí)，可考慮提交補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行爭辯呢？通過日常工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)了以下三種情形。
由于比較例的缺乏而補(bǔ)充的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
例如，在一種組合物的發(fā)明中，權(quán)利要求最初只是限定了幾種物質(zhì)，但對物質(zhì)的成分比例并未明確限定。當(dāng)審查員檢索認(rèn)為該組合物缺少新穎性/創(chuàng)造性后，為克服該缺陷，申請人根據(jù)說明書的記載，對其中的某成分A的含量進(jìn)一步限定（例如，限定成分A含量占比為20~30%），并主張取得了說明書中已記載的特定的效果。
由于申請人在撰寫原始說明書時(shí)，對發(fā)明點(diǎn)（或最接近的現(xiàn)有技術(shù)）的預(yù)判不準(zhǔn)確，只是對特定成分的有無進(jìn)行了實(shí)施例和比較例的驗(yàn)證，而對于具體成分A含量只記載了處于上述范圍20~30%中的實(shí)施例，并沒有記載超出上述范圍的比較例。于是，審查員便認(rèn)為該成分A的含量是經(jīng)過有限次實(shí)驗(yàn)容易得到的，由于沒有與新的發(fā)明點(diǎn)（含量范圍）相關(guān)的比較例，也就看不出取得了怎樣的優(yōu)異效果，因而直接否定了該修改后的技術(shù)方案的創(chuàng)造性。
對此，申請人為了證明該效果的顯著優(yōu)異性，提交了相關(guān)的比較實(shí)驗(yàn)（比較例）數(shù)據(jù)。審查員認(rèn)可了該補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，即認(rèn)定本發(fā)明具有顯著效果，從而認(rèn)可了本發(fā)明的創(chuàng)造性。
為克服非單一因素變化的比較實(shí)驗(yàn)所存在的缺陷
在原始說明書中，由于對現(xiàn)有技術(shù)的掌握還不充分，所以對優(yōu)選方案的探討比較寬泛，只是記載了相應(yīng)效果，并沒有進(jìn)行有針對性的對比實(shí)驗(yàn)從而確切地驗(yàn)證相關(guān)技術(shù)因素的影響效果。即，當(dāng)存在多個附加要素的優(yōu)選方案時(shí)，如果原始說明書中并未就某單一因素（某特定技術(shù)特征）的變化進(jìn)行實(shí)施例和比較例的對比實(shí)驗(yàn)，審查員會以此為由否認(rèn)相關(guān)技術(shù)效果主要是由該單一特定技術(shù)特征所帶來的，從而不認(rèn)可該限定技術(shù)方案的創(chuàng)造性。換言之，審查員暗示根據(jù)實(shí)施例記載將多個特定技術(shù)特征（多個附加要素）一并進(jìn)行限定。
例如，在一組合物發(fā)明中，一審認(rèn)為其缺乏創(chuàng)造性。申請人根據(jù)說明書的記載，進(jìn)一步限定其還含有A（收縮劑），然而在其實(shí)施例部分，實(shí)施例與比較例的區(qū)別點(diǎn)不僅在于A（收縮劑）的不同，同時(shí)還存在B（減粘劑）的不同。因此，審查員指出，并不能判斷本發(fā)明的優(yōu)選效果是僅由于含有A（收縮劑）而產(chǎn)生的。
對于這種由于在提交申請時(shí)未對優(yōu)選方案進(jìn)一步進(jìn)行縝密的比較實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)而出現(xiàn)的瑕疵或證明力不足的問題，通常是可以通過追加比較實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)而克服的。
在本案例中，申請人通過提交B（減粘劑）要素不存在差異的比較例的追加實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，表明了本發(fā)明的優(yōu)選效果主要是因含有A（收縮劑）而明顯改善的，進(jìn)而主張創(chuàng)造性。結(jié)果，審查員認(rèn)可了僅限定A特征的技術(shù)方案，而無需進(jìn)一步限定B特征（減粘劑）。
應(yīng)謹(jǐn)慎主張預(yù)想不到的技術(shù)效果
還應(yīng)注意的是，在提交追加實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)時(shí)，即便提交的比較例的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與說明書中已記載的實(shí)施例的數(shù)據(jù)存在較明顯的差異，或者提交的優(yōu)選的實(shí)施例獲得了明顯優(yōu)異的效果，也要慎重主張由補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以證明獲得了預(yù)想不到的技術(shù)效果。這是因?yàn)閷彶閱T通常會指出，由于原始說明書中并沒有記載相關(guān)追加的對比實(shí)驗(yàn)，即使事實(shí)上該技術(shù)方案的技術(shù)效果確實(shí)達(dá)到了預(yù)想不到的量的差異，但從原始說明書中無法“閱讀出”該量上的效果差異達(dá)到了預(yù)想不到的程度，因而該追加的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所要證明的預(yù)想不到的技術(shù)效果，可視為超出了原說明書記載的范圍，不能“從專利申請公開的內(nèi)容中得到”，從而無法被接受。
當(dāng)然，上述審查員的認(rèn)定也許是個案情形，并不能一概而論。但審查員的上述主張也有一定道理。因此，筆者建議對于追加的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，即便其達(dá)到了較大的差異性（量上的預(yù)想不到的程度），也應(yīng)盡量避免過分強(qiáng)調(diào)追加實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明了“預(yù)想不到的技術(shù)效果”，而應(yīng)在結(jié)合技術(shù)方案的非顯而易見性的基礎(chǔ)上，主張獲得了顯著的技術(shù)進(jìn)步，這樣的主張會更容易被接受、認(rèn)可。
注釋：
【1】《專利審查指南》第二部分第十章3.5.1。
【2】同上。
【3】《 特許?実用新案審査基準(zhǔn)》第III 部第2 章第2 節(jié) 3.2.1。
【4】《 專利審查指南》第二部分第八章5.2.1。