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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王海奇
在中國專利法中，第22條第3款對于創(chuàng)造性的定義為“發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步”。
根據(jù)《審查指南》的規(guī)定，判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，可按照以下三個步驟進行：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，其中任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。
上述判斷方法與歐專局的“問題-方案”法對應(yīng)，而且也借鑒了美國專利法的判斷“非顯而易見性”“Graham”四因素：現(xiàn)有技術(shù)的范圍和內(nèi)容、現(xiàn)有技術(shù)與所審查的權(quán)利要求之間的區(qū)別、相應(yīng)領(lǐng)域的普通技術(shù)水平以及商業(yè)上成功等輔助性考慮因素。
在中國專利法規(guī)定的上述的三步法中，關(guān)鍵在于第三步：判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見?！秾彶橹改稀穼Υ诉M行了如下說明：“判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明”?！秾彶橹改稀返纳鲜鲆?guī)定與歐專局規(guī)定的方法一致，即強調(diào)了現(xiàn)有技術(shù)作為整體是否存在任何教導(dǎo)，該教導(dǎo)使本領(lǐng)域技術(shù)人員面對該客觀技術(shù)問題時，愿意而不是可能考慮到該教導(dǎo)來修改或調(diào)整最接近現(xiàn)有技術(shù)，使之實現(xiàn)發(fā)明內(nèi)容。因此，《審查指南》在2006年調(diào)整后的規(guī)定（2010年此部分未做修改）淡化了本領(lǐng)域技術(shù)人員的主觀能力，對于創(chuàng)造性提供了一個客觀化的標(biāo)準(zhǔn)，并適度降低創(chuàng)造性的要求。這有利于國內(nèi)企業(yè)獲得專利保護，實施我國的專利拓展戰(zhàn)略。
在實踐中，對于如何去用創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)，存在著一些不同的理解。以下筆者將結(jié)合兩個實際的案例進行一些初步的探討。
案例一
對象申請的權(quán)利要求1請求保護一種紗線的捻接方法 ，具體技術(shù)方案如下：
以把兩根待接頭的紗頭向同一方向擺置的狀態(tài)來收容并夾持在捻接噴嘴內(nèi)，在對該兩根待接頭的紗線的紗頭側(cè)進行剪紗之前，在上述捻接噴嘴內(nèi)產(chǎn)生噴出空氣流，從而使該噴出空氣流作用于捻接噴嘴內(nèi)的紗線，來對該兩根待接頭的紗線的紗頭側(cè)進行解捻，并且在作用有該噴出空氣流的狀態(tài)進行剪紗并接頭，上述兩根待接頭的紗線為彈性紗 。
關(guān)于對比文件，對象申請相對于對比文件的區(qū)別在于：
待接頭的紗線為彈性紗 、在對該兩根待接頭的紗線的紗頭側(cè)進行剪紗之前，對該兩根待接頭的紗線的紗頭側(cè)進行解捻 。即對象申請在圖B進行解捻，在圖C處剪紗（利用剪刀23），對比文件則其圖C處進行剪紗（利用剪刀11）后在圖E處進行解捻。
在專利局發(fā)出的針對對象申請的駁回意見中，審查員指出：
彈性紗是本領(lǐng)域常用的紗線，本領(lǐng)域技術(shù)人員對其性能及構(gòu)成非常熟知，因此，基于對所編織成織物彈性性能的需求選取編織彈性紗并對其進行解捻是技術(shù)人員的一種常規(guī)技術(shù)選擇，有動機將“在對該兩根待接頭的紗線的紗頭側(cè)進行剪紗之前，對該兩根待接頭的紗線的紗頭側(cè)進行解捻”組入對比文件中得到本申請發(fā)明。
針對上述審查意見，申請人提出復(fù)審請求，并在復(fù)審請求書中陳述意見如下：
雖然本領(lǐng)域技術(shù)人員熟知彈性紗具有彈性，但基于對比文件1也未必會想到利用在剪紗之前，減弱其彈性后進行剪紗并接頭的技術(shù)。對比文件并沒有給出這種啟示，并且參照對比文件可見，在其圖C利用剪刀11進行剪紗時為了防止其彈出而使用了防止線彈出的部件9和10。也就是說，談到技術(shù)啟示也只能是給出了為了抑制在剪紗時其線頭飛出噴嘴進而不能順利接頭，從而設(shè)置如對比文件9、10那樣的防止部件來防止線頭飛出的技術(shù)啟示。
另外，“使該噴出空氣流作用于捻接噴嘴內(nèi)的紗線，來對該兩根待接頭的紗線的紗頭側(cè)進行解捻，并且在作用有該噴出空氣流的狀態(tài)進行剪紗并接頭”的目的不只在于，對彈性紗進行解捻，還使其局部的彈性降低，并且具有“在作用有該噴出空氣流的狀態(tài)進行剪紗并接頭，在剪紗時，兩根紗線已在噴出空氣氣流的作用下纏繞在一起，且不會從接頭噴嘴中飛出，能夠可靠地進行接頭”這一效果。
提交上述答復(fù)之后，復(fù)審委在復(fù)審決定書中，記載決定要點：判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否存在技術(shù)啟示時，不僅要考慮現(xiàn)有技術(shù)是否公開了本申請的技術(shù)方案中的特征，而且還要考慮二者的技術(shù)方案是否為了解決相同的技術(shù)課題，實現(xiàn)相同的目的或者具有相同的作用，如果現(xiàn)有技術(shù)既沒有公開相同的特征，也不是為了解決相同的技術(shù)問題，實現(xiàn)相同的目的或者相同的作用，則不能認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中給出了相應(yīng)的技術(shù)啟示。
案例二
對象申請的權(quán)利要求1的技術(shù)方案為：金屬的軸承保持構(gòu)件 42與非金屬的電路基板 43的固定是通過在作為該電路基板 43上的圖案而形成的金屬層與軸承保持構(gòu)件的接觸部位，夾設(shè)有一旦與金屬離子接觸就會誘發(fā)催化反應(yīng)而固化的粘接劑 。
對比文件1是金屬的軸承保持構(gòu)件 與非金屬的電路基板 的固定通過固定部件實現(xiàn)的技術(shù)方案，在對比文件3（JP實開平7-3057OU）的[0013]段落記載了“作為將軸承保持構(gòu)件與金屬的定子基座一體化的方法，除了鉚接之外還可以采用紫外線固化型厭氧性結(jié)合劑”另外，審查員還引用了教科書《精細(xì)有機化學(xué)》中記載了關(guān)于適用厭氧性結(jié)合劑的材料，記載了關(guān)于鋼、銅以及鋁等金屬材料的固化速度等。因此，審查員認(rèn)為在這樣的技術(shù)啟示下，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到“在非金屬的電路基板上設(shè)計金屬圖案”，從而容易獲得對象發(fā)明。
在答復(fù)審查意見中，申請人陳述意見為：
在電機領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)中，軸承保持構(gòu)件與非金屬的基板的固定均采用固定部件。但是本申請發(fā)明人著眼于軸承保持構(gòu)件與非金屬基板的固定涉及2種不同的材料，因此需要二液型粘接劑，進而存在如本申請說明書記載的不良情況，即涂布粘接劑時需要另外的工序，由此電機的組裝方面的操作性變差這樣的技術(shù)課題，打破了以往一直使用固定部件來進行金屬的軸承保持構(gòu)件與非金屬基板的固定的技術(shù)思維，巧妙地運用了非金屬屬基板可以形成電路圖案這一條件，再利用厭氧膠的特性等，將這幾點的靈活結(jié)合得到了對象發(fā)明那樣的對于電機領(lǐng)域現(xiàn)有技術(shù)有利技術(shù)的效果，即，不用增加工序地，通過在電路基板印刷基板圖案時，同時形成用于與金屬的軸承保持構(gòu)件接合的金屬層圖案，無論在節(jié)省部件、節(jié)約成本、還是減少工序時間上都是有突出貢獻的 。
通過上述答復(fù)，對象申請授權(quán)。
基于以上的討論，筆者認(rèn)為在判斷對比文件是否存在技術(shù)啟示時，應(yīng)根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員的普通技術(shù)水平，發(fā)現(xiàn)對比文件是否給出了一種可以識別出的啟示。這種啟示不僅取決于區(qū)別技術(shù)特征本身所可能起的作用和效果，而且還取決于對比文件的技術(shù)方案整體上是否記載了這些作用和效果而使得本領(lǐng)域的技術(shù)人員愿意按照發(fā)明的方式來解決技術(shù)問題。
筆者希望通過對上述兩個案例的簡單介紹及討論，能夠給各位代理人在答復(fù)審查意見時對于專利創(chuàng)造性判斷中的技術(shù)啟示一些啟發(fā)。
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