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文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 趙青
在化學發(fā)明專利的技術方案中，參數(shù)特征可能是最讓人頭疼的一個存在。審查員通常會用很多套話對其進行否定，而申請人出于很多實際考慮而又不愿放棄，所以作為代理人而言，為了說服審查員，確實需要思考一些策略。
在《審查指南》中，對于涉及新穎性的參數(shù)限定，有如下規(guī)定“對于這類權利要求，應當考慮權利要求中的性能、參數(shù)特征是否隱含了要求保護的產(chǎn)品具有某種特定結構和／或組成。如果該性能、參數(shù)隱含了要求保護的產(chǎn)品具有區(qū)別于對比文件產(chǎn)品的結構和／或組成，則該權利要求具備新穎性；相反，如果所屬技術領域的技術人員根據(jù)該性能、參數(shù)無法將要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品區(qū)分開，則可推定要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品相同，因此申請的權利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據(jù)申請文件或現(xiàn)有技術證明權利要求中包含性能、參數(shù)特征的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品在結構和／或組成上不同?！保ǖ诙糠值谌?.2.5）。作為對策，主要是圍繞“是否能與對比文件相區(qū)別”而闡述參數(shù)特征在結構上的影響或者進行對比實驗來加以證明。
然而對于涉及創(chuàng)造性的參數(shù)限定，《審查指南》中似乎沒有像上述一樣明確的規(guī)定，所以這就是一個存在博弈的區(qū)域。在本文中，作者通過舉出兩個實際案例對涉及創(chuàng)造性的參數(shù)限定的應對作一些簡單探討。
一、成功案例
案例1：一種陶瓷電子部件的制造方法
原權利要求1的內容是：“陶瓷電子部件的制造方法，所述陶瓷電子部件具有至少含有Fe、Ni、Zn的磁性體部和埋設在所述磁性體部內的以Cu為主要成分的內部導體，
所述方法具有將包含埋設在磁性體材料中的內部導體材料的未焙燒層積體在規(guī)定的升溫速度X（℃/分）和氧分壓Y（Pa）下進行焙燒的焙燒工序，所述磁性體材料在焙燒后成為所述磁性體部，所述內部導體材料在焙燒后成為所述內部導體，
將升溫速度X示于x軸、氧分壓Y示于y軸時，
所述焙燒在（X，Y）為由A（50，0.05）、B（1000，0.05）、C（1000，0.01）、D（1500，0.01）、E（1500，0.001）、F（2000，0.001）、G（2000，100）、H（1500，100）、I（1500，50）、J（1000，50）、K（1000，10）、L（50，10）圍成的區(qū)域所表示的條件下進行，在達到最高溫度的時刻開始降溫?！?
在審查意見中，審查員引用兩篇對比文件否定其創(chuàng)造性。具體而言，審查員指出對比文件3公開了本發(fā)明方法中的由升溫速度和氧分壓構成的焙燒條件，區(qū)別點在于磁性體部和內部導體的組成不同。而對比文件1公開了本發(fā)明這樣的磁性體部和內部導體。因此，只要將對比文件3的磁性體部和內部導體換成對比文件1的材料即可得到本發(fā)明。
首先，審查員有關特征的認定基本正確。爭論的焦點在于是否有啟示將對比文件1與對比文件3結合。審查員的觀點是該方法的關鍵點為焙燒條件，在該焙燒條件被對比文件3公開的情況下，替換焙燒對象是容易的。但在本發(fā)明之前，沒有人知道上述焙燒條件可以用來解決在通常的焙燒條件下將Cu與鐵素體材料整體焙燒、制造陶瓷電阻部件時會出現(xiàn)的內部導體的主要成分Cu氧化或磁性體部的Fe還原、導致電阻率降低的問題。對于本領域技術人員，根本沒有動機要用對比文件1記載的內部導體和磁性體去替換對比文件3中的相應的成分。可見，從發(fā)明的本質上講，對比文件1并未涉及本發(fā)明的技術問題，對比文件3與對比文件1還是有一些距離的，并不容易結合。因此，申請人的理由還是能站住腳的，并不是毫無根據(jù)的，這是說服審查員的前提。
但是，在前幾次的審查意見中，審查員也指出了類似的審查意見，可見審查員并不會輕易認可申請人有關對比文件的結合難度的意見。從審查員的邏輯來看，在看到本發(fā)明的特征分別被公開，權利要求中又無法直接體現(xiàn)本發(fā)明的技術課題和效果，所以對比文件的結合并沒有什么障礙。換言之，審查員陷入了先結合而后得到應有效果的定式思維。因此，從實際情況來看，即便申請人理由正確，如果沒有支持該理由的修改，則前景依舊不好判斷。
這樣，由于說明書并沒有焙燒條件的進一步限定的記載，因而直接限定很難，申請人被逼到墻角。在如此絕境下，申請人根據(jù)實施例部分的記載，在權利要求1中加入了特征“內部導體的直流電阻為0.2Ω以下”和“磁性體部的絕緣電阻以電阻率logρ計為5以上”，并陳述對比文件1與對比文件3的結合難度，最終被審查員認可，不得不說這是一次非常棒的逆襲。
對這樣的結果進行分析，第一，審查員認可本發(fā)明的效果以及兩篇對比文件之間的差距是前提，從審查員再三發(fā)審查意見似乎感覺到是希望給出一個更完善的理由。第二，追加的參數(shù)特征是對應于實施例的，所以通常認為加入到權項中對權利要求有限定作用，至少審查員會這樣認為，這樣縮小范圍的修改也是贏得認可的臺階。第三，由于有其它的直接限定性特征（工藝、原料）存在，這樣的參數(shù)特征也不容易被認為潛在涵蓋其它現(xiàn)有技術，這也是能換得審查員認可的一個重要因素。
二、失敗案例
案例2：一種陶瓷電子部件
原權利要求1的內容是：“一種陶瓷電子部件，其特征在于，是將金屬線材埋設在磁性體部中的陶瓷電子部件，
所述金屬線材由以Cu為主成分的導電性材料形成，并且所述磁性體部由鐵素體陶瓷組合物形成，
所述鐵素體陶瓷組合物是至少含有Fe、Mn、Ni以及Zn的鐵素體陶瓷組合物，其中，
Cu的摩爾含量換算成CuO為0～5mol%，
并且，將Fe換算成Fe2O3時的摩爾含量xmol%和Mn換算成Mn2O3時的摩爾含量ymol%用（x，y）表示時，（x，y）在由A（25，1）、B（47，1）、C（47，7.5）、D（45，7.5）、E（45，10）、F（35，10）、G（35，7.5）以及H（25，7.5）包圍的區(qū)域范圍，
并且，金屬線材和磁性體部是同時煅燒而得的。”
在審查意見中，審查員指出對比文件1公開了本發(fā)明的磁性體部的鐵素體陶瓷組合物，特別是公開了Mn2O3及其含量，區(qū)別是沒有公開本發(fā)明的導體部的構成（Cu）。而對比文件3公開了導體部的構成（Cu），并指出在Cu-Cu2O平衡氧分壓下燒制磁性體部和導體部時，Cu發(fā)生氧化、Fe2O3發(fā)生還原，不利于線圈的電學性質，對比文件3的解決方法如下：在Cu導體不氧化的氧分壓下進行煅燒→發(fā)生鐵素體的Fe被還原的問題→在煅燒后的降溫過程中在含氧氣氛下進行熱處理從而使被還原的Fe再次氧化。并且，再次氧化過程中元件表面部分的Cu被氧化，在此，通過滾筒研磨除去表面的氧化膜。由此克服了上述的將Cu作為金屬導體材料，與鐵素體材料同時燒結，則在800℃以上的燒結溫度下，或者導體Cu發(fā)生氧化，或者鐵素體材料的Fe2O3發(fā)生還原，不論是那種情況，均導致所得陶瓷電子部件的電阻率下降的技術問題。雖然本發(fā)明的解決手段與對比文件3不同，是通過在鐵素體陶瓷組合物中含有特定量Mn2O3從而達到在Cu-Cu2O平衡氧分壓下燒制時Cu不被氧化，而Mn2O3先被還原保護了Fe2O3。但審查員認為對比文件1中已經(jīng)公開了特定量Mn2O3，且對比文件3公開了在Cu-Cu2O平衡氧分壓下同時燒制Cu導體和含F(xiàn)e2O3磁性體部的技術方案，所以有動機將Cu導體應用于對比文件1中而得到本發(fā)明的產(chǎn)品。
實際上對比文件3只是認識到了本發(fā)明的技術問題，但解決的思想完全不一樣，但是客觀上對比文件1公開了本發(fā)明的關鍵點即特定量Mn2O3，所以雖然陳述了對比文件3與本發(fā)明的區(qū)別，但審查員認為對比文件1與對比文件3的結合難度不大，所以忽略了我們陳述的“啟示”而將它們結合在一起。
在這樣的情況下，在答復時，雖然也根據(jù)實施例加入了“電阻率logρ為7Ω?cm以上”，但審查員認為對比文件1與對比文件3的結合已經(jīng)能得到本發(fā)明的產(chǎn)品，而其性質也自然能得到，換言之，不認可其限定作用。
對這樣的結果進行分析，由于對比文件3的技術問題與本發(fā)明一致，所以審查員認定對比文件3與對比文件1的差距不大，即結合難度不大，這是決定本發(fā)明審查過程的關鍵。所以，在這樣的情況下，如果沒有直接性的限定以與二者進行區(qū)別，單純添加參數(shù)限定是很難被認可的。
三、總結
從某種意義上講，參數(shù)限定既屬于技術特征也屬于技術效果。對于其在創(chuàng)造性中能否被能否被認可，在無法直觀對比的情況下，除非有明顯的數(shù)據(jù)支持能與對比文件進行區(qū)別，否則要視對比文件之間的差距大小、結合難易度而定。換言之，在對比文件差距較大或不相干時，參數(shù)限定能作為勸說審查員同意的交換條件，但在對比文件之間相關的情況下，如果沒有阻礙結合的因素，則參數(shù)限定很可能被認為是附帶效果而容易得到的。
因此，在沒有其它修改余地而選擇加入?yún)?shù)限定的時候，要將反論重點放在對比文件之間的差距以及對比文件與本發(fā)明的效果差異上，而參數(shù)限定則作為主張本發(fā)明效果的輔助來加以闡述。
以上是作者對參數(shù)特征限定的一些粗淺分析，思考雖有不周全之處，但希望對于相似問題能給出一些啟發(fā)。
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