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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 朱剛琴
關(guān)鍵詞：海外商標(biāo)、抄襲搶注、維權(quán)、著作權(quán)
在當(dāng)今21世紀(jì)，網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)用造就信息大爆炸局面，使得商品和品牌信息在全球的共享和獲取空前便捷。而與此相沖突的，是商標(biāo)權(quán)的地域性規(guī)則，造就了品牌抄襲侵權(quán)式注冊處于難以杜絕的局面。無可置疑的，中國的諸多民族品牌，也是受害者之一。因而，找出盡可能多的有效途徑進(jìn)行海外商標(biāo)維權(quán)，是中國商標(biāo)權(quán)人的迫切需求之一。
關(guān)于商標(biāo)，全球近200多個海內(nèi)外國家/區(qū)域正式的商標(biāo)立法，基本遵循三種制度：在先注冊制度；在先使用制度；在先注冊兼顧在先使用制度。因此，在海內(nèi)外不同國家/區(qū)域，針對抄襲侵權(quán)式商標(biāo)注冊，商標(biāo)權(quán)人采取反對措施最為常見的法定基礎(chǔ)理由主要為兩種：一為在受侵權(quán)國家/區(qū)域有在先相同/近似商標(biāo)注冊；二為在受侵權(quán)國家/區(qū)域商標(biāo)進(jìn)行了在先使用。除此之外，各國/區(qū)域商標(biāo)權(quán)保護(hù)兜底法律條款中，通常會列上性質(zhì)類似于“保護(hù)其它在先權(quán)利”的規(guī)定，以涵蓋例外權(quán)利情形。筆者本次著重研究的內(nèi)容，即著作權(quán)，即為涵蓋在“其它在先權(quán)利”中的例外權(quán)利情形之一。
（一）中國商標(biāo)權(quán)人運(yùn)用著作權(quán)維護(hù)海外商標(biāo)權(quán)的必要性
國內(nèi)品牌在海外遭抄襲注冊現(xiàn)象層出不窮，中國品牌權(quán)人了解并善于運(yùn)用著作權(quán)維護(hù)海外商標(biāo)權(quán)具有迫切的必要性。究其原因，分析如下：
（1）商標(biāo)注冊保護(hù)意識的滯后導(dǎo)致申請商標(biāo)注冊慢人一拍
追溯歷史，法國于1857年通過了世界上第一部《注冊商標(biāo)法》，最早對商標(biāo)提供成文法的保護(hù)；英國隨后于1875年頒布《注冊商標(biāo)法》；其它歐美國家也相繼紛紛立法對商標(biāo)予以保護(hù)……總體來說，在海外區(qū)域，尤其是歐美等地區(qū)，商業(yè)經(jīng)營主體的品牌保護(hù)意識有160年的漫長歷史。因此，海外商人充分了解并善于在經(jīng)營品牌前提前申請注冊以保護(hù)權(quán)利。
而在中國，第一部正式采用的成文《商標(biāo)法》于1982年才得以頒布。短短35年的歷程，不足以使得中國品牌權(quán)人普遍培養(yǎng)出強(qiáng)烈的商標(biāo)保護(hù)意識和熟練的商標(biāo)注冊申請技巧。因而，往往發(fā)現(xiàn)搶注時，中國商標(biāo)權(quán)人才意識到需要注冊商標(biāo)。
（2）全球區(qū)域眾多導(dǎo)致難以實(shí)現(xiàn)全球覆蓋式商標(biāo)在先注冊和在先使用
截止2016年,世界上共有232個國家和地區(qū)，而可以通過注冊或登記等制度保護(hù)商標(biāo)權(quán)的國家/區(qū)域有近200個。若對這近200個區(qū)域一次性全部申請商標(biāo)注冊，或全部開發(fā)市場，需要一筆不菲的成本。
對于相當(dāng)一部分中國商標(biāo)權(quán)人來說，在企業(yè)經(jīng)營初期預(yù)算有限的前提下，難以一次性實(shí)現(xiàn)全球覆蓋式在先注冊和在先使用。因此，申請注冊區(qū)域漏洞的存在，導(dǎo)致?lián)屪o法杜絕。
?。?）尋求不受地域規(guī)則限制的“在先權(quán)利”用以維護(hù)商標(biāo)權(quán)的迫切需求
筆者多年的辦案經(jīng)驗(yàn)中，遇到的國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人在海外某一或某些國家/區(qū)域被侵權(quán)最為常見的情形為：國內(nèi)品牌權(quán)人的商標(biāo)僅在國內(nèi)或個別有商品銷售的海外國家/區(qū)域進(jìn)行了注冊，但由于以上原因，商標(biāo)被抄襲侵權(quán)的國家/區(qū)域，并未事先布局注冊商標(biāo)，也并未將商標(biāo)投入使用，因此，惡意第三方較容易利用商標(biāo)權(quán)地域性規(guī)則鉆漏洞，抄襲商標(biāo)在不同區(qū)域注冊。在這種情形下，找出一個可以跨區(qū)域保護(hù)的例外權(quán)利情形、用以保護(hù)商標(biāo)權(quán)對于國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人來說彌足重要，而著作權(quán)就是其中符合要求的權(quán)利之一。
?。ǘ┻m用著作權(quán)維護(hù)商標(biāo)權(quán)的法律基礎(chǔ)
商標(biāo)權(quán)和著作權(quán)同屬知識產(chǎn)權(quán)，屬于各自獨(dú)立的法律體系，但又存在著交叉連接點(diǎn)。
根據(jù)中國《著作權(quán)法》規(guī)定：
第二條 中國公民、法人或者其他組織的作品，不論是否發(fā)表，依照本法享有著作權(quán)。
……
第三條 本法所稱的作品，包括以下列形式創(chuàng)作的文學(xué)、藝術(shù)和自然科學(xué)、社會科學(xué)、工程技術(shù)等作品：
……
（四）美術(shù)、建筑作品；
……
?。ㄆ撸┕こ淘O(shè)計圖、產(chǎn)品設(shè)計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品；
……
而根據(jù)中國《商標(biāo)法》規(guī)定：
第八條 任何能夠?qū)⒆匀蝗?、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請注冊。
第九條 申請注冊的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。
從以上規(guī)定中，可以看出，商標(biāo)中包含的具有顯著特征的圖形或是美術(shù)設(shè)計要素，是受著作權(quán)法保護(hù)的內(nèi)容，這種權(quán)利疊合為商標(biāo)權(quán)人通過著作權(quán)進(jìn)行海外商標(biāo)維權(quán)留下了可操作空間。
關(guān)于著作權(quán)保護(hù)，國際上設(shè)立了《伯爾尼公約》，即，《保護(hù)文學(xué)和藝術(shù)作品伯爾尼公約》，中國于1992年10月15日成為該公約成員國。根據(jù)《伯爾尼公約》第三條規(guī)定：
?、?根據(jù)本公約：
①為本聯(lián)盟任何一成員國公民的作者，其作品無論是否發(fā)表，應(yīng)受到保護(hù)；
?、诜菫楸韭?lián)盟任何一成員國公民的作者，其作品首次在本聯(lián)盟一成員國出版或在本聯(lián)盟一成員國和一非本聯(lián)盟成員國內(nèi)同時出版的，應(yīng)受到保護(hù)；
㈡ 非本聯(lián)盟任何一成員國公民、但在一成員國國內(nèi)有經(jīng)常居所的作者，在適用本公約時，與該國公民作者同等對待。
截至2017年8月3日，《伯爾尼公約》締約方總數(shù)達(dá)到174個國家，基本涵蓋了全球絕大部分可進(jìn)行商標(biāo)注冊的國家/區(qū)域。因此，對于包含受著作權(quán)保護(hù)的要素的商標(biāo)，該立法最大程度上提供了通過著作權(quán)訴求跨區(qū)域維護(hù)商標(biāo)權(quán)的便利性。
此外，國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)法律中，在先著作權(quán)毋庸置疑是普遍列舉在條文中受明文保護(hù)的在先權(quán)利之一。列舉海內(nèi)外部分國家/區(qū)域商標(biāo)法律規(guī)定如下：
現(xiàn)行中國商標(biāo)法第三十二條規(guī)定： 申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。
根據(jù)最高人民法院司法解釋，“他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”包含著作權(quán)。
土耳其商標(biāo)法第八條明文規(guī)定：“……若商標(biāo)相關(guān)權(quán)利人提起異議，包含第三方姓名、照片的商標(biāo)，或是侵犯第三方著作權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)的商標(biāo)，不予注冊”。
英國1994年商標(biāo)法第五條第四款第二項(xiàng)規(guī)定：“如果出現(xiàn)以下情形，商標(biāo)申請應(yīng)當(dāng)被駁回注冊，在英國使用該商標(biāo)的行為也應(yīng)當(dāng)被禁止：
基于除本條第一至三款或第一段規(guī)定之外的在先權(quán)利，特別是基于受著作權(quán)法、設(shè)計權(quán)法或注冊專利權(quán)法保護(hù)的權(quán)利，一方有權(quán)作為在先權(quán)利所有人反對他人商標(biāo)的注冊申請”。
從各國/區(qū)域立法中可以總結(jié)出，保護(hù)在先著作權(quán)是海內(nèi)外各國/區(qū)域針對商標(biāo)的立法條文中普遍規(guī)定的內(nèi)容。
（三）適用著作權(quán)維護(hù)商標(biāo)權(quán)的基本要求
（1）商標(biāo)構(gòu)成要素的要求
如以上分析，運(yùn)用著作權(quán)維護(hù)商標(biāo)權(quán)，前提是商標(biāo)所有人的商標(biāo)權(quán)和著作權(quán)存在疊合的空間，即，該特定商標(biāo)必須包含受著作權(quán)保護(hù)的創(chuàng)作構(gòu)成要素。
《著作權(quán)法》規(guī)定了受保護(hù)創(chuàng)作的三性要求，即獨(dú)創(chuàng)性、可復(fù)制性、合法性。其中獨(dú)創(chuàng)性，即創(chuàng)作為作者獨(dú)立完成，并非單純抄襲、模仿。另外，著作權(quán)法意義上的美術(shù)創(chuàng)作應(yīng)當(dāng)具備兩個基本特征，一是要具備客觀可視的表現(xiàn)形式，另一方面是要有具體的表現(xiàn)內(nèi)容。
著作權(quán)法以上基本要求，即排除了無客觀可視表現(xiàn)形式的聲音商標(biāo)、氣味商標(biāo)受著作權(quán)保護(hù)的可能性。另外，由于文字、字母和數(shù)字為人類公共文化財產(chǎn)，未進(jìn)行特殊設(shè)計的由普通字體文字、字母和數(shù)字構(gòu)成的商標(biāo)，不符合獨(dú)創(chuàng)性的要求，因此，也不受著作權(quán)保護(hù)。結(jié)合可以作為商標(biāo)注冊的標(biāo)志需具有顯著性、可以區(qū)分商品來源的要求，總結(jié)來說，受著作權(quán)保護(hù)的商標(biāo)需包含具有較高顯著性的圖形要素，或是商標(biāo)進(jìn)行了具有顯著新穎性的獨(dú)創(chuàng)美術(shù)設(shè)計。
?。?）適當(dāng)?shù)怯浿鳈?quán)的要求
根據(jù)《伯爾尼公約》，作品享有著作權(quán)不依賴于任何手續(xù)，自動生成。即，作者對創(chuàng)作的作品享有著作權(quán)無需履行注冊登記等手續(xù)。然而，在運(yùn)用著作權(quán)反對抄襲侵權(quán)商標(biāo)的注冊時，商標(biāo)權(quán)人負(fù)有證明享有著作權(quán)的義務(wù)，即，商標(biāo)權(quán)人需留存有可被官方采信的書面證據(jù)來證明己方享有圖樣的著作權(quán)。
為履行該舉證義務(wù)，權(quán)利人若留存有設(shè)計底稿、原件，或取得著作權(quán)的原始合同等書面文件，可以證明被抄襲商標(biāo)圖樣系己方獨(dú)創(chuàng)或享有著作權(quán)的，當(dāng)然可以。然而，大多的時候，被抄襲的商標(biāo)圖樣早期被創(chuàng)作時，商標(biāo)權(quán)人多是直接出于將其作為商標(biāo)使用的目的進(jìn)行。創(chuàng)作由于私密性強(qiáng)的特征，商標(biāo)權(quán)人往往無法做法保留原始證據(jù)。此時，通過具有公信力的各國專門官方登記機(jī)構(gòu)，例如中國國家版權(quán)局，申請著作權(quán)登記，獲得著作權(quán)登記證明就比較便捷有效。
若國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人著作權(quán)保護(hù)意識較強(qiáng)，商標(biāo)標(biāo)樣設(shè)計之初就申請登記獲得了著作證登記證書，證書上登記的作品無論創(chuàng)作日和發(fā)證日均早于海外被抄襲商標(biāo)的申請日的，則該著作權(quán)登記證書可以起到證明商標(biāo)權(quán)人享有在先著作權(quán)的直接證明作用。
不過，筆者注意到，權(quán)利人商標(biāo)在海外特定國家/區(qū)域被抄襲注冊時，大多數(shù)時候只是在國內(nèi)注冊商標(biāo)，或是在第三國/區(qū)域注冊。通過國內(nèi)的“卡奴迪路 CANUDILO及圖”商標(biāo)爭議等案件法院判決來看，國內(nèi)的商標(biāo)注冊證，不是可以向海內(nèi)外官方證明當(dāng)然享有著作權(quán)的證明，畢竟商標(biāo)權(quán)和著作權(quán)分屬不同的權(quán)利體系，享有商標(biāo)權(quán)并不直接等同于享有著作權(quán)。但，被抄襲商標(biāo)與國內(nèi)權(quán)利人的國內(nèi)注冊商標(biāo)完全或基本相同，可以作為國內(nèi)權(quán)利人為利害關(guān)系人的充分證明；另外，在權(quán)利人的商標(biāo)早于海外被抄襲商標(biāo)申請注冊的情形下，該本國注冊證也可以起到證明被抄襲商標(biāo)圖樣被創(chuàng)作的時間點(diǎn)早于海外抄襲商標(biāo)申請日的作用。
了解著作權(quán)登記的權(quán)利人一般知道，申請著作權(quán)登記時，申請人聲明的作品完成日可以早于申請日，版權(quán)局只進(jìn)行形式審查，不會實(shí)質(zhì)審查完成日的真實(shí)性，因而，若登記日遠(yuǎn)晚于創(chuàng)作日，造成了著作權(quán)登記證明登記的作品完成日證明力較弱的問題。然而，商標(biāo)權(quán)人此時獲得的這樣一份著作權(quán)登記證書，雖然發(fā)證日當(dāng)然晚于海外被抄襲商標(biāo)的申請日，但結(jié)合申請日在先的國內(nèi)注冊證，可補(bǔ)充完成證明享有的著作權(quán)作品完成日確實(shí)在先的作用。
總結(jié)來說，在海外商標(biāo)維權(quán)時，獲得著作權(quán)登記證書能有效地幫助維權(quán)。
（四）國際上運(yùn)用著作權(quán)維護(hù)海外商標(biāo)權(quán)的成功案例介紹
于法有據(jù)，于現(xiàn)實(shí)案例中同樣具有可操作性。在國際侵權(quán)案例中，運(yùn)用著作權(quán)維護(hù)商標(biāo)權(quán)的案例不在少數(shù)。筆者現(xiàn)列舉兩個相關(guān)案例如下供國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人了解：
?。?）歐盟第009161084號“
（喜羊羊與灰太狼Pleasant Goat and Big Big Wolf+圖形）”注冊商標(biāo)無效宣告案
2010年6月8日，意大利個人Chen Ping在歐盟在第16類紙等文具商品、第25類服裝商品和第28類體育商品上申請注冊了上述“喜羊羊與灰太狼Pleasant Goat and Big Big Wolf+圖形”商標(biāo)，并于2010年11月19日被歐盟知識產(chǎn)權(quán)局核準(zhǔn)注冊。2016年3月，廣東原創(chuàng)動力文化傳播有限公司發(fā)現(xiàn)該注冊商標(biāo)后，基于在先著作權(quán)對該商標(biāo)提起了無效申請。
廣東原創(chuàng)動力文化傳播有限公司提供的主要證據(jù)材料為中國國家版權(quán)局下發(fā)的喜洋洋和灰太狼等系列動畫設(shè)計著作權(quán)證書、《伯爾尼公約》規(guī)定及其成員國清單、歐盟成員國之一西班牙知識產(chǎn)權(quán)法對于在先著作權(quán)的保護(hù)法律條文等文件。
2017年2月3日，歐盟知識產(chǎn)權(quán)局撤銷部門（CANCELLATION DIVISION OF EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE）裁定廣東原創(chuàng)動力文化傳播有限公司對歐盟第009161084號提起的無效宣告理由成立，該商標(biāo)依法被宣告無效。
?。?）英國第UK00003005549號“
（IRON ASYLUM+圖形）”商標(biāo)異議案
2013年5月11日，英國個人Michael Millington在英國在第25類服裝商品上申請注冊了上述“IRON ASYLUM+圖形”商標(biāo)，并于2013年6月7日被核準(zhǔn)公告。2013年8月5日，美國個人Ervay Thomas發(fā)現(xiàn)了該公告商標(biāo)后，基于在先著作權(quán)對該商標(biāo)提起了異議申請。
Ervay Thomas先生提供的主要證據(jù)材料有美國第3973659號“
”商標(biāo)注冊證，和美國版權(quán)局于2011年8月24日就該商標(biāo)中的圖形要素下發(fā)的第VAu-1-076-970號版權(quán)登記證書等文件。
2014年6月9日，英國官方裁定第UK00003005549號商標(biāo)的使用將會違反該國著作權(quán)法的相關(guān)規(guī)定，該商標(biāo)注冊申請予以駁回。
除以上案例外，國內(nèi)例如“
”商標(biāo)行政訴訟、海外馬來西亞例如“
”等商標(biāo)案件均體現(xiàn)了商標(biāo)被抄襲侵權(quán)時，海內(nèi)外各國官方認(rèn)可在先著作權(quán)對于著作權(quán)人、即真正商標(biāo)權(quán)人的保護(hù)，體現(xiàn)了運(yùn)用著作權(quán)打擊商標(biāo)侵權(quán)的普遍可操作性。
?。ㄎ澹χ袊放茩?quán)人的提示
對于國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人，受網(wǎng)絡(luò)時代信息全球化的沖擊，商標(biāo)在海外被抄襲侵權(quán)屢見不鮮。中國商標(biāo)局最近于2017年08月31日發(fā)布的一條《海外商標(biāo)搶注預(yù)警信息》的公告、通知在智利被抄襲的一批中國商標(biāo)，足以體現(xiàn)目前海外搶注的泛濫性。在此情形下，熟練運(yùn)用著作權(quán)等在先權(quán)利維權(quán)應(yīng)當(dāng)被國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人充分重視起來，以使得己方品牌順利打入海外市場走向國際化。
為順利運(yùn)用著作權(quán)打擊海外商標(biāo)侵權(quán)，筆者現(xiàn)總結(jié)幾條預(yù)防措施供國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人參考，以便順利維權(quán)：
1、適當(dāng)對商標(biāo)進(jìn)行具有獨(dú)創(chuàng)性和顯著性的圖案設(shè)計：一方面這是運(yùn)用著作權(quán)維護(hù)商標(biāo)權(quán)的前提。另一方面，對商標(biāo)進(jìn)行獨(dú)創(chuàng)性的圖案設(shè)計，能夠有效地減少設(shè)計重合的巧合概率，為順利減小沖突商標(biāo)申請導(dǎo)致駁回風(fēng)險，以及識別侵權(quán)行為能起到有效作用；
2、妥善保存獲得商標(biāo)圖形著作權(quán)的原始證明，例如創(chuàng)作時的設(shè)計底稿或獲得著作權(quán)的合同中，以便于在維權(quán)中順利承擔(dān)享有著作權(quán)的舉證責(zé)任；
3、對于包含獨(dú)創(chuàng)性設(shè)計的圖案商標(biāo)，無論早晚，及時辦理著作權(quán)登記。雖然著作權(quán)登記流程并非法定必須流程，但卻能為維權(quán)中舉證起到舉足輕重的幫助。
4、雖然海內(nèi)外各國對于適用著作權(quán)維護(hù)商標(biāo)權(quán)的具體要求有所不同，但在先著作權(quán)普遍可以對抄襲商標(biāo)的維權(quán)起到有效的幫助是毋庸置疑的事實(shí)。因此，對于在海內(nèi)外特定區(qū)域遇見的抄襲性搶注商標(biāo)，在缺失在先注冊和在先使用先機(jī)的情形下，國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人應(yīng)當(dāng)學(xué)會善于運(yùn)用著作權(quán)維權(quán)。
積極預(yù)防并打擊侵權(quán)，是每個國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人應(yīng)當(dāng)時刻關(guān)注的工作。所謂產(chǎn)品出口，商標(biāo)先行，做好了充分的準(zhǔn)備，在海外成功維護(hù)商標(biāo)權(quán)就不是那么棘手。
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