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文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 趙丹
摘要：本文從兩個(gè)實(shí)際案例出發(fā)，探討了在判斷參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求時(shí)采用的“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述方式的合法性和合理性，從法律規(guī)定、技術(shù)角度、舉證責(zé)任分配三個(gè)方面論證了“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述方式并不具有合法性和合理性，并且根據(jù)普適的“三步法”創(chuàng)造性判斷方法，重新解析了案例1和2，并得出了與“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述方式相反的結(jié)論。
一、引言
在高分子化學(xué)領(lǐng)域，隨著科技的迅猛發(fā)展，出現(xiàn)了越來越多的新材料、新產(chǎn)品，它們中的有些與傳統(tǒng)材料在宏觀上可能具有相似的結(jié)構(gòu)和/或組成，但是卻有著顯著不同的微觀結(jié)構(gòu)；有些難以用結(jié)構(gòu)和/或組成將其新的性能全面地表示出來；有些甚至無法用結(jié)構(gòu)或參數(shù)予以表征。因此，為獲得合適范圍的專利權(quán)，申請(qǐng)人大量采用性能、參數(shù)、用途或者制備方法來表征產(chǎn)品，使得這一類型的產(chǎn)品專利申請(qǐng)量激增。但這并沒有違背專利法的規(guī)定，在《專利審查指南》（2010版，下同）第二部分第二章第3.2.2節(jié)規(guī)定了“產(chǎn)品權(quán)利要求適用于產(chǎn)品發(fā)明或者實(shí)用新型，通常應(yīng)當(dāng)用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征來描述。特殊情況下，當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助物理或化學(xué)參數(shù)表征；當(dāng)無法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助于方法特征表征”。
對(duì)于參數(shù)表征產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性的審查，業(yè)內(nèi)已有眾多學(xué)者進(jìn)行相關(guān)研究，《專利審查指南》亦有明確規(guī)定，即著名的“推定新穎性”原則。然而，對(duì)于該類權(quán)利要求的創(chuàng)造性如何判斷，《專利審查指南》并無明確規(guī)定，業(yè)內(nèi)也鮮有深入研究的。
筆者注意到，近年來越來越多的審查員以與“推定新穎性”類似的方式評(píng)述參數(shù)表征產(chǎn)品權(quán)利要求的創(chuàng)造性，這引起筆者的疑惑，究竟參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的創(chuàng)造性應(yīng)該如何判斷。本文從實(shí)際案例出發(fā)，試圖探討這種“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述的合法性和合理性。
二、案例介紹
【案例1】
相關(guān)權(quán)利要求如下：
“1. 一種基于烯烴的聚合物，包含當(dāng)測(cè)量升溫洗脫分級(jí)（TREF）時(shí)在-20℃至130℃的溫度范圍內(nèi)的為所述基于烯烴的聚合物的洗脫溫度的洗脫溫度1（Te1）和洗脫溫度2（Te2），并且具有當(dāng)測(cè)量色譜傅里葉變換紅外光譜（GPC FT-IR）時(shí)為-1.0至-0.001的支鏈梯度數(shù)（BGN）。
17. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于烯烴的聚合物，其中所述基于烯烴的聚合物通過使用包含由下式1表示的過渡金屬化合物的催化劑組合物使基于烯烴的單體聚合來獲得：（式1略）?！?
審查員在通知書中指出，對(duì)比文件1公開了一種聚乙烯，具有落入權(quán)利要求1范圍內(nèi)的兩個(gè)洗脫溫度，且由于對(duì)比文件1未公開支鏈梯度數(shù)BGN，其有可能落入權(quán)利要求1限定的參數(shù)范圍內(nèi)，根據(jù)該參數(shù)無法將權(quán)利要求1保護(hù)的烯烴聚合物與對(duì)比文件1的聚合物產(chǎn)品區(qū)分開來，因此推定對(duì)比文件1的聚合物與權(quán)利要求1的聚合物相同，即權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1不具備新穎性。權(quán)利要求17進(jìn)一步限定了聚合物通過式I的催化劑催化得到，而對(duì)比文件1中公開了聚合物采用茂金屬前體催化劑催化制備，權(quán)利要求17與對(duì)比文件1相比，區(qū)別在于：催化劑不同。對(duì)比文件2公開了與權(quán)利要求17相同的催化劑，并進(jìn)一步公開了其具有更高的催化活性，提供具有更高分子量的聚合物，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員為了更高的催化活性或者更高分子量的烯烴聚合物，有動(dòng)機(jī)采用對(duì)比文件2的催化劑催化得到烯烴聚合物。因此，權(quán)利要求17不具備創(chuàng)造性。
【案例2】
相關(guān)權(quán)利要求如下：
“1. 一種聚酰亞胺基溶液，其包括具有式1結(jié)構(gòu)的聚酰亞胺：（式1略）其中X為衍生自酸二酐的四價(jià)有機(jī)基團(tuán)，且Y為衍生自二胺的二價(jià)有機(jī)基團(tuán)；或具有式2結(jié)構(gòu)的聚酰胺酸：（式2略）其中X和Y如式1中所定義；以及溶劑，其中聚酰亞胺基溶液在基板上的涂層在30℃的溫度下和70%的濕度下儲(chǔ)存30分鐘后具有1%以下的霧度。
2. 權(quán)利要求1的聚酰亞胺基溶液，其中溶劑在25℃下具有正分配系數(shù)（LogP）。”
審查員在通知書中指出，對(duì)比文件1公開了一種聚酰胺酸高分子復(fù)合物，包括落入權(quán)利要求1范圍內(nèi)的聚酰胺酸和溶劑。但權(quán)利要求1還限定了聚酰亞胺基溶液在特定條件下儲(chǔ)存一定時(shí)間后的霧度，屬于參數(shù)限定，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法依據(jù)該限定將本申請(qǐng)的聚酰亞胺基溶液與對(duì)比文件1的聚酰亞胺溶液區(qū)別開，因此權(quán)利要求1的全部技術(shù)特征已被對(duì)比文件1公開，二者技術(shù)方案相同，屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域、解決相同的技術(shù)問題、達(dá)到相同的技術(shù)效果，因此權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1不具備新穎性。權(quán)利要求2進(jìn)一步限定了溶劑的選擇，構(gòu)成了與對(duì)比文件1的區(qū)別特征，對(duì)比文件2公開了一種聚酰胺酸溶液，并教導(dǎo)了構(gòu)成溶液的有機(jī)溶劑與全部單體組分及聚酰胺酸必須實(shí)質(zhì)不起反應(yīng)，較佳溶劑包括如N,N-二乙基甲酰胺及N,N-二乙基乙酰胺（即具有正分配系數(shù)的溶劑）。因此，對(duì)比文件2給出在制備聚酰胺酸溶液中選擇具有正分配系數(shù)的溶劑的啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)上述啟示容易想到本申請(qǐng)的技術(shù)方案，權(quán)利要求2不具備創(chuàng)造性。
三、案例解析
案例1和2均為參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求，由于所述參數(shù)特征沒有被對(duì)比文件1公開，審查員在評(píng)述時(shí)均認(rèn)為依據(jù)所述參數(shù)無法將本申請(qǐng)要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件1區(qū)別分，進(jìn)而推定權(quán)利要求1要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件1相同而不具備新穎性。對(duì)于從屬權(quán)利要求，在存在其他區(qū)別特征的情況下，審查員則是直接認(rèn)定所述參數(shù)特征已被對(duì)比文件1公開，在考慮從屬權(quán)利要求的創(chuàng)造性時(shí)忽略了該特征，進(jìn)而得出了從屬權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。
下面筆者從以下三個(gè)方面出發(fā)分析這種“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述的合法性和合理性：
1、從法律規(guī)定上看
《專利審查指南》對(duì)于參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性如何判斷給出了明確的指導(dǎo)，第二部分第三章第3.2.5節(jié)規(guī)定：對(duì)于包含性能、參數(shù)特征的產(chǎn)品權(quán)利要求，“應(yīng)當(dāng)考慮權(quán)利要求中的性能、參數(shù)特征是否隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有某種特定結(jié)構(gòu)和/或組成。如果該性能、參數(shù)隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有區(qū)別于對(duì)比文件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成，則該權(quán)利要求具備新穎性；相反，如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)該性能、參數(shù)無法將要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品區(qū)分開，則可推定要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品相同，因此申請(qǐng)的權(quán)利要求不具備新穎性，除非申請(qǐng)人能夠根據(jù)申請(qǐng)文件或現(xiàn)有技術(shù)證明權(quán)利要求中包含性能、參數(shù)特征的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上不同”。第二部分第十章第5.3節(jié)也規(guī)定，“對(duì)于用物理化學(xué)參數(shù)表征的化學(xué)產(chǎn)品權(quán)利要求，如果無法依據(jù)所記載的參數(shù)對(duì)由該參數(shù)表征的產(chǎn)品與對(duì)比文件公開的產(chǎn)品進(jìn)行比較，從而不能確定采用該參數(shù)表征的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品的區(qū)別，則推定用該參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求不具備專利法第二十二條第二款所述的新穎性?！?
然而，《專利審查指南》并未就如何判斷參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的創(chuàng)造性做出具體規(guī)定。在《專利審查指南》第二部分第四章“創(chuàng)造性”以及第二部分第十章第6節(jié)“化學(xué)發(fā)明的創(chuàng)造性”部分均沒有相關(guān)規(guī)定。可見，我國(guó)專利法僅規(guī)定了對(duì)于參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求，在要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上無法區(qū)分時(shí)，適用“推定新穎性”，然而，卻從未規(guī)定過可以“推定”所述產(chǎn)品不具備創(chuàng)造性，也就是說，未規(guī)定在創(chuàng)造性評(píng)述時(shí)，可以推定產(chǎn)品中的某個(gè)特征被公開。
事實(shí)上，對(duì)于參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求創(chuàng)造性的判斷，顯然可以也應(yīng)當(dāng)適用“三步法”的判斷方法，而按照“三步法”確定區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)遵循專利審查指南的規(guī)定，即應(yīng)當(dāng)分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，而對(duì)于特征是否被公開，應(yīng)當(dāng)根據(jù)專利審查指南第二部分第三章第3.2節(jié)進(jìn)行判斷，即是否是完全相同或簡(jiǎn)單的文字變換、是否是具體（下位）概念、是否是數(shù)值范圍的公開或重疊，以及是否屬于隱含公開的內(nèi)容。關(guān)于隱含公開的內(nèi)容，審查指南第二部分第三章第2.3節(jié)明確規(guī)定，對(duì)于對(duì)比文件未直接公開的內(nèi)容，只有可直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容才能被認(rèn)定為隱含公開。換言之，“三步法”的判斷原則中也未規(guī)定可以如此地“推定”參數(shù)特征被公開。因此，審查員的評(píng)述方法顯然不符合專利法的規(guī)定。
2、從技術(shù)角度上看
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，研究人員通過對(duì)已知產(chǎn)品的深入研究，能夠發(fā)現(xiàn)更多的用于表征產(chǎn)品的新參數(shù)或新性能，找到了其新的用途，或者開發(fā)了其新制備方法，但這并不意味著產(chǎn)品本身發(fā)生了變化。因此，“推定新穎性”的前提是，在產(chǎn)品除了所述參數(shù)特征外的其余結(jié)構(gòu)和/或組成與對(duì)比文件完全相同的情況下，由于無法確定所述參數(shù)特征是否隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有某種特定結(jié)構(gòu)和/或組成，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員有理由懷疑要求保護(hù)的產(chǎn)品即是已知的產(chǎn)品。應(yīng)當(dāng)注意到的是，“推定新穎性”推定的是產(chǎn)品相同而非參數(shù)相同。
而在“推定創(chuàng)造性”的情況下，由于要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品已經(jīng)是不同的產(chǎn)品，因此無法“推定”產(chǎn)品相同，并且由于已經(jīng)明確產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上存在不同，因此也不應(yīng)當(dāng)推定參數(shù)特征相同。
3、從舉證責(zé)任分配上看
“推定新穎性”的基礎(chǔ)是產(chǎn)品除參數(shù)外的其余結(jié)構(gòu)和/或組成特征相同，審查員據(jù)此推定要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品相同，已經(jīng)完成了初步舉證，此時(shí)舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移到申請(qǐng)人一方。然而，即便如此，《專利審查指南》仍賦予了申請(qǐng)人根據(jù)申請(qǐng)文件或現(xiàn)有技術(shù)證明所要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件公開的產(chǎn)品不同的權(quán)利。申請(qǐng)人僅需要證明要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件公開的產(chǎn)品不同，就可證明要求保護(hù)的產(chǎn)品具備新穎性，而無需證明在所限定的“參數(shù)”上兩者是否相同。
而在“推定創(chuàng)造性”的情況下，由于要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品已經(jīng)是不同的產(chǎn)品，此時(shí)再推定二者的所述參數(shù)特征相同顯然不具有說服力，審查員以此發(fā)出的審查意見并沒有完成初步舉證，此時(shí)就將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移到申請(qǐng)人一方會(huì)給申請(qǐng)人分配了過重的舉證責(zé)任，明顯有失公平。
基于以上三點(diǎn)，筆者認(rèn)為對(duì)參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求采用“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述方式并不具有合法性和合理性，具體而言，在產(chǎn)品除參數(shù)外的其余結(jié)構(gòu)和/或組成已經(jīng)不同的情況下，在創(chuàng)造性評(píng)述時(shí)并不能夠與“推定新穎性”類似地適用“推定”原則，即不能夠推定要求保護(hù)的產(chǎn)品的該參數(shù)特征與對(duì)比文件公開的產(chǎn)品的未公開的特征相同。
最后，筆者按照“三步法”的判斷方法，重新對(duì)案例1和2的從屬權(quán)利要求的創(chuàng)造性進(jìn)行判斷，看看最后的結(jié)論會(huì)如何。
【案例1】
如上所述，由于權(quán)利要求17與對(duì)比文件1的聚合物在使用的催化劑上存在不同，本領(lǐng)域公知，聚合過程中所使用的催化劑的結(jié)構(gòu)和/或組成對(duì)于所獲得的基于烯烴的聚合物的結(jié)構(gòu)、組成和理化性質(zhì)具有十分重要的影響，催化劑是聚合反應(yīng)中應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)考慮影響因素，催化劑不同一般意味著所獲得的基于烯烴的聚合物不可能完全相同。因此，權(quán)利要求17要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件1產(chǎn)品必然不同，按照上述分析，參數(shù)特征也將構(gòu)成權(quán)利要求17與對(duì)比文件1的區(qū)別。因此，權(quán)利要求17相對(duì)于對(duì)比文件1的區(qū)別特征為：（1）對(duì)比文件1沒有公開聚合物通過使用包含式1表示的過渡金屬化合物的催化劑組合物使基于烯烴的單體聚合來獲得；（2）對(duì)比文件1沒有公開所述烯烴聚合物具有-1.0至-0.001的支鏈梯度數(shù)。
根據(jù)說明書的記載，本申請(qǐng)通過使用權(quán)利要求17所限定的催化劑組合物獲得具有-1.0至-0.001的負(fù)支鏈梯度數(shù)值，具有所述負(fù)支鏈梯度數(shù)值的且滿足權(quán)利要求1其他條件的聚烯烴產(chǎn)品具有提高的基礎(chǔ)樹脂的物理性能，例如拉伸強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率，而不具有所述負(fù)支鏈梯度數(shù)值的但滿足權(quán)利要求1其他條件的聚烯烴產(chǎn)品不能具有提高的基礎(chǔ)樹脂的物理性能。因此，權(quán)利要求17相對(duì)于對(duì)比文件1所實(shí)際解決的技術(shù)問題是如何提高聚烯烴的物理性能，而對(duì)比文件2并沒有給出用其中的催化劑代替對(duì)比文件1的催化劑以使得對(duì)比文件1的聚烯烴的物理性能得以改善的教導(dǎo)，因此，權(quán)利要求17具備創(chuàng)造性。
【案例2】
如上所述，由于權(quán)利要求2與對(duì)比文件1的聚酰亞胺基溶液在溶劑上存在不同，因此權(quán)利要求2要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件1不同，按照上述分析，參數(shù)特征也將構(gòu)成權(quán)利要求2與對(duì)比文件1的區(qū)別。因此，權(quán)利要求2相對(duì)于對(duì)比文件1的區(qū)別特征為：（1）對(duì)比文件1沒有公開聚酰亞胺基溶液的溶劑在25℃下具有正分配系數(shù)(LogP)；（2）對(duì)比文件1沒有公開聚酰亞胺基溶液在玻璃基板上的涂層在30℃的溫度下和70%的濕度下儲(chǔ)存30分鐘后具有1%以下的霧度。
根據(jù)說明書的記載，本申請(qǐng)通過使用具有正分配系數(shù)的特定溶劑制備聚酰亞胺基溶液，以獲得具有極低霧度的聚酰亞胺基膜；而當(dāng)所述聚酰亞胺基溶液的溶劑具有負(fù)分配系數(shù)時(shí)，由其制得的聚酰亞胺基膜具有至少30%的霧度。與本申請(qǐng)相反，對(duì)比文件1教導(dǎo)了應(yīng)使用具有負(fù)分配系數(shù)的溶劑。因此，權(quán)利要求2相對(duì)于對(duì)比文件1所實(shí)際解決的技術(shù)問題是如何降低聚酰亞胺基膜的霧度，而對(duì)比文件2所公開的溶劑中既包括具有正分配系數(shù)的溶劑，也包括具有負(fù)分配系數(shù)的溶劑，且沒有公開任何與膜的霧度相關(guān)的內(nèi)容，即對(duì)比文件2沒有公開用于制備聚酰胺酸溶液的有機(jī)溶劑的分配系數(shù)與所制得的膜的霧度之間的關(guān)系，因此對(duì)比文件2沒有教導(dǎo)應(yīng)選擇具有正分配系數(shù)的有機(jī)溶劑以解決本發(fā)明所實(shí)際解決的技術(shù)問題，權(quán)利要求2具備創(chuàng)造性。
四、結(jié)論
通過對(duì)專利審查指南相關(guān)規(guī)定的梳理能夠發(fā)現(xiàn)，目前有些審查員對(duì)于參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求采用“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述的方式并不符合規(guī)定，不具有合法性和合理性。此外，通過兩個(gè)實(shí)際案例的演繹也表明，對(duì)于參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求采用“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述的方式容易造成對(duì)發(fā)明創(chuàng)造性的低估，從而輕易地得出發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。最后，筆者建議，對(duì)于此類產(chǎn)品權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照“三步法”進(jìn)行創(chuàng)造性判斷，以保證審查結(jié)論的客觀公正。
參考文獻(xiàn)
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