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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 朱國棟
專利權(quán)與商標權(quán)保護的關(guān)系，可以從兩個角度來認識：其一，從法律制度層面，是否允許對同一對象進行專利和商標的重疊保護；或者專利權(quán)保護期滿后，是否允許專利權(quán)人通過商標權(quán)對設(shè)計進行銜接保護。對于前者，我國學者也稱為“同時保護”,即多種知識產(chǎn)權(quán)共存并同時保護一個特定的客體。如著作權(quán)、專利權(quán)和商標權(quán)三者之間或任意二者之間的同時重疊保護。對于后者，則稱為“后續(xù)保護”,即由于不同的知識產(chǎn)權(quán)保護期限長短不一，在一種知識產(chǎn)權(quán)到期后，通過另一種知識產(chǎn)權(quán)繼續(xù)保護同一客體。如由于著作權(quán)的保護期限長于專利，而商標權(quán)通過續(xù)展可以持續(xù)存在，因此存在專利到期后的著作權(quán)后續(xù)保護、著作權(quán)到期或者專利到期后的商標權(quán)后續(xù)保護。【1】這里筆者將兩種情況統(tǒng)稱為專利權(quán)與商標權(quán)的重疊保護問題。篇幅所限，本文的研究主要著眼于同時保護的情形。
一、專利權(quán)與商標權(quán)的重疊保護理論之爭
是否允許對同一對象進行專利和商標的重疊保護，這一問題涉及各國知識產(chǎn)權(quán)法律制度設(shè)計中的一個基本價值判斷——法律是否允許知識產(chǎn)權(quán)的重疊保護問題。我國學者有肯定說、否定說和折中說?？隙ㄕf認為，根據(jù)我國民事法律制度有效保護民事主體的合法權(quán)益的基本原則,在出現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利交叉重疊時，權(quán)利人對同一知識產(chǎn)品擁有的知識產(chǎn)權(quán)，應獲得多重知識產(chǎn)權(quán)保護。【2】也有否定說，認為無論是同時保護，還是后續(xù)保護，盡管其重疊方式有所不同，但是都剝奪了公眾的利益、干擾了專利權(quán)和版權(quán)的激勵結(jié)構(gòu)并增加了知識產(chǎn)權(quán)的壟斷成本，給知識產(chǎn)權(quán)的平衡政策目標帶來了潛在的威脅。【3】折中說則認為，應根據(jù)具體的知識產(chǎn)權(quán)重疊保護類型、轉(zhuǎn)化保護的方式以及司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)適用法律的行為具體分析，不能一概而論。由于商業(yè)標識的基本作用是識別商事主體或其所提供的商品或服務，并承載一定的商業(yè)信譽，故各種識別性標記權(quán)的重疊保護與轉(zhuǎn)化保護原則上不會產(chǎn)生上述負面效應，相反，還有利于減少權(quán)利沖突，更好地保護權(quán)利人和消費者的合法權(quán)益。如果與商標權(quán)重疊的是外觀設(shè)計專利權(quán)，而該外觀設(shè)計通過使用產(chǎn)生了識別商品來源的作用,那么，在該外觀設(shè)計專利權(quán)保護期屆滿后,就應當允許權(quán)利人以商標權(quán)來保護該“外觀設(shè)計”。其實,對于一項具有識別功能外觀設(shè)計來說，即使權(quán)利人既沒有申請商標注冊,也沒有申請外觀設(shè)計專利,該外觀設(shè)計也有可能受到反不正當競爭法的保護，而反不正當競爭法的保護是沒有時間限制的?！?】有學者對版權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)的重疊保護進行了研究，認為不需要排斥兩種保護的疊加?！?】但是，對專利權(quán)和商標權(quán)的重疊保護也并非沒有條件限制，本文通過立法文本和司法判例分析重疊保護的具體情形和構(gòu)成要件。
二、《專利法》對重疊保護的限制
我國立法對重疊保護的限制主要體現(xiàn)在《專利法》和《商標法》兩個方面。
其中，《專利法》第25條第1款第6項規(guī)定，對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標識作用的設(shè)計，不能授予專利權(quán)。這是《專利法》明確將外觀設(shè)計和商標進行劃界。盡管有學者認為，雖然現(xiàn)行專利法將“對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標識作用的設(shè)計”排除在可授予外觀設(shè)計專利的客體之外，這表明我國立法機關(guān)在努力減少專利權(quán)與商標權(quán)的重疊保護,但是，這種努力主要是為了追求立法的科學性，并不表明我國立法機關(guān)對知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人實際享有的重疊保護在總體上持否定態(tài)度?！?】但這條規(guī)定至少對專利與商標的重疊保護是予以排斥的。
《專利法》第二十五條第一款第（六）項規(guī)定，對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標識作用的設(shè)計，不授予專利權(quán)。關(guān)于此規(guī)定的制定背景，立法機構(gòu)的解釋是：為了提高外觀設(shè)計專利權(quán)的授權(quán)標準，并且避免外觀設(shè)計的標識功能與商標權(quán)和著作權(quán)的區(qū)分功能發(fā)生重疊?！?】根據(jù)《專利審查指南》6.1的規(guī)定，上述不予授權(quán)客體的判斷，包括三個構(gòu)成要件：【8】（1）使用外觀設(shè)計的產(chǎn)品屬于平面印刷品。（2）該外觀設(shè)計是針對圖案、色彩或者二者的結(jié)合而作出的。（3）該外觀設(shè)計主要起標識作用?！秾＠麑彶橹改稀愤€指出:“壁紙、紡織品不屬于本條款規(guī)定的對象?！薄?】
關(guān)于《專利法》第25條第1款第6項的規(guī)定，學者爭論很大。有的學者持支持態(tài)度，認為有利于鼓勵設(shè)計人對產(chǎn)品本身的外觀設(shè)計創(chuàng)新，提高外觀設(shè)計創(chuàng)新水平?！?0】有的持批判態(tài)度，例如有學者認為，無論是否屬于平面印刷品，只要該產(chǎn)品符合工業(yè)產(chǎn)品的特性，就沒有理由從外觀設(shè)計的保護客體中排除出去。法工委解釋中強調(diào)的 “外觀設(shè)計的保護對象，應當集中在產(chǎn)品本身的改進”沒有問題。但產(chǎn)品本身的改進不是指產(chǎn)品在功能實現(xiàn)方面有什么提高，而是指產(chǎn)品本身在外觀上更吸引人，為消費者所歡迎。至于這種外觀是否起到識別作用，是產(chǎn)品使用過程中的副產(chǎn)品，它不應該影響對于外觀設(shè)計本身的判斷。而且，為什么這樣的一類外觀設(shè)計就降低了外觀設(shè)計的整體質(zhì)量，從而應該排除在保護范圍之外? 從外觀設(shè)計更類似于版權(quán)保護的延伸這一角度來看，這個結(jié)論明顯是錯誤的?！?1】也有人認為，幾乎所有的外觀設(shè)計在與某種商品相結(jié)合后，都會被視為該種商品區(qū)別于其他商品的顯著標識，人為地規(guī)定外觀設(shè)計不能具有標識功能是不符合實際情況的，必須正視外觀設(shè)計在實際使用過程中已經(jīng)成為消費者辨認商品的一種重要途徑，承認其帶有一定的辨別功能。因此，以“識別性”作為排除某種外觀設(shè)計不能獲得專利保護的主要標準顯然是不恰當?shù)?。?2】還有學者認為，雖然現(xiàn)行專利法第25條第1款第(6)項明確將“對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標識作用的設(shè)計”排除在可授予專利權(quán)的客體之外，但這一規(guī)定只能在一定程度上減少商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)的重疊保護，而不能消除這種重疊保護?！?3】
司法實踐在探索《專利法》第25條第1款第（6）項的具體適用中，也形成了一些案例。例如，在陳鴻道與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會外觀設(shè)計專利無效案中，2013年2月，陳鴻道向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出名稱為“罐貼（加多寶）”的外觀設(shè)計專利申請，2013年7月19日，國家知識產(chǎn)權(quán)局原審查部門發(fā)出駁回決定，駁回了本申請，其理由是：本申請不符合《中華人民共和國專利法》（簡稱專利法）第二十五條第（一）款第（六）項的規(guī)定。駁回決定所依據(jù)的文本為申請日提交的視圖及簡要說明。
2013年8月22日，陳鴻道對上述駁回決定不服，向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出復審請求，主張申請中外觀設(shè)計的紅色、墨綠色的色塊和色帶組合起來的色彩設(shè)計要素、位于中部顯著視覺位置具有藝術(shù)效果的黃色文字圖案設(shè)計以及橫排和豎排文字構(gòu)成的。適合于包裝罐產(chǎn)品使用的圖案按設(shè)計要素組合在一起，并不僅僅具有使公眾識別所涉及產(chǎn)品及服務來源的標識作用，而更多地富有裝飾性，一般消費者對本外觀設(shè)計能夠產(chǎn)生強烈的富有中國元素美感的視覺感受，外觀設(shè)計裝飾性遠大于本身的標識性。因此，申請不屬于專利法第二十五條第一款第（六）項規(guī)定的情形，符合外觀設(shè)計專利授權(quán)條件。
專利復審委員會認為：（1）申請所示外觀設(shè)計產(chǎn)品為罐貼，屬于平面印刷品；（2）該申請各設(shè)計視圖所示主要設(shè)計內(nèi)容為以紅色為背景色的常見字體、常見橫豎排列的兩種色彩的文字及頂部、底部的不同于背景色的橫條紋，這些條紋、文字和色彩搭配不能帶來通過外包裝圖案、色彩變化而吸引公眾關(guān)注的裝飾效果，對于公眾而言其主要起到根據(jù)文字含義了解所包裝的產(chǎn)品品牌、名稱、廠家及地址、成份含量、宣傳用語等方面的標識性作用。因此，陳鴻道的主張不能成立。陳鴻道對專利復審委員會的決定不服，起訴到北京市第一中級人民法院，北京市第一中級人民法院駁回了陳鴻道的上訴請求。陳鴻道即上訴到北京市高級人民法院。北京市高級人民法院認為，就文字字體、色彩和裝飾效果而言，申請各設(shè)計在整體上主要起標識作用，屬于對平面印刷品的圖案和色彩作出的主要起標識作用的設(shè)計，屬于專利法第二十五條第一款第（六）項規(guī)定的情形，不應授予專利權(quán)?！?4】
從上述案件可以看出，在專利審查實踐和司法實踐中，專利審查和復審機構(gòu)、法院對具有標識性作用的外觀設(shè)計專利權(quán)的授予，采取的還是比較謹慎的態(tài)度的。
三、商標法對重疊保護的限制
《商標法》第12條規(guī)定，以三維標志申請注冊商標的，僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質(zhì)性價值的形狀，不得注冊。這是《商標法》關(guān)于商標構(gòu)成非功能性的規(guī)定，也是對專利和商標進行的劃界。據(jù)此規(guī)定，具有功能性的形狀可以獲得外觀設(shè)計專利或?qū)嵱眯滦蛯＠Ｗo，但不能作為商標獲得保護。
從目前各國的立法規(guī)定來看，大多數(shù)西方發(fā)達國家的商標法只對立體商標的功能性問題作了明確規(guī)定，其實顏色商標也經(jīng)常會遇到功能性問題。例如，由于藍色、紅色影響藥品的使用，就具有功能性，因為很多高齡的患者都把顏色和療效聯(lián)系在一起，一些患者將藥物混合在一個容器中，通過顏色對它們進行區(qū)分。在緊急情況下，顏色可以在一定程度上幫助區(qū)分藥品，在某種藥品以及它們的同類藥品上使用相同的顏色可以防止分發(fā)藥品的人發(fā)生混淆?！?5】
功能性問題要從實用功能性和美學功能性兩個角度認識，目前我國立法和司法實踐中遇到的主要是實用功能性問題。對功能性的認識，國外商標法律制度經(jīng)驗豐富。1904年，美國第二巡回法院在馬弗爾訴珀爾(Marvel Co. v. Pearl)一案中提出，產(chǎn)品實際運轉(zhuǎn)所必需的那些特征或者用于提高產(chǎn)品效能的特征不能被保護。【16】這是對商標實用功能性的最早概括。此后，法院逐漸通過不同的標準發(fā)展、校正了商標實用功能性。1995年，美國最高法院在夸里提克斯(Qualitex Co. v. Jacobson Products)一案中對實用功能性所作的定義具有劃時代的意義，該案認為，如果商品特征為商品使用或性能所必需，或者影響商品的成本或質(zhì)量，而獨占使用該特征會給其他競爭者帶來非由商業(yè)信譽本身產(chǎn)生的嚴重不利，則該特征就是功能性的?！?7】我國司法實踐對商標功能性的解讀體現(xiàn)在之寶制造公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會商標異議復審行政糾紛案中。該案被異議商標系第3031816號三維標志立體商標，由之寶公司于2001年12月5日向商標局申請注冊，指定使用商品為第34類的吸煙用打火機。被異議商標初審公告后，恒星公司、煙具協(xié)會在法定期限內(nèi)針對被異議商標分別向商標局提出了異議申請。商標局于認為被異議商標用在指定使用的“吸煙用打火機”商品上僅表示商品自身性質(zhì)產(chǎn)生的形狀，屬于《中華人民共和國商標法》第十二條規(guī)定的不得注冊的情形，裁定被異議商標不予核準注冊。
之寶公司不服，其提出的主要理由是有其所有的與被異議商標相同、近似的商標在其他國家和地區(qū)的注冊、保護，這些均說明被異議商標并非“僅表示指定商品自身性質(zhì)產(chǎn)品的形狀”，也不是為獲得技術(shù)效果而需有的形狀或使商品具有實質(zhì)性價值的形狀。
一審法院和二審法院均認為，被異議商標已構(gòu)成2001年《商標法》第十二條所指情形。該案所反映出來的問題是《商標法》第十二條功能性條款的立法宗旨究竟為何？在具體實踐中，該條規(guī)定如何適用才能體現(xiàn)立法之精神？從二審法院的判決說理克制，《商標法》第十二條是為了維護商標法上的公有領(lǐng)域，禁止將那些能夠促進技術(shù)進步的形狀通過注冊商標的形式獲得永久的“壟斷權(quán)”，阻礙技術(shù)的發(fā)展和公眾對技術(shù)的利用；具有功能性的形狀可以通過獲得實用新型專利權(quán)的保護來獲取鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的“對價”，但是在專利權(quán)到期之后就必需允許公眾自由的使用，如果再允許將該功能性形狀注冊為商標，則將阻礙公眾自由利用該技術(shù)，因此將功能性形狀注冊為商標為其所壟斷的需求不得對抗促進技術(shù)發(fā)展的公共政策需求，即使該形狀經(jīng)過使用獲得顯著特征也不允許其作為商標注冊。另外，之寶公司還主張?zhí)娲栽O(shè)計抗辯，認為市場中如果存在替代性設(shè)計，就不會造成特定形狀的壟斷。但二審法院認為，當同行業(yè)的其他競爭者需要選擇一款便攜、方便握持、不易刮擦的打火機時也就不可避免地會使用被異議商標的關(guān)鍵特征，此時如果允許被異議商標獲準注冊，將導致同行業(yè)其他競爭者的重大不利益，而之寶公司的這一競爭優(yōu)勢并非源于其商譽，而是因為被異議商標的這種功能性設(shè)計?！?8】
從上述之寶公司的商標異議糾紛案可以看出，我國司法實踐在立體標志的功能性判斷中采取的是非常嚴格的態(tài)度，其旨在于防止對形狀疊加商標保護后造成壟斷而侵害公共領(lǐng)域。
注釋： 【1】何煉紅：《知識產(chǎn)權(quán)的重疊保護問題》，載《法學研究》2007年第3期，第64頁。 【2】參見馮曉青：《論知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利重疊、權(quán)利沖突及其解決》，載鄭勝利（主編）：《北京大學法學評論（第1卷）》，法律出版社2002年版，第114頁。 【3】何煉紅：《知識產(chǎn)權(quán)的重疊保護問題》，載《法學研究》2007年第3期，第64頁。 【4】劉平：《知識產(chǎn)權(quán)的重疊保護與侵權(quán)責任》，載《政法論壇》2010年第3期，第132，133頁。 【5】參見李小武：《回到外觀設(shè)計保護制度的起點———從 GUI 的保護談起》，載《清華法學》2012年第5期，第50-64頁。 【6】劉平：《知識產(chǎn)權(quán)的重疊保護與侵權(quán)責任》，載《政法論壇》2010年第3期，第131頁。 【7】參見全國人大常委會法制工作委員會經(jīng)濟法室：《中華人民共和國專利法》釋解及實用指南[C]，2009年4月第 1 版，第 57-59 頁。 【8】劉勇剛、李虹奇：《<審查指南(征求意見稿)>重點修改內(nèi)容(四)》，載《中國知識產(chǎn)權(quán)報》，2009年8月7日第4版。 【9】國家知識產(chǎn)權(quán)局：《專利審查指南》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2010 年版，第 81 頁。 【10】馮曉青：《<專利法>第三次修改的特點——以提升創(chuàng)新能力與加強專利權(quán)保護為視角》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》，2009年第3期，第16-24頁。李虹：《外觀設(shè)計專利保護的重大進步——以專利法第三次修改為視角》，載《中國青年政治學院學報》，2009年第3期，第97-100頁。 【11】李小武：《回到外觀設(shè)計保護制度的起點———從 GUI 的保護談起》，載《清華法學》2012年第5期，第50-64頁。 【12】魏薇：《標識性平面印刷品不授予專利之評析》，載《河南商業(yè)高等專科學校學報》2010年第3期，第80頁。 【13】劉平：《知識產(chǎn)權(quán)的重疊保護與侵權(quán)責任》，載《政法論壇》2010年第28卷第3期，第128-134頁。 【14】陳鴻道與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會外觀設(shè)計專利無效案，北京市高級人民法院行政判決書（2017）京行終1929號。 【15】 488 F.Supp. 394, 398—399 (EDNY 1980). 【16】Marvel Co. v. Pearl, 133 F. 160, 161—162 (2d Cir. 1904). 【17】Qualitex Co. v. Jacobson Products, 514 U.S. 159, 165 (1995).其實，Qualitex案的這一結(jié)論不是針對商標的功能性作出的，它主要解決的是單一顏色能否獲得商標保護——干洗熨墊護套上的綠色能否獲得商標保護。 【18】之寶制造公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會商標異議復審行政糾紛案，北京市高級人民法院行政判決書（2015）高行（知）終字第4355號。
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