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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉麗
根據(jù)《Patent Cooperation Treaty》的規(guī)定，一件國際申請在國際階段中可以得到兩次修改機會。
第一次修改機會是根據(jù)《Patent Cooperation Treaty》第19條和26條所作的規(guī)定：
第19條 向國際局提出對權(quán)利要求書的修改
?。?）申請人在收到國際檢索報告后，應(yīng)有權(quán)享受一次機會，在規(guī)定時間內(nèi)向國際局提出修改意見，修改國際申請中的權(quán)項?？赏瑫r按附屬規(guī)則的規(guī)定提出一項簡短聲明，解釋上述修改意見并指明其對說明書和附圖可能產(chǎn)生的任何影響。
?。?）上述修改意見不應(yīng)超出在已提出的國際申請中所公開的范圍。
另外PCT條約第26條還規(guī)定，指定局必須按照國內(nèi)法對國家申請的相同或類似情況所規(guī)定的修正范圍和程序，事先給予申請人以修正國際申請的機會，否則不得以不符合本條約及其附屬規(guī)則的各項要求為理由而拒絕一份國際申請。
PCT申請的國際階段有國際檢索程序和國際公布程序以及一個可選的國際初步審查程序。國際檢索程序提供給申請人國際檢索報告及其書面意見。在進行國際檢索之前申請人除了可以對明顯錯誤作更正外，沒有對國際申請進行修改的權(quán)利。在國際檢索報告向國際局和申請人傳送之日起2個月或自優(yōu)先權(quán)起16個月，以最后到期的期限為準，申請人可以根據(jù)專利合作條約第19條進行修改，該修改僅限于權(quán)利要求書，不能對說明書和附圖進行修改。該修改需要向國際局提交，而非國家知識產(chǎn)權(quán)局。需要通過信件提交一套包含修改內(nèi)容的完整的權(quán)利要求書和修改聲明。該修改聲明應(yīng)該包括對修改內(nèi)容和修改依據(jù)的說明。如果該修改聲明對修改內(nèi)容和修改依據(jù)的說明不充分，可能會收到國際局下發(fā)的補正通知書。修改不得超出國際申請(PCT申請)提出時對發(fā)明公開的范圍。這一修改超范圍的判斷原則與我國專利法中修改超范圍的判斷原則實質(zhì)上是一致的。
通常，當(dāng)國際檢索報告及其書面意見給出了缺乏新穎性、創(chuàng)造性或工業(yè)實用性的初步意見時，申請人可以研究國際檢索報告中列出的對比文件，分析書面意見，從而針對性地對權(quán)利要求書進行修改。如果申請人決定提出國際初步審查要求并希望修改權(quán)利要求書和說明書，通常不必進行條約第19條的修改，而直接在提國際初步審查要求時進行根據(jù)條約第34條的修改，同時對權(quán)利要求書和說明書進行修改。如果國際檢索報告給出了關(guān)于新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè)實用性的積極、肯定的評價，如無特殊情況不必進行第19條修改、國際初步審查程序和條約第34條修改。
國際初步審查程序是PCT的可選程序，其可以提供關(guān)于可專利性的初步、無約束力的評價。國際初步審查由國際初步審查單位進行。中國企業(yè)作為申請人可以自優(yōu)先權(quán)日起22個月內(nèi)或收到檢索報告和書面意見之日起3個月內(nèi)，以后到期為準，向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出要求。
國際階段的第二次修改機會是按照《Patent Cooperation Treaty》第34條第二款做出的規(guī)定：
第34條 國際初步審查當(dāng)局的審查程序
(2)(b) 在國際初步審查報告定稿之前，申請人應(yīng)有權(quán)用規(guī)定的方式，并在規(guī)定的時間期限內(nèi)修改權(quán)項、說明書和附圖。這種修改不得超出原始國際申請中對發(fā)明公開范圍之外。
依據(jù)條約第34條，在專利性國際初步報告做出之前，申請人有權(quán)依規(guī)定的方式、并在規(guī)定的期限內(nèi)修改權(quán)利要求書、說明書和附圖。修改同樣不得超出國際申請?zhí)岢鰰r對發(fā)明公開的范圍。該修改的期限是在提交國際初步審查要求書或直至專利性國際初步報告制定之前。所以，申請人可以進行多次依據(jù)條約第34條的修改，并且該修改的期限是較長的。修改需要以信函方式遞交并附具修改替換頁。信函需要說明被替換頁和替換頁之間的關(guān)系，并應(yīng)指出所作修改在原始提交的申請中的基礎(chǔ)，必要時解釋修改的理由。當(dāng)刪除整頁內(nèi)容時，可以僅用信函解釋修改的原因。當(dāng)修改說明書和附圖時，提交變化部分的替換頁；當(dāng)修改權(quán)利要求時，提交完整權(quán)利要求的替換頁。替換頁一般應(yīng)當(dāng)打印，修改微小時可以是手寫形式。如果申請人通過修改說明書、附圖或權(quán)利要而導(dǎo)致超出PCT申請?zhí)峤粫r公開內(nèi)容的范圍，那么該修改視為未提出。如果申請人對權(quán)利要求、說明書或附圖進行了修改，但是沒有隨替換頁一起提交說明修改基礎(chǔ)的信函，那么，修改視為未提出。
雖然國際申請在國際階段無法獲得實質(zhì)性的專利權(quán)，但是當(dāng)國際檢索報告對國際申請的專利性作出負面評價時，申請人還是應(yīng)該重視在國際階段的修改機會，利用條約第19條修改或者第34條修改對申請文件(尤其是權(quán)利要求書)進行修改，以便在國際初審報告中獲得有利的專利性評價，并克服國際檢索報告中關(guān)于說明書、權(quán)利要求書或附圖不符合規(guī)定要求的缺陷，和／或克服國際申請缺乏單一性的缺陷。這對于申請人充分認識其專利申請的專利性進而決定是否進入某個國家的國家階段以及具體進入哪些國家階段均具有重要的參考價值。
作為中國的重要貿(mào)易合作伙伴，美國和歐洲是大部分中國客戶常選定的指定國。那么如果申請人針對PCT申請在國際階段作了19和34條修改后，進入美國和歐洲該如何處理這些修改呢？
根據(jù)美國專利審查指南的規(guī)定，在進入美國時，在PCT國際階段所作的19條修改會由國際局直接傳送給美國指定局。19條修改包括一套完整的英語權(quán)利要求將會替代修改之前的權(quán)項。如果該19條修改為非英語語言，那么申請人最遲在美國國家階段開始時必須提交該19條修改和該修改的英語譯文，如果沒有提交，則該19條修改視為刪除。當(dāng)然，19條修改因為某些原因沒有成功進入美國國家階段，如果申請人希望以19條修改后的權(quán)項在美國進行審查，也可以對權(quán)利要求作初步修改（preliminary amendment）的方式進行提交或者在答復(fù)審查意見時做出同樣的修改。
值的注意地是，在2009年7月1日之前所作的19條修改不要求包括完整的權(quán)項并且翻譯頁并不會作為權(quán)項的替代頁進入國家。在這種情況下，鼓勵申請人通過主動修改的方式來得到希望進行的修改。
同樣地，該國際階段提交的34條修改在進美國國家階段時將作為國際初步檢索報告（IPER）的附件由國際初步審查單位傳送給選定局。如果該34條修改為英文，那么在進入美國國家階段時會自動提交給美國專利商標局，除非申請人明確指示不以該34條修改進入美國。并且，如果該34條修改的替換頁導(dǎo)致與PCT國際階段提交的說明書、附圖和權(quán)利要求書明顯的不一致時，該34條修改將不會直接進入美國。如果34條修改是用非英語表示的，那么申請人最遲不得晚于優(yōu)先權(quán)日30個月內(nèi)將所述34條修改的英譯文提供給美國專利商標局，除非根據(jù)37 CFR 1.495(c)的規(guī)定指定的日期來提交宣誓、國際申請的英譯文、檢索費、審查費，在這種情況下，該34條修改的譯文可以在繳納37 CFR 1.492(f)規(guī)定的處理費之后在依照37 CFR 1.495(c)的規(guī)定指定的日期內(nèi)提交。如果所述英譯文沒有在規(guī)定的時限內(nèi)提交，該34條修改會視為刪除。而如果在美國國家階段開始之后提交所述34條修改，那么該修改將不予考慮。當(dāng)然，申請人也可以通過主動修改的方式提交所述34條想要進行的修改。
在進入歐洲階段時，PCT國際階段19條和34條修改會被視為國際階段公布的一部分，除非申請人指明在歐洲階段不會基于這些修改。申請人可以通過EPO Form 1200明確指示不基于國際階段這些修改進行審查，否則這些修改將會作為申請的一部分來計算頁面費用。 以上為筆者在日常工作中積累的一點經(jīng)驗，若有不足之處，歡迎補充指正。
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