文/集佳知識產權代理有限公司 趙曉榮

　　摘要：

　　美國臨時申請是美國特有的知識產權保護制度，避免發(fā)明人受到先發(fā)明制影響，在提出正式專利申請之前，提出臨時專利申請。臨時專利申請僅需要提交說明書和附圖，不需要提交權利要求書。而且在提交臨時申請后12個月內可以要求臨時申請的優(yōu)先權的形式提交正式專利申請。實質上，美國臨時申請的效力類似中國國內優(yōu)先權的在先申請。兩者最大的區(qū)別是，在中國作為國內優(yōu)先權基礎的在先申請需要提交正式的專利申請文件，需要包括權利要求書。

　　一、臨時申請規(guī)定：

　　臨時申請為申請人確立了一個優(yōu)先權，其保護期限是一年，在此期限和保護范圍內，只有該臨時專利的申請人可以提出有關專利申請。但是，專利申請以臨時申請的方式提出后，必須在12個月內正式向美國專利商標局提交轉換請求書，將“臨時專利申請”轉為正式專利申請，否則臨時專利申請將在1年后自動失效。正式專利申請的內容應包含臨時專利申請的內容和經修改后的內容。臨時申請一般不公開也不進行實質審查。當在后申請的正式專利申請公開時，才將作為在先申請的臨時申請公開。

　　二、國內優(yōu)先權規(guī)定：

　　申請人就相同主題的發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內，又以該發(fā)明專利申請為基礎向專利局提出發(fā)明或實用新型專利申請的，或者又以該實用新型專利申請為基礎向專利局提交實用新型或發(fā)明專利申請的，可以享有優(yōu)先權。

　　三、筆者結合工作中遇到的實際情況，淺談中國申請人如何有效使用美國臨時申請或中國國內優(yōu)先權。

　　1）第一種情況：

　　國內申請人可以通過向美國專利商標局提交臨時申請，然后在12個月內要求其優(yōu)先權向中國專利局提交在后申請。

　　具體地，發(fā)明人向美國專利商標局提交臨時申請，然后發(fā)明人將美國臨時申請進行優(yōu)先權轉讓，轉讓后的申請人可以要求美國臨時申請的優(yōu)先權，向中國專利局提交正式的專利申請。該優(yōu)先權相當于要求國外優(yōu)先權。

　　需要注意的是，美國臨時申請與在后正式專利申請要求必須有至少一名共同的發(fā)明人。筆者認為為了后期避免不必要的糾紛，在中國要求臨時申請優(yōu)先權時，在后申請的發(fā)明人之一最好是美國臨時申請的發(fā)明人。即優(yōu)先權轉讓直接是由臨時申請的發(fā)明人進行轉讓。

　　例如，中國很多企業(yè)在美國設有分部，即在美國分部具有技術人員，美國的技術人員通常比較了解美國的專利法，因此為了獲得盡早的申請日，可以將新研發(fā)的技術但可能還沒太成熟時就向美國專利商標局提交臨時申請，然后在12個月內中國企業(yè)再要求臨時申請的優(yōu)先權向中國專利局提交正式的在后申請。這樣，可以充分利用12個月的時間進行方案的完善以及申請文件的撰寫。

　　以上是中國企業(yè)直接利用美國臨時申請的示例，下面介紹中國企業(yè)效仿臨時申請。

　　2）第二種情況：

　　大家普遍認為美國臨時申請比中國國內優(yōu)先權更有利，中國如果有臨時申請的政策將更便于申請人對于其技術進行專利保護。這是由于臨時申請的費用低，而且不必提交權利要求書，僅提交說明書和附圖。相當于提交國內的技術交底書，即發(fā)明人可以完成臨時申請的申請文件，并不需要委托專利代理公司的專利代理人撰寫正式的申請文件。其實，中國企業(yè)也可以在國內效仿使用美國的臨時申請。下面說明如何操作。

　　首先，國內申請人直接向中國專利局提交由發(fā)明人來完成撰寫的專利申請文件（記為在先申請A），其實在先申請A的說明書與技術交底書差別不大，可以將技術交底書的內容套在專利申請文件的說明書模板內。至于要求撰寫水平較高的權利要求書，可以僅寫少數幾項，例如僅寫1項或2項，而權利要求1僅寫發(fā)明點的技術方案。這樣就不必在申請文件的撰寫上耗費大量時間，唯一較美國臨時申請成本高的是需要繳納一件正式專利申請的申請費，但是可以選擇不提提前公開也不提實質審查。

　　然后，國內申請人可以要求該在先申請A的優(yōu)先權申請PCT，當然PCT的申請文件需要委托專利代理公司的專業(yè)代理人進行專業(yè)的權利要求布局。

　　最后，國內申請人指定該PCT再進入中國。由于要求在先申請A優(yōu)先權的是PCT，因此，在先申請A在中國不會被視為自動撤回。當PCT進入中國國家階段時，在先申請A與PCT的申請日相同，因此在先申請A不會作為現(xiàn)有技術來評價PCT的新穎性和創(chuàng)造性。

　　但是，在先申請A的權利要求書與PCT的權利要求書可能存在相同保護范圍的技術方案，例如，在先申請A的獨立權利要求可能與PCT的某一項從屬權利要求的技術方案相同，如果中國專利局對在先申請A和PCT均授權，將出現(xiàn)同一技術方案重復授權的問題。因此，為了避免重復授權，申請人在撰寫在先申請A的權利要求書時，需要考慮后續(xù)重復授權的問題。

　　另外，為了使PCT能夠要求到在先申請A的申請日，應盡量將技術方案全面記載在在先申請A的申請文件中，避免PCT的部分方案要求不到在先申請A的優(yōu)先權。

　　綜上所述，中國企業(yè)也可以充分利用美國的臨時申請或者利用國內優(yōu)先權的制度效仿美國的臨時申請。但是，具體操作時需要慎重考慮，辯證地看待任何策略，大部分情況下，有利的政策都有深層的弊端，是一把雙刃劍，盡量使其利大于弊，以便于為申請人帶來最大的益處。

　　以上僅是筆者個人意見，歡迎大家討論指正。