文/北京市集佳律師事務(wù)所 王崢
摘要：在初審、實審、復(fù)審中可以對說明書和權(quán)利要求書進行修改，無效宣告階段只能對權(quán)利要求書做進一步的限定。申請人也可通過意見陳述的方式對權(quán)利要求保護范圍做限制。但在當(dāng)前大環(huán)境下，專利申請人或者專利權(quán)人往往專注于如何能夠說服專利審查員獲得專利的最終授權(quán)或者權(quán)利的維持，對于修改和陳述會如何影響專利侵權(quán)的認定，缺乏一定認識。因此，有必要對涉及“禁止反悔”相關(guān)案例進行梳理和研究，分析何種情況下的修改適用禁止反悔原則，并給出了相關(guān)建議。
一、 引言
在初審、實審、復(fù)審中可以對說明書和權(quán)利要求書進行修改，無效宣告階段只能對權(quán)利要求書做進一步的限定。通常說明書的修改通常僅限于形式或者錯別字修改，或者將僅記載于權(quán)要求中的技術(shù)方案增補說明書中。通常我們主要關(guān)注權(quán)利要求書的修改，其直接影響授權(quán)范圍大小。同時，在專利審查各階段，申請人也可通過意見陳述的方式對權(quán)利要求保護范圍做解釋與澄清。毫無疑問，上述修改或者意見陳述均影響權(quán)利要求保護范圍的邊界。但在當(dāng)前大環(huán)境下，專利申請人或者專利權(quán)人往往專注于如何能夠說服專利審查員獲得專利的最終授權(quán)或者權(quán)利的維持，對于修改和陳述如會影響專利侵權(quán)的勝負，缺乏一定認識。在專利侵權(quán)司法實踐中，“禁止反悔原則”的適用使得這些修改和意見陳述對案件的勝負起到關(guān)鍵作用。因此，有必要對相關(guān)案例進行梳理和研究。
二、具體案例與分析
“禁止反悔原則”原則即指專利權(quán)人在專利授權(quán)或者確權(quán)程序中，為獲得授權(quán)或維持專利權(quán)有效性而對專利范圍進行的限制，在專利侵權(quán)訴訟中不得再主張將自己所做的限制納入專利權(quán)的保護范圍。最高人民法院2009年出臺的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下稱司法解釋一）第6條中正式確立，在2017年最高人民法院出臺的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題解釋（二）》（一下簡稱解釋（二））又作出了進一步的規(guī)定，即雖然專利申請人或者專利權(quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中作出了限縮性的修改或者意見陳述，但該限縮性的修改或者意見陳述在相應(yīng)的行政程序中被明確否定的，則不會引起禁止反悔原則的適用。其中，對專利范圍的限制指的就是對權(quán)利要求的修改以及涉及權(quán)利要求保護范圍的意見陳述。其中，并沒有限定是主動修改還是應(yīng)審查員的要求的修改。因此，在答復(fù)審查員意見或者修改權(quán)利要求時，還應(yīng)當(dāng)考慮后是否會導(dǎo)致續(xù)禁止反悔原則的適用。下面針對兩個經(jīng)典案例，針對禁止反悔原則的適用做一個梳理。
案例一：愛國者案
愛國者電子科技有限公司（下稱愛國者公司）與中國惠普有限公司（下稱惠普公司）、北京世紀(jì)藍快科技發(fā)展有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案中，涉及對禁止反悔原則的適用。具體案情如下：愛國者公司系專利號為ZL200610079222.2、名稱為“SATA連接器&”的發(fā)明專利（簡稱涉案專利）的權(quán)利人。愛國者公司認為惠普公司生產(chǎn)并銷售的涉案光驅(qū)中的插頭構(gòu)成對涉案專利權(quán)利要求1的等同侵權(quán)。涉及等同侵權(quán)的技術(shù)特征為：涉案專利權(quán)利要求1的電源端子與數(shù)據(jù)端子分別位于絕緣本體的“內(nèi)壁及外壁”，而被控侵權(quán)插頭的電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于“內(nèi)壁”。針對該區(qū)別技術(shù)特征，愛國者公司認為構(gòu)成等同侵權(quán)。而惠普公司認為，愛國者公司提交給國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局（簡稱專利局）的SATA連接器的第一次審查意見通知書的意見陳述書和修改權(quán)利要求書中，將包含有電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于“內(nèi)壁”這一技術(shù)特征的涉案專利原權(quán)利要求2進行了放棄，依據(jù)禁止反悔原則，該特征不屬于涉案專利現(xiàn)權(quán)利要求1的保護范圍。原權(quán)利要求書記載如下：1.一種SATA連接器插頭，包括本體和于本體兩端延伸出來的端子部和電纜部，端子部包括端子承載部和多個端子，所述電纜部包括與端子電性相連的電纜，其特征在于：所述端子包括數(shù)據(jù)端子和電源端子，兩者電性隔離，并分布于同一端子承載部上。2.如權(quán)利要求1所述的SATA連接器插頭，其特征在于：所述端子承載部為一絕緣本體，絕緣本體圍成一容納空間，所述數(shù)據(jù)端子和電源端子分別位于絕緣本體內(nèi)壁的不同側(cè)面。3.如權(quán)利要求1所述的SATA連接器插頭，其特征在于：所述端子承載部為一絕緣本體，絕緣本體圍成一容納空間，所述電源端子和數(shù)據(jù)端子中的一種端子位于絕緣本體的內(nèi)壁側(cè)面，另外一種端子位于絕緣本體的外壁側(cè)面。一審和二審法院均支持了惠普公司的主張，即認為“愛國者公司明確放棄了“電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于內(nèi)壁”這一技術(shù)特征，放棄原因在于其認為包括上述技術(shù)特征在內(nèi)的權(quán)利要求2的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)不具有實質(zhì)性進步。在此情況下，愛國者公司將該技術(shù)特征變更為現(xiàn)權(quán)利要求中的“所述的數(shù)據(jù)端子位于絕緣本體的外壁的上側(cè)面，所述的電源端子位于絕緣本體的內(nèi)壁的下側(cè)面”。因此，愛國者公司對“電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于內(nèi)壁”這一技術(shù)特征所作的放棄，不應(yīng)再次納入其權(quán)利保護范圍。一審、二審法院認定關(guān)于惠普公司提出的禁止反悔原則的主張成立的認定正確，惠普公司不構(gòu)成對涉案專利的侵犯。
案例二： 中譽電子案
最高人民法院于2012 年4 月12 日審結(jié)的申請再審人中譽電子（上海）有限公司與被申請人上海九鷹電子科技有限公司侵犯實用新型專利權(quán)糾紛案（簡稱“九鷹專利案”）。也是涉及禁止反悔原則的一個案例。案情是這樣的：中譽電子（上海）有限公司（簡稱中譽公司）是名稱為“一種舵機”、專利號為ZL200720069025.2 的實用新型專利的獨占實施被許可人，其發(fā)現(xiàn)上海九鷹電子科技有限公司（簡稱九鷹公司）制造、銷售的一款航模產(chǎn)品侵害了其享有的專利權(quán)，遂向法院提起訴訟。該專利權(quán)利要求1-3 為： “1．一種模型舵機，其特征在于，包括支架、電機、絲桿和滑塊，所述支架包括電機座和滑塊座，所述電機設(shè)置于所述電機座內(nèi)，在所述電機的一端設(shè)置有一主動齒輪，所述絲桿縱向穿過所述滑塊座，在所述絲桿的一端設(shè)置有一從動齒輪，所述主動齒輪和所述從動齒輪相互嚙合，所述滑塊穿在所述絲桿上，并且所述滑塊伸出所述滑塊，在所述滑塊底面設(shè)置有一電刷。2．如權(quán)利要求1所述的舵機，其特征在于，在所述支架上，設(shè)置有固定到一舵機驅(qū)動電路板上的固定孔。3．如權(quán)利要求2所述的舵機，其特征在于，在所述舵機驅(qū)動電路板上，印制有一條形的碳膜和銀膜，所述支架通過其上的固定孔固定到所述舵機驅(qū)動電路板上，且所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸”。上海九鷹公司遂向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會針對上述專利提出了無效宣告請求，專利復(fù)審委員會做主13717號無效決定：宣告上述實用新型專利權(quán)權(quán)利要求1-2、4-6 無效，在權(quán)利要求3 的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效。案件爭議焦點為：權(quán)利要求3是否視為對權(quán)利要求1的修改，從而引發(fā)禁止反悔原則的適用，即專利權(quán)人放棄了除“銀膜”之外的技術(shù)方案。二審法院認為適用禁止反悔原則。而最高人民法院提審后的結(jié)論是，不適用禁止反悔原則。主要理由是：每一項權(quán)利要求都是單獨的、完整的技術(shù)方案，每一項權(quán)利要求都應(yīng)準(zhǔn)確、完整地概括申請人在原始申請中各自要求的保護范圍，而不論其是否以獨立權(quán)利要求的形式出現(xiàn)。在判斷是否構(gòu)成禁止反悔原則中的‘放棄’時，應(yīng)充分注意專利權(quán)人未自我放棄的情形，嚴格把握放棄的認定條件。如果該從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征未被該獨立權(quán)利要求所概括，則因該附加技術(shù)特征沒有原始參照，故不能推定該附加技術(shù)特征之外的技術(shù)方案已被全部放棄。”即“權(quán)利要求3 中的‘銀膜’并沒有被權(quán)利要求1-2 所提及。而且，中譽公司在專利授權(quán)和無效宣告程序中沒有修改權(quán)利要求和說明書，在意見陳述中也沒有放棄除‘銀膜’外其他導(dǎo)電材料作為導(dǎo)流條的技術(shù)方案。因此，不應(yīng)當(dāng)基于權(quán)利要求1-2 被宣告無效，而認為對權(quán)利要求3 的附加技術(shù)特征‘銀膜’不能再適用等同原則。最終判決故九鷹公司構(gòu)成對涉案專利的侵犯，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任。
以上兩個案例，均涉及常見的權(quán)利要求的修改，能否使用等同侵權(quán)原則所導(dǎo)致侵權(quán)結(jié)果不一樣，看似得出了相反的結(jié)論。但仔細分析兩個案例，發(fā)現(xiàn)其權(quán)利要求具體修改事實是不同的，即刪除的權(quán)利要求與保留的權(quán)利要求之間是否具有參考關(guān)系不同。
在案例一愛國者案例中，原權(quán)利要求2、3 均是引用原權(quán)利要求1的并列技術(shù)方案，都對電源端子和數(shù)據(jù)端子設(shè)置與絕緣本地的位置進行了限定。原權(quán)利要求2的技術(shù)方案是“電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于內(nèi)壁”；原權(quán)利要求3的技術(shù)方案是“電源端子和數(shù)據(jù)端子中的一種端子位于絕緣本體的內(nèi)壁側(cè)面，另外一種端子位于絕緣本體的外壁側(cè)面”。權(quán)利要求2與權(quán)利要求3的技術(shù)方案是有相互關(guān)聯(lián)性，所做的修改就是將電源端子和數(shù)據(jù)端子位于絕緣本體內(nèi)壁的技術(shù)方案放棄，保留了一種位于外壁，可見兩個保護范圍具有一定參照性的。此時，在審查員指出權(quán)利要求1不具有新穎性，權(quán)利要求2不具有創(chuàng)造性情況下，為了與現(xiàn)有技術(shù)進行劃界，申請人刪除了電源端子和數(shù)據(jù)端子均設(shè)置絕緣本體內(nèi)壁側(cè)面的技術(shù)方案，并據(jù)此獲得了專利權(quán)的授權(quán)。也就是說，為了獲得授權(quán)，愛國者公司對請求保護的權(quán)利要求保護的范圍進行的限制，進而在專利侵權(quán)訴訟中不得再主張將自己所做的限制納入專利權(quán)的保護范圍中。
在案例二中譽電子案中，原權(quán)利要求3引用原權(quán)利要求2 ，原權(quán)利要求2引用原獨立權(quán)利要求1。權(quán)利要求2進一步限定在架上設(shè)置有固定孔，從而便于舵機驅(qū)動電路板的固定；權(quán)利要求3進一步引用權(quán)利要求2基礎(chǔ)上，在所述舵機驅(qū)動電路板上印制有碳膜和銀膜，所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸?？梢?，權(quán)利要求2、3所限定的是涉案主題不同的結(jié)構(gòu)部分，二者沒有相關(guān)性，也沒有參考性。也就是說，權(quán)利要求3中進一步限定的技術(shù)特征是第一次在權(quán)利要求書中出現(xiàn)，在其引用的前述權(quán)利要求中均沒有出現(xiàn)。相對于權(quán)利要求1和/或2的技術(shù)方案而言，權(quán)利要求3所限定的技術(shù)方案也是一個獨立的技術(shù)方案，由于與權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征具有一定的獨立性，刪除權(quán)1和權(quán)2并沒有產(chǎn)生對權(quán)利要求3技術(shù)方案的限制，從而沒有導(dǎo)致與其相關(guān)技術(shù)方案的放棄。因此，在專利侵權(quán)訴訟中，不應(yīng)適用禁止反悔原則。
三、實務(wù)建議
通過對上述兩個案件的梳理，我們看到對于何種修改下的適用“禁止反悔”原則，是需要對針對特定的修改情形而言的。不同情形，可能產(chǎn)生不同的適用結(jié)果。鑒于禁止反悔原則直接影響限制能否適用等同原則，其適用與否的重要性不言而喻。禁止反悔原則的設(shè)立是為了避免專利權(quán)人 ‘兩頭得利’，違反民法的誠實信用原則。這就要求專利申請人在專利申請前、專利授權(quán)和確權(quán)階段都要繃緊“禁止反悔原則”這一紅線。鑒于提交申請后修改具有一定難度，建議在申請前，充分檢索現(xiàn)有技術(shù)，盡量準(zhǔn)確與現(xiàn)有技術(shù)劃界；針對自己的創(chuàng)新性貢獻，合理、全面的設(shè)計權(quán)利要求布局，盡量具有橫向和縱向二維布局體系。提交專利申請后，與專利審查員的交互中，書面的修改和陳述務(wù)必審慎，尤其是對于重點專利，除參考專利代理人意見外，更應(yīng)該與專利法務(wù)、律師等有經(jīng)驗人士，避免為了急切獲得授權(quán)隨意修改，導(dǎo)致授權(quán)后專利難以發(fā)揮大炮的威力，造成不可估計的損失；最后，“禁止反悔原則”也是涉及專利侵權(quán)糾紛時，非常有效的防御工具，對涉案專利的審查檔案進行分析研究，尋找突破口，可實現(xiàn)轉(zhuǎn)敗為勝的新局面。
四、小結(jié)
綜上，是筆者較為淺顯的研究，以期拋磚引玉。禁止反悔原則是一個貫穿授權(quán)、確權(quán)、侵權(quán)環(huán)節(jié)的重要制度，對它的理解和適用還在不斷的發(fā)展中，還需要廣大專利代理人、專利律師不斷的實踐和總結(jié)。
參考文獻：
【1】 《中華人民共和國最高人民法院公報》2013年第10期（總第204期）《中華人民共和國最高人民法院公報》2013年第10期（總第204期），中譽電子(上海)有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實用新型專利權(quán)糾紛案
【2】 （2013）高民終字第362號，愛國者電子科技有限公司與中國惠普有限公司、北京世紀(jì)藍快科技發(fā)展有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案中