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文/北京市集佳律師事務(wù)所 張美君
商標(biāo)一旦獲準(zhǔn)注冊(cè)后，只要規(guī)范使用在指定商品或服務(wù)的范圍內(nèi)就屬于商標(biāo)的合法使用，似乎成為一種常識(shí)和共識(shí)。然而，近幾年司法實(shí)踐中出現(xiàn)的馳名商標(biāo)所有人在民事案件中直接起訴注冊(cè)商標(biāo)所有人使用侵權(quán)的案例打破了這一固有認(rèn)知。
商標(biāo)法第十三條第二款、第三款規(guī)定侵犯馳名商標(biāo)專用權(quán)的，不予注冊(cè)并禁止使用。注冊(cè)商標(biāo)代表著國(guó)家機(jī)關(guān)法律文書的公信力，而馳名商標(biāo)代表著馳名商標(biāo)所有人以及廣大消費(fèi)者的切身利益，兩種權(quán)利發(fā)生沖突時(shí)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先保護(hù)哪個(gè)，似乎構(gòu)成了一種困境。但仔細(xì)研讀相關(guān)的法律規(guī)定，解析相關(guān)案例的判決，就可以得出合法合理的結(jié)論。
一、相關(guān)法律規(guī)定
2008年《最高人民法院關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第一條第二款規(guī)定，“原告以他人使用在核定商品上的注冊(cè)商標(biāo)與其在先的注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，法院應(yīng)當(dāng)告知原告向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決。”
上述司法解釋對(duì)于已注冊(cè)商標(biāo)之間存在權(quán)利沖突的情形提供了解決方案。在實(shí)踐中，面臨兩個(gè)已注冊(cè)商標(biāo)之間存在權(quán)利沖突時(shí)，作為律師或者代理人，我們往往會(huì)依據(jù)此司法解釋建議當(dāng)事人先走非訴程序，通過無效宣告或者是連續(xù)三年不使用撤銷的方式打擊對(duì)方的權(quán)利基礎(chǔ)，在對(duì)方注冊(cè)商標(biāo)被無效或者撤銷后再向法院提起后續(xù)的民事侵權(quán)訴訟。在針對(duì)雙方商標(biāo)均為非馳名商標(biāo)時(shí)，這種建議是可取的。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：“被告使用的注冊(cè)商標(biāo)違反商標(biāo)法第十三條的規(guī)定，復(fù)制、摹仿或者翻譯原告馳名商標(biāo)，構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)原告的請(qǐng)求，依法判決禁止被告使用該商標(biāo)。”
上述司法解釋對(duì)于在先已注冊(cè)馳名商標(biāo)與一般注冊(cè)商標(biāo)之間存在權(quán)沖突的情形提供了另一種解決方案。馳名商標(biāo)的所有人作為原告時(shí)，可以直接向人民法院起訴，禁止侵權(quán)標(biāo)識(shí)的使用，不必要先走非訴程序。也就是說，即使被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)已經(jīng)獲得注冊(cè)，如果該注冊(cè)商標(biāo)屬于復(fù)制、模仿或者翻譯原告的馳名商標(biāo)，那么商標(biāo)侵權(quán)依然成立，注冊(cè)商標(biāo)也會(huì)被禁止使用。
兩個(gè)司法解釋看似存在著適用沖突，其實(shí)后者是新法，也是前者的特別條款。根據(jù)新法優(yōu)于舊法、特別法優(yōu)于一般法的法律解釋規(guī)則，已注冊(cè)馳名商標(biāo)雖然屬于注冊(cè)商標(biāo)，卻可以基于2009年馳名商標(biāo)司法解釋主張馳名并直接通過民事訴訟進(jìn)行維權(quán)。也就是說，一般已注冊(cè)商標(biāo)無條件使用上述2008年權(quán)利沖突司法解釋，而已注冊(cè)馳名商標(biāo)可以選擇使用兩個(gè)司法解釋任一適用。這一規(guī)定，給馳名商標(biāo)所有人提供了應(yīng)有的保護(hù)力度，避免了馳名商標(biāo)所有人行政非訴程序中花費(fèi)過多的時(shí)間和金錢，制止了侵權(quán)損害在這一過程中的進(jìn)一步擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。已注冊(cè)的商標(biāo)通過侵權(quán)訴訟被禁用的后果是，雖然該商標(biāo)仍為已注冊(cè)商標(biāo)，但卻無法進(jìn)行使用，形同虛設(shè)。這體現(xiàn)了已注冊(cè)馳名商標(biāo)的保護(hù)力度和范圍高于一般注冊(cè)商標(biāo)，與商標(biāo)法的立法本意相符合。
《商標(biāo)法》第十三條第三款規(guī)定，“就不相同或者不相類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的，不予注冊(cè)并禁止使用?！?/u>
商標(biāo)法第十三條中對(duì)于馳名商標(biāo)的保護(hù)早有規(guī)定，包括“不予注冊(cè)”和“禁止使用”兩層內(nèi)涵，即沒有注冊(cè)的商標(biāo)在申請(qǐng)時(shí)“不予注冊(cè)”，已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)也可以“禁止使用”。上述司法解釋是基于對(duì)法條的正確理解上做出的具體規(guī)定。
二、司法案例
近幾年，北京、江蘇、廣東各省以及最高人民法院出現(xiàn)幾起原告主張?jiān)谙茸?cè)的商標(biāo)已經(jīng)構(gòu)成馳名，并以其馳名商標(biāo)作為權(quán)利基礎(chǔ)，禁止被告在后注冊(cè)商標(biāo)使用的案例。在這些案例中，法院對(duì)于已注冊(cè)馳名商標(biāo)相對(duì)于一般已注冊(cè)商標(biāo)屬于上位階權(quán)利進(jìn)行了充分闡述。
【案例1】廣東高院美孚“埃索/Esso”案
案號(hào)：(2014)粵高法民三終字第244號(hào)、(2015)民申字第404號(hào)
2012年，原告美孚公司要求省廣州市中級(jí)人民法院認(rèn)定其在第4類工業(yè)用油上“埃索/Esso”商標(biāo)為馳名商標(biāo)，并以此作為權(quán)利基礎(chǔ)主張被告埃索技術(shù)公司第7類“汽車用品”等商品上使用的“ASOO埃索”構(gòu)成侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)禁止使用。
首先，一審法院認(rèn)為被告在第7類商品上已經(jīng)注冊(cè)了“ASOO埃索”商標(biāo)，并且該商標(biāo)已經(jīng)注冊(cè)超過5年，因此對(duì)于原告的侵權(quán)指控不予支持。
二審法院廣東高院指出，原告已經(jīng)在5年期限之內(nèi)對(duì)被告注冊(cè)商標(biāo)提出爭(zhēng)議申請(qǐng)，不適用超過爭(zhēng)議期限的規(guī)定。此外，“根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條的規(guī)定，無論埃索技術(shù)公司和埃索汽車美容公司是否已就“埃索”或“ASOO”商標(biāo)在某一類商品上申請(qǐng)乃至獲準(zhǔn)商標(biāo)注冊(cè)，美孚公司均有權(quán)尋求禁止在后注冊(cè)商標(biāo)使用的民事救濟(jì)，從而制止埃索技術(shù)公司和埃索汽車美容公司在實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中摹仿其馳名商標(biāo)在不相同和不相類似的商品上作為商標(biāo)使用、誤導(dǎo)公眾?！弊罱K判決被告“立即停止侵犯?？松梨诠旧虡?biāo)專用權(quán)的行為”。
該案出現(xiàn)在廣東高院發(fā)布的2014知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)白皮書中。
在再審裁定中，最高人民法院再次確認(rèn)了廣東高院法律適用的正確性，認(rèn)為基于引證商標(biāo)馳名以及指定商品的關(guān)聯(lián)性，“即使埃索技術(shù)公司持有‘埃索’或‘ASOO’注冊(cè)商標(biāo)，美孚公司也有權(quán)禁止埃索技術(shù)公司和埃索汽車美容公司使用?！?/p>
有了該最高院的判例作為指導(dǎo)，后續(xù)出現(xiàn)了更多的針對(duì)已注冊(cè)馳名商標(biāo)直接起訴注冊(cè)商標(biāo)侵權(quán)并禁用的案例。
【案例2】江蘇高院“阿里斯頓”案
案號(hào)：(2015)蘇知民終字第00211號(hào)
原告阿里斯頓熱能產(chǎn)品(中國(guó))有限公司，以第11類熱水器等商品上注冊(cè)的第1255550號(hào)“
”商標(biāo)為權(quán)利基礎(chǔ)提起訴訟，主張被告在第6類集成吊頂?shù)壬唐飞鲜褂玫摹鞍⒗锼诡D”中文標(biāo)識(shí)、“ALSD0N”標(biāo)識(shí)侵權(quán)。被告在第6類金屬天花板、吊頂商品上有第8199907號(hào)“ALSD0N”注冊(cè)商標(biāo)、第8199995號(hào)“阿里斯頓”注冊(cè)商標(biāo)。兩審法院認(rèn)為，首先，本案集成吊頂與熱水器分屬不同類別，本案涉及跨類保護(hù)，需以馳名認(rèn)定為保護(hù)前提，具有認(rèn)定馳名的必要性，且原告的商標(biāo)已構(gòu)成馳名。其次，被訴標(biāo)識(shí)屬于注冊(cè)商標(biāo)，針對(duì)注冊(cè)商標(biāo)之間的沖突，在馳名商標(biāo)司法解釋施行之后區(qū)分兩種情況進(jìn)行處理，對(duì)于普通注冊(cè)商標(biāo)之間的沖突，仍按權(quán)利沖突司法解釋規(guī)定，通過行政途徑予以解決，而對(duì)于馳名商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)之間的沖突，法院可以直接判決構(gòu)成侵權(quán)的被告禁用其注冊(cè)商標(biāo)。
本案為2016年度江蘇法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)“十大”典型案件之首。
【案例3】北京高院“約翰迪爾”案
案號(hào)：（2017）京民終413號(hào)
原告美國(guó)迪爾公司、約翰迪爾(中國(guó))投資有限公司以其在第7類農(nóng)業(yè)機(jī)械等商品注冊(cè)的第206346號(hào)“JOHNDEERE”馳名商標(biāo)/第 7879578號(hào)“約翰.迪爾”商標(biāo)及第12類拖拉機(jī)等商品上注冊(cè)的第206347號(hào)“JOHNDEERE”馳名商標(biāo)為權(quán)利基礎(chǔ)，請(qǐng)求法院認(rèn)定被告在第4類工業(yè)用油等產(chǎn)品上使用的第11730705號(hào)“佳聯(lián)迪爾”商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)。
本案的特別之處在于法院認(rèn)為被告使用的第4類工業(yè)用油等產(chǎn)品與原告已注冊(cè)的馳名商標(biāo)的商品已構(gòu)成類似，但這一點(diǎn)并不影響法院適用關(guān)于審理馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件的解釋第十一條的規(guī)定進(jìn)行審理，即在認(rèn)定原告7類、12類上注冊(cè)商標(biāo)馳名的基礎(chǔ)上，禁止被告在后注冊(cè)的使用。
首先，關(guān)于原告商標(biāo)認(rèn)馳的必要性方面，北京市高級(jí)人民法院指出，雖然 2001 年商標(biāo)法第十三條第二款及 2013 年商標(biāo)法第十三條第三款規(guī)定的字面解釋均是對(duì)在中國(guó)已經(jīng)注冊(cè)的馳名商標(biāo)給予不相同或者不相類似商品上的保護(hù)，但是基于法律規(guī)定的“舉重以明輕”的原則，從目的解釋的視角，顯然與已經(jīng)注冊(cè)的馳名商標(biāo)核定使用商品構(gòu)成相同或者類似商標(biāo)的近似商標(biāo)，亦應(yīng)當(dāng)納入到馳名商標(biāo)保護(hù)的范疇中。
法院進(jìn)一步指出，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)之間產(chǎn)生的權(quán)利沖突，商標(biāo)法中已經(jīng)存在具體禁止性規(guī)定，基于誠(chéng)實(shí)信用的商業(yè)經(jīng)營(yíng)道德，即使他人使用的為已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，但是由于馳名商標(biāo)更高、更強(qiáng)、更寬保護(hù)范圍與程度的考量，此時(shí)只要不超過商標(biāo)法所規(guī)定撤銷期限及被控侵權(quán)人的注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，在先要求保護(hù)的商標(biāo)已經(jīng)構(gòu)成馳名，此時(shí)人民法院可以據(jù)此解決不同注冊(cè)商標(biāo)之間的權(quán)利沖突問題，并根據(jù)在案情況認(rèn)定是否構(gòu)成馳名。
該案入選北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院2017年底評(píng)定的建院三年以來的典型案例。
綜上，并非所有商標(biāo)注冊(cè)后只要規(guī)范使用就絕對(duì)沒有侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)那些在申請(qǐng)之時(shí)基于復(fù)制、摹仿、翻譯馳名商標(biāo)的惡意，僥幸獲準(zhǔn)注冊(cè)后進(jìn)行使用的商標(biāo)，法院給予馳名商標(biāo)所有人禁止其使用的民事救濟(jì)，這符合商標(biāo)法為馳名商標(biāo)提供相對(duì)強(qiáng)保護(hù)的立法本意。商標(biāo)法和相關(guān)司法解釋已經(jīng)提供了判令被告停止使用的法律依據(jù)，法院可以也應(yīng)當(dāng)針對(duì)這一類型的案件直接進(jìn)行裁判，以防止出現(xiàn)“遲到的正義”，迫使當(dāng)事人陷入遙遙無期的商標(biāo)無效行政程序和司法程序中，侵權(quán)行為無法及時(shí)得到遏制，權(quán)利人利益也將損失殆盡，這顯然與上述法律和司法解釋規(guī)定精神相背。
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