文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 郝琳佳
美國專利審查指南（MPEP）中規(guī)定，如果一份公開在一份專利申請的有效申請日之前一年或一年之內(nèi)由該專利申請的發(fā)明人或者共同發(fā)明人做出，那么該公開將不能作為現(xiàn)有技術(shù)來評價該專利申請的新穎性。對于以上情形，該公開是否在該專利申請的有效申請日之前一年或一年之內(nèi)做出是較為容易判斷的，將它們的日期進(jìn)行比較即可，而對于該公開是否由該專利申請的發(fā)明人或者共同發(fā)明人做出，審查指南依據(jù)該情形是否為明顯的給出了分類說明，并且必要的證明該公開為該專利申請的發(fā)明人或者共同發(fā)明人做出的證據(jù)則需要根據(jù)每個案件的實際情況來進(jìn)行判斷，即該證據(jù)是否能被美專利局接受需要根據(jù)個案來判斷。
具體地，當(dāng)該公開署名了該專利申請的發(fā)明人或者共同發(fā)明人為作者并且沒有其他作者出現(xiàn)時，該專利申請則是屬于明顯由該專利申請的發(fā)明人或者共同發(fā)明人做出的情形。對于該專利申請包括含其他發(fā)明人的情形，例如，該專利申請的發(fā)明人為A、B和C，而該公開的作者為A和B，那么該公開也屬于明顯由該專利申請的發(fā)明人或者共同發(fā)明人做出的情形；另外一種情況，例如，該專利申請的發(fā)明人為A和B，而該公開的作者為A、B和C，則該種情況則屬于不能明顯地判斷出該公開由該專利申請的發(fā)明人或者共同發(fā)明人做出的情形。
一方面，對于該專利申請是明顯由該專利申請的發(fā)明人或者共同發(fā)明人做出的情形，申請人無需在該專利申請的說明書中寫明情況或者指明由發(fā)明人或共同發(fā)明人做出的現(xiàn)有公開。當(dāng)然，如果申請人采取了此類措施，即指明了該公開是由該專利申請的發(fā)明人或共同發(fā)明人做出，那么，該種做法將會加快該專利申請的審查并且節(jié)省申請人答復(fù)審查意見的成本。
另一方面，對于不能明顯地判斷出該公開由該專利申請的發(fā)明人或者共同發(fā)明人做出的情形，美專利局提供了一種機制，即該專利申請的申請人可以提供一份Affidavit或Declaration。對于該情形，該專利申請的申請人可以提供Affidavit或Declaration來說明該公開是由該專利申請的發(fā)明人或者共同發(fā)明人做出的。
具體針對Affidavit或Declaration的內(nèi)容，該專利申請的發(fā)明人可以提供一個“明確”的描述，并且提供該公開中其他人作為作者出現(xiàn)的合理理由，那么，在沒有相反的證據(jù)下，美專利局將接受該Affidavit或Declaration，即認(rèn)為該公開不能作為評價該專利申請的現(xiàn)有技術(shù)。對此，MPEP也給出了具有針對性的判例，即 re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982)。
在Katz博士的判例中，Chiorazzi，Eshhar和Katz博士在1976年6月作為共同作者聯(lián)合發(fā)表了一篇免疫耐受的文章，而Katz博士作為唯一申請人的專利申請的申請日為1977年2月3日，其中毫無疑義地，聯(lián)合發(fā)表的文章完全描述了Katz博士的專利申請的內(nèi)容。所以，審查員在審查Katz博士de 專利申請的過程中使用了Chiorazzi，Eshhar和Katz博士聯(lián)合發(fā)表的文章評價了Katz博士的專利申請，認(rèn)為其不具備新穎性而將其駁回。對此，由于該文章發(fā)表時間在Katz博士專利申請的有效申請日之前的一年或一年內(nèi)，所以Katz博士提交了一份Declaration，說明Chiorazzi和Eshhar是在Katz博士的指導(dǎo)和監(jiān)督下進(jìn)行工作的學(xué)生，雖然他們是該文章的共同作者，但他們并非Katz博士專利申請的共同發(fā)明人。對于該Declaration，審查員沒能接受。審查員要求Katz博士或者將其專利申請的發(fā)明人修改為包括這些共同作者，或者提供一份來自這些共同作者的一份Declaration，說明他們“不主張Katz博士專利申請的發(fā)明”。對此，Katz博士不能同意審查員的觀點，并且沒有按照審查員的要求提供另一份Declaration，而是選擇了上訴。不幸地是，本案上訴至上訴委員會之后，上訴委員會給出了和審查員相同的結(jié)論，他們認(rèn)為：Katz博士提供的Declaration并不足以說明他是所述專利申請的唯一發(fā)明人，共同作者Chiorazzi和Eshhar在撰寫所述文章時至少，哪怕僅是非常小的程度，也是本發(fā)明主題的共同發(fā)明人。雖然作者關(guān)系并不能決定性地建立發(fā)明人關(guān)系，但是推測他們之間存在關(guān)系是合理的。所以，Katz博士的Declaration雖然是宣誓的形式，但它并不能讓上訴委員會確信。所以，上訴委員會最終仍要求Katz博士提供共同作者不主張Katz博士專利權(quán)利的Affidavit或Declaration。
對于以上上訴結(jié)果，Katz博士仍然不同意，其再次上訴至法院。這一次，法院認(rèn)為，上訴委員會存在問題，即上述委員會應(yīng)該判斷Katz提供的Declaration中的理由是否合理，而不應(yīng)推測Katz的發(fā)明主題是否存在共同作者做出的貢獻(xiàn)。所以，法院傾向于認(rèn)為，Katz的Declaration對于證明其觀點是足夠充分的，最終，法院判定Katz提供的Declaration應(yīng)該被審查員接受。
對于以上判例，筆者認(rèn)為，MPEP中明確規(guī)定了Affidavit或Declaration的內(nèi)容，即其需要是一個“明確”的描述，并且還要有該公開中其他人作為作者出現(xiàn)的合理理由，那么，在沒有相反證據(jù)的情況下，美專利局將接受該Affidavit或Declaration。所以針對以上判例的法院判決結(jié)果，可能的情況是，法院考慮到整個案件的過程中并沒有相反的證據(jù)出現(xiàn)，因此，為了整個司法程序的簡潔性，法院考慮接受該程度的Declaration。那么，一旦存在與Declaration相反的有利證據(jù)，法院則很可能推翻之前的判決結(jié)果，即更傾向于實物證據(jù)的結(jié)論方向。
所以，在此類美國審查意見的答復(fù)過程中，為了更穩(wěn)定地維護(hù)申請人的權(quán)益，保證申請人不受后續(xù)階段可能的不利影響，建議代理師首先請求客戶提供作為共同作者不主張其專利申請的Declaration。該種形式的Declaration為非常確定的方式，即不管共同作者是否對于其專利申請做出過貢獻(xiàn)或者做出過多少貢獻(xiàn)，共同作者均不再主張其專利申請的權(quán)利，即便后續(xù)存在不利的相反證據(jù)，基于共同作者的Declaration，如果共同作者就該事宜向法院提起訴訟那么其做出的Declaration對其也是非常不利的，以此方式，最大程度地保護(hù)了申請人的利益。
其次，如果因為各種原因共同作者的Declaration并不能被提供，那么根據(jù)本文中舉例說明的判例結(jié)果，該發(fā)明專利的申請人可以提供一份具有合理理由的共同作者并非共同發(fā)明人的Declaration，一般來說，因為美國司法屬于判例法，所以，美專利局審查員依據(jù)該判例結(jié)果在沒有相反的證據(jù)下均會接受該Declaration。該方式也能夠協(xié)助客戶獲取其權(quán)益。
最后，如果美國案件在新申請的階段，客戶存在類似以上情形的發(fā)表的文章，筆者認(rèn)為代理師可建議客戶主動提交一份Declaration。當(dāng)審查員在審查其案件的過程中檢索到所述文章，那么，基于客戶提交的Declaration，審查員將不能將其作為現(xiàn)有技術(shù)評價其案件的新穎性，以此方式，能夠節(jié)省客戶答復(fù)審查意見的成本，并且加速其案件的審查進(jìn)程，為客戶爭取最大的利益。
以上是筆者在美國專利申請中遇到的問題及其應(yīng)用技巧，希望對讀者有所幫助。