文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田磊
我們通常所說的禁止反悔原則，是指專利法上的審批過程禁反言(prosecution history estoppel)。作為專利侵權(quán)訴訟中的一種法律規(guī)則，其是指專利權(quán)人如果在專利審批（包括專利申請的審查過程或者專利授權(quán)后的無效、異議、再審程序）過程中，為了滿足法定授權(quán)要求而對權(quán)利要求的范圍進(jìn)行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在主張專利權(quán)時(shí)，不得將通過該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。
內(nèi)涵、宗旨及目的
禁止反悔原則，又稱禁止反言原則，源于英美法系國家的一般契約理論，其基本內(nèi)涵是“My word is my bond”，即說話算話，不得出爾反爾。
禁止反悔原則的宗旨在于：防止專利權(quán)人采取出爾反爾的策略。所謂的出爾反爾，即在審查過程中為了容易地獲得專利權(quán)而對專利保護(hù)范圍進(jìn)行各種限制性的修改或解釋，或者強(qiáng)調(diào)某個(gè)技術(shù)特征的重要性，在授權(quán)之后的侵權(quán)訴訟中又試圖取消這些限縮或者聲稱該技術(shù)特征可有可無，以圖應(yīng)用等同原則來覆蓋被控侵權(quán)物，使得侵權(quán)控告得以成立，也就是所謂的“兩頭吃”。因此，德國律師Bernhard Geissie曾將這種策略比喻為“在無效宣告程序中的溫順小貓出門就成了勇猛的老虎”。
關(guān)于禁止反悔原則設(shè)定的目的，主要是出于對專利權(quán)人利益和公眾利益的一種平衡。我們都知道，雖然各國專利制度各有不同，但總體的侵權(quán)判定原則大同小異，最基本的是以下五大原則：
?全面覆蓋原則（Literal Infringement）
?等同原則（the Doctrine of Equivalents）
?禁止反悔原則（Prosecution History Estoppel）
?捐獻(xiàn)原則（Dedication Rule）
?特意排除原則（Specific Exclusion）
在實(shí)際侵權(quán)判定中，全面覆蓋原則和等同侵權(quán)原則最為常見。在全面覆蓋原則的基礎(chǔ)上，為了更好地保護(hù)專利權(quán)人的利益，在專利侵權(quán)訴訟時(shí)，權(quán)利要求的保護(hù)范圍可以延伸到字面含義之外，這就是司法實(shí)踐中常常采用的等同原則?？梢哉f，等同原則是一種實(shí)現(xiàn)專利權(quán)公平保護(hù)的重要制度，是對專利權(quán)利要求字面保護(hù)范圍的擴(kuò)張，是對專利權(quán)字面侵權(quán)的適當(dāng)補(bǔ)充。
然而，在專利糾紛中，等同原則也容易導(dǎo)致權(quán)利人過寬和過濫地?cái)U(kuò)大專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍，進(jìn)而造成對公眾（被訴侵權(quán)人）的不公平，損害公共利益。因此，我們需要對等同原則進(jìn)行一定的限制，這其中就發(fā)展出了禁止反悔的原則、捐獻(xiàn)原則和特意排除原則等對等同原則進(jìn)行限制的原則。
這樣，就需要對禁止反悔原則的適用條件和限制范圍做出規(guī)定。如果禁止反悔原則的限制作用過強(qiáng)，專利權(quán)人將無法依據(jù)等同原則獲得有效的保護(hù)；如果禁止反悔原則的限制作用太弱，不受限制的等同原則勢必破壞權(quán)利要求的公告功能。
美國專利中的禁止反悔原則的發(fā)展
在美國，禁止反悔原則的適用要求專利權(quán)人對權(quán)利要求的限縮必須是以書面方式進(jìn)行的，并記錄在官方的專利審查檔案中。因此禁止反悔原則在美國又稱審查檔案禁反言(file wrapper estoppel)。此外，源于美國最高法院對禁止反悔原則作出解釋的著名判例Festo Corporation v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki，該原則又被稱為Festo estoppel。
關(guān)于禁止反悔原則在美國的發(fā)展，包括：
?禁止反悔原則的概念源自自棄權(quán)（disclaimer）和重新授權(quán)（reissure）。
根據(jù)美國1836年的專利法，當(dāng)專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)其專利有潛在的無效問題時(shí)，有兩個(gè)方法可以采?。阂皇菍で髮＠匦率跈?quán)，重新授權(quán)允許專利權(quán)人改正疏忽大意的錯(cuò)誤，并不能有欺騙的敵意。二是向?qū)＠忠髼墮?quán)，即放棄一部分的權(quán)利。
?1879年的Leggett v. Avery案和Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案是最早對禁止反悔原則的描述。
Leggett v. Avery案主要關(guān)于重新授權(quán)。在Leggett v. Avery案中，專利權(quán)人的7個(gè)權(quán)利要求中的6個(gè)因?yàn)榕c在先技術(shù)沖突而被放棄，只有權(quán)5被授權(quán)了。后專利權(quán)人又提出一項(xiàng)重新授權(quán)申請，其權(quán)利要求基本上都是上一個(gè)申請中放棄的內(nèi)容，該申請被授權(quán)了。美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，這一重新授權(quán)專利是無效的，因?yàn)閷＠瞬荒苤匦氯〉盟呀?jīng)放棄的權(quán)利要求，“如果專利權(quán)人明確放棄某項(xiàng)權(quán)利要求之后，就不能為了擴(kuò)大權(quán)利要求保護(hù)范圍而使已放棄的內(nèi)容重新納入保護(hù)之中”。
Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案主要關(guān)于棄權(quán)。在Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案中提出了“對組合裝置發(fā)明來說，發(fā)明者做出的限制和附加性條款，特別是那些在被否決后又寫入申請的，應(yīng)該以不利于發(fā)明者，有利于公眾的方式嚴(yán)格解釋。這應(yīng)該是棄權(quán)帶來的必然結(jié)果”，“當(dāng)申請者因申請被專利局駁回，為了限制權(quán)利要求范圍而引進(jìn)新的要素，之后他在維護(hù)專利時(shí)，就不能拋開此要素以拓寬權(quán)利要求范圍”。
?1980年8月，在Dana上訴案中，對于禁止反悔原則，美國聯(lián)邦巡回上訴法院做出了更進(jìn)一步的解釋。
?1982年，在Huges Aircraft Co. v. United States案中，聯(lián)邦巡回上訴法院采納了“彈性障礙規(guī)則”，認(rèn)為修改導(dǎo)致等同物范圍變化的效果可能“從大到小到零”，取決于修改的性質(zhì)和目的。在1984年到1997年間的判決，聯(lián)邦巡回法院在大約50個(gè)案件中都采納了“彈性障礙規(guī)則”。
?2002年，美國聯(lián)邦最高法院于Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Co案中，對禁止反悔原則的使用提出了較為明確的意見：“應(yīng)當(dāng)考慮權(quán)利人在專利申請過程中對權(quán)利要求書進(jìn)行修改的真實(shí)意圖，不應(yīng)剝奪當(dāng)事人對禁止反悔原則的適用進(jìn)行辯解的權(quán)利”，從而駁回了上訴法院在審理過程中的“完全障礙規(guī)則”，最終確定了“彈性障礙規(guī)則”。
注意：上文提到的“完全障礙（complete bar）規(guī)則”和“彈性障礙（flexible bar）規(guī)則”都是關(guān)于禁止反悔原則和等同原則之間的關(guān)系，即禁止反悔原則對等同原則應(yīng)當(dāng)限制到什么程度的學(xué)說?！巴耆系K規(guī)則”認(rèn)為，如果修改了權(quán)利要求的某個(gè)技術(shù)特征后，此項(xiàng)技術(shù)特征被適用了禁止反悔原則，因此在任何情況下這個(gè)技術(shù)特征都不能再使用等同原則進(jìn)行判斷?！皬椥哉系K規(guī)則”認(rèn)為，并不是適用了禁止反悔原則的技術(shù)特征就一定不能再次適用等同原則，能否再次適用等同原則需要視具體情況而定。
Festo案分析
Festo案是界定禁止反悔原則適用范圍的一個(gè)典型案件，在這個(gè)案件中美國確定了“可專利性”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，因此可以作為經(jīng)典案例來進(jìn)行分析。
1.案情介紹
1）涉案專利與被訴侵權(quán)產(chǎn)品
原告Festo公司擁有兩項(xiàng)關(guān)于磁性無桿式氣缸(Magnetic rodless cylinders)的改進(jìn)型專利Stoll (US4354125A)和Carroll (US3779401A)，如下圖，這兩項(xiàng)專利包括三個(gè)基礎(chǔ)組成部分：活塞16、氣缸10和套筒18。其中，活塞和套筒都裝有磁鐵，并被分別安裝在氣缸的內(nèi)部和外部，通過相互之間的磁性作用，活塞能夠帶動(dòng)套筒運(yùn)動(dòng)，來運(yùn)送物體。
被告SMC公司的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與Festo公司專利的權(quán)利要求存在兩項(xiàng)區(qū)別：I）Festo專利要求在活塞上安裝一對單向密封環(huán)(one-way sealing rings)，而SMC產(chǎn)品只在活塞一端裝有一個(gè)彈性的雙向密封環(huán)(two-way sealing ring)；II）Festo專利要求套筒由磁性材料制成，而SMC產(chǎn)品的套筒由鋁合金制成。
2）原告及被告觀點(diǎn)
原告Festo公司認(rèn)為，二者雖然具有差異，但應(yīng)屬于相應(yīng)技術(shù)特征的等同物。因此，根據(jù)等同原則，應(yīng)判定侵權(quán)。
被告SMC公司認(rèn)為，F(xiàn)esto的兩個(gè)專利在申請過程中都經(jīng)過了修改。具體的，Stoll專利在申請階段中因描述缺陷被駁回后，F(xiàn)esto對權(quán)利要求進(jìn)行了進(jìn)一步限定，即限定了該裝置有兩個(gè)單向密封環(huán)，其套管由磁性材料制成；Carroll專利在復(fù)審過程中也限定該有兩個(gè)單向密封環(huán)。因此，根據(jù)禁止反悔原則，應(yīng)判定不侵權(quán)。
2.Festo案經(jīng)歷了漫長而曲折的訴訟過程：
→1988年Festo向美國馬薩諸塞州地區(qū)法院提起針對SMC的專利侵權(quán)訴訟；
→1994年地區(qū)法院作出侵權(quán)判決；
→1995年聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）維持地區(qū)法院判決；
→1997年最高法院辦法調(diào)卷令提審此案，撤銷CAFC的判決，將該案發(fā)回重審；
→1999年CAFC再次維持地區(qū)法院判決；
→2000年CAFC在全體法官出席的復(fù)審程序中推翻了地區(qū)法院的判決；
→2001年最高法院再次頒發(fā)調(diào)卷令提審此案；
→2002年5月28日最高法院推翻了CAFC的判決，將案件發(fā)回重審。
3.地方法院判決
地方法院認(rèn)為Festo對上述技術(shù)特征的修改既不是為了克服專利局的駁回決定，也不是為了克服現(xiàn)有技術(shù)，事實(shí)上Festo的專利申請文件并未披露其修改的原因，因此不適用禁止反悔原則，地方法院判決SMC對Festo的兩項(xiàng)專利構(gòu)成等同侵權(quán)。
4.聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）判決
1）如果修改不是為了避免公知技術(shù)，是否應(yīng)對其修改禁止反悔？
CAFA認(rèn)為，禁止反悔原則的使用不限于為避免現(xiàn)有技術(shù)而做出的修改，而是適用于為了滿足可專利性的要求做出的任何變窄修改。
2）如果權(quán)利要求是自愿修改的，而不是說應(yīng)審查員要求，也不是為了可專利性的原因，禁止反悔原則是否仍然適用？
CAFA認(rèn)為，既然自愿修改和被專利局要求的修改一樣，對公眾來說都意味著申請人放棄了一部分權(quán)利要求，沒有理由認(rèn)為這兩者有什么差異。
3）如果申請人不能提出修改的理由，等同物的范圍是什么？
CAFA認(rèn)為，如果沒有對修改的原因進(jìn)行解釋，等同物的范圍為零。
4）在權(quán)利要求被修改后，禁止反悔原則是等同原則的完全障礙，還是有些情況下等同原則仍然適用？
CAFA的意見有所分歧。在Festo案之前，美國法院在禁止反悔將多大程度上影響等同物的問題上，一直采用“彈性障礙規(guī)則”，即法官根據(jù)申請文件修改的目的與措辭的個(gè)案情況，來決定對權(quán)利要求只做字面解釋合適準(zhǔn)許使用等同原則。
CAFA的多數(shù)成員認(rèn)為，CAFA一直以來運(yùn)用的“彈性障礙規(guī)則”缺乏可預(yù)測性而不起作用。因此，為了強(qiáng)調(diào)專利權(quán)利要求范圍的確定性和宣告其功能，CAFA中多數(shù)成員提出了“完全障礙規(guī)則”，即對于因可專利性而修改的要求來說，就沒有有效的等同物了，這樣提高了專利范圍的確定性（這在專利界引起了巨大分歧）。
5.聯(lián)邦最高法院判決
1）聯(lián)邦最高法院認(rèn)為任何為滿足專利法規(guī)定而縮小權(quán)利要求范圍的修改都可以導(dǎo)致禁止反悔原則的適用，而不限于克服現(xiàn)有技術(shù)的修改。
2）聯(lián)邦最高法院不同意“完全障礙規(guī)則”。最高法院承認(rèn)專利邊界確定的重要性，但也認(rèn)識到語言在描述發(fā)明時(shí)的不精確性，在以前的體制下對權(quán)利要求做出的修改并不意味著放棄了所有的等同物（實(shí)際上，CAFA的上述判決將對大量的仍然有效的專利產(chǎn)生巨大影響）。
3）最高法院提出了一項(xiàng)“可預(yù)見性障礙規(guī)則”，認(rèn)為專利權(quán)人一旦做出修改，就被假設(shè)放棄了原始權(quán)利要求和修改后的權(quán)利要求之間的差異部分。專利權(quán)人的應(yīng)對措施是在做出修改時(shí)描述等同物，或應(yīng)當(dāng)解釋其沒有放棄爭議的等同物，否則當(dāng)專利權(quán)人無法解釋修改的理由時(shí)，將采用“完全障礙規(guī)則”。
4）最高法院認(rèn)為，在以下三種情況下并不意味著專利權(quán)人放棄了等同物：
A在申請時(shí)，等同物是不可預(yù)見的；
B修改時(shí)與爭議等同物無關(guān)的；
C專利權(quán)人無法描述爭議中的非實(shí)質(zhì)性替換。
總結(jié)
回歸到最初的目的，禁止反悔原則的設(shè)立本就是平衡專利權(quán)人的利益和公眾的利益。Festo案之所以是一個(gè)影響深遠(yuǎn)的決定，因?yàn)樗U明了應(yīng)用禁止反悔原則的條件，提出了一套新的檢驗(yàn)方法，可預(yù)見性、無關(guān)性和合理性檢驗(yàn)，來調(diào)整等同原則和禁止反悔原則間的關(guān)系。這一套方法比“彈性障礙規(guī)則”和“完全障礙規(guī)則”都能達(dá)到更好的平衡。實(shí)際上，“可預(yù)見性障礙規(guī)則”在實(shí)際運(yùn)用中也存在各種各樣的問題，禁止反悔原則還需要不斷地發(fā)展和變化。
參考文獻(xiàn)
【1】百度百科-禁止反悔原則
【2】Patents——What is prosecution history estoppel?
【3】Principle of Prosecution History Estoppels in Patent Law
【4】從Festo案看禁止反悔原則在美國的新發(fā)展
【5】簡評美國禁止反悔原則的發(fā)展——兼評Biogen案和Festo案
【6】撥云見日-美國聯(lián)邦最高法院FESTO案剖析
【7】從Festo案看禁止反悔原則及對中國的借鑒作用