文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王靜宇
◆修改的一般規(guī)定
歐洲專利公約第123條對(duì)于歐洲專利申請(qǐng)和歐洲專利的修改進(jìn)行了一般規(guī)定。根據(jù)歐洲專利公約第123條所述，（1）歐洲專利申請(qǐng)或歐洲專利根據(jù)細(xì)則的規(guī)定在EPO進(jìn)行修改。申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)自己的意愿修改專利申請(qǐng)，且修改機(jī)會(huì)不止一次；(2)歐洲專利申請(qǐng)或歐洲專利修改的內(nèi)容不能包括超出專利申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)所要保護(hù)的主題，且；（3）歐洲專利修改的內(nèi)容不能超出專利權(quán)所授予的保護(hù)范圍。
根據(jù)歐洲專利審查指南所述，雖然歐洲專利公約中規(guī)定了申請(qǐng)人有對(duì)專利申請(qǐng)或歐洲專利提交修改的權(quán)利，但是該權(quán)利僅限制在實(shí)質(zhì)審查程序中、專利異議程序中以及專利限制程序中使用。在這三個(gè)程序中提交修改，申請(qǐng)人還必須考慮兩個(gè)因素：（1）修改是否被EPO受理（admissible）？（2）修改是否被審查員接受（allowable）？
由字面意思來看，受理（admissible）偏向于形式審查，接受（allowable）偏向于實(shí)質(zhì)審查。從實(shí)踐來看，歐洲專利申請(qǐng)和歐洲專利的修改如果想成功，確實(shí)必須同時(shí)滿足形式和實(shí)質(zhì)上的要求。
修改可受理的一般規(guī)則是無論在實(shí)審程序中、異議程序中和限制程序中都在規(guī)定的期限內(nèi)提交了修改。修改可接受的一般規(guī)則是（1）不能增加原始申請(qǐng)中未披露的主題；（2）不能引入其他的缺陷，如修改后使得權(quán)利要求出現(xiàn)不清楚問題；（3）不能擴(kuò)大專利權(quán)所授予的保護(hù)范圍。
◆修改的時(shí)機(jī)
歐洲專利公約第123條中所提及的對(duì)修改作出具體規(guī)定的細(xì)則條款主要指的是歐洲專利公約實(shí)施細(xì)則第137條。根據(jù)細(xì)則第137條所述, （1）在收到歐洲檢索報(bào)告之前，除非另有規(guī)定，否則申請(qǐng)人不能修改一件歐洲專利申請(qǐng)的說明書、權(quán)利要求和附圖；（2）在EPO依據(jù)細(xì)則第70a條第1款或第2款，或第161條第1款下發(fā)通知書時(shí)，申請(qǐng)人可以根據(jù)自己的意愿修改說明書、權(quán)利要求和附圖，并與答復(fù)該通知書的爭辯意見、糾正或修改一起提交給EPO；（3）未獲得審查部門的同意，不能進(jìn)一步的修改；（4）當(dāng)根據(jù)前述（1）-（3）提交修改時(shí)，申請(qǐng)人需要標(biāo)記修改內(nèi)容并指出在原始提交申請(qǐng)中的修改基礎(chǔ)。若審查部門指出提交的修改未滿足前述任一要求，可以請(qǐng)求申請(qǐng)人在一個(gè)月內(nèi)補(bǔ)正；（5）修改后的權(quán)利要求不能涉及未經(jīng)檢索的主題，該主題不能與原始提交的要求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造或者成套的發(fā)明創(chuàng)造形成一個(gè)單一的總發(fā)明構(gòu)思。修改后的權(quán)利要求也不能涉及依據(jù)細(xì)則第62a條或第63條不予檢索的主題。
依據(jù)細(xì)則第137條，申請(qǐng)人只有在收到歐洲檢索報(bào)告以后，才有機(jī)會(huì)修改說明書、權(quán)利要求書和附圖。依據(jù)細(xì)則第70a條第1款，對(duì)于歐洲直接申請(qǐng)來說，申請(qǐng)人可以通過答復(fù)檢索報(bào)告對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改；依據(jù)細(xì)則第70a條第2款，對(duì)于PCT進(jìn)入歐洲地區(qū)階段的申請(qǐng)來說，申請(qǐng)人可以通過答復(fù)補(bǔ)充檢索報(bào)告對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改；依據(jù)細(xì)則第161條第1款，對(duì)于PCT進(jìn)入歐洲地區(qū)階段的申請(qǐng)來說，申請(qǐng)人可以通過答復(fù)EPO依據(jù)細(xì)則161和162下發(fā)的通知來對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改；依據(jù)細(xì)則第161條第2款，對(duì)于PCT進(jìn)入歐洲地區(qū)階段的申請(qǐng)來說，申請(qǐng)人還可以在自優(yōu)先權(quán)日起31個(gè)月的進(jìn)入地區(qū)階段期限內(nèi)提出修改。
由上可以看出，在歐洲提出修改的時(shí)機(jī)，主要有以下幾個(gè)節(jié)點(diǎn):
a）檢索報(bào)告下發(fā)之前
根據(jù)一般規(guī)則來說，在歐洲檢索報(bào)告下發(fā)之前，申請(qǐng)人不能對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改。
但是對(duì)于PCT進(jìn)入歐洲地區(qū)階段的申請(qǐng)而言，實(shí)際上，在PCT國際階段申請(qǐng)人已經(jīng)收到了國際檢索報(bào)告，EPO的檢索部門在PCT進(jìn)入歐洲地區(qū)階段以后僅會(huì)針對(duì)該申請(qǐng)出具一份歐洲補(bǔ)充檢索報(bào)告。若申請(qǐng)人已經(jīng)在PCT國際階段依據(jù)PCT條約第19條和/或第34條對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行了修改，那么在進(jìn)入歐洲地區(qū)階段時(shí)僅需要依據(jù)歐洲專利公約細(xì)則第159（1）(b)條指明原始文本以及修改文本即可。申請(qǐng)人也可以依據(jù)歐洲專利公約細(xì)則第161條第2款，在進(jìn)入歐洲地區(qū)階段時(shí)提出修改請(qǐng)求。
b）檢索報(bào)告下發(fā)之后
依據(jù)細(xì)則第137（2）條，在歐洲檢索報(bào)告和歐洲檢索意見下發(fā)以后，申請(qǐng)人必須答復(fù)歐洲檢索意見，在答復(fù)的同時(shí)，申請(qǐng)人可以根據(jù)自己的意愿修改說明書、權(quán)利要求和附圖。針對(duì)EPO作為國際檢索單位、國際初步審查單位或國際補(bǔ)充檢索單位的國際申請(qǐng)，在進(jìn)入歐洲地區(qū)階段時(shí)，EPO不再出具檢索報(bào)告，申請(qǐng)人需要在收到國際檢索報(bào)告、國際初步審查報(bào)告或國際補(bǔ)充檢索報(bào)告時(shí)進(jìn)行答復(fù)，并根據(jù)自己的意愿修改說明書、權(quán)利要求和附圖。若申請(qǐng)人沒有在前述答復(fù)期限內(nèi)提出修改請(qǐng)求，那么只能等待實(shí)審階段的修改機(jī)會(huì)了。
c）第一次審查意見下發(fā)之后
根據(jù)一般規(guī)則，申請(qǐng)人也可以在實(shí)審階段對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改。但是在實(shí)審階段，是否受理申請(qǐng)人提出的修改，實(shí)審部門被賦予了自由裁量權(quán)。在這種自由裁量權(quán)下，實(shí)審部門必須考慮所有相關(guān)因素，特別是，要把握申請(qǐng)人獲得有效專利權(quán)的利益與EPO有效結(jié)束實(shí)審程序之間的平衡。
實(shí)審部門依據(jù)細(xì)則第137（3）條拒絕受理修改的裁量必須是合理的，同時(shí)實(shí)審部門也不能拒絕提前受理修改。
若修改被實(shí)審部門受理，接下來的程序?qū)⒒谛薷暮蟮恼f明書、權(quán)利要求和附圖進(jìn)行，但是修改被實(shí)審部門受理并不意味著修改后的內(nèi)容是可被接受的，也就是說該部分內(nèi)容仍然可能被審查員提出駁回意見。
在實(shí)審部門依據(jù)細(xì)則第137（3）條評(píng)估是否受理修改時(shí)，需要充分評(píng)估個(gè)案的情況以及程序的階段。如果被認(rèn)為申請(qǐng)人已經(jīng)有足夠的機(jī)會(huì)對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改的話，特別是，當(dāng)修改引入了之前被審查員指出的缺陷時(shí)，通常此類修改被認(rèn)為是不可被受理的。
根據(jù)EPO的指引，為了節(jié)約程序和達(dá)到申請(qǐng)人獲得有效專利權(quán)的利益與EPO有效結(jié)束實(shí)審程序之間的平衡，建議申請(qǐng)人越早提出修改越好。
對(duì)于已經(jīng)被認(rèn)為是可授權(quán)權(quán)項(xiàng)進(jìn)行限制性的修改，和以明顯可取方式地對(duì)說明書或權(quán)利要求進(jìn)行更清楚的修改，被認(rèn)為是可被受理的。
在答復(fù)官方審查意見時(shí)，對(duì)缺陷的明確修改，且該修改未導(dǎo)致新的缺陷，則也被認(rèn)為是可被受理的。
影響實(shí)審部門評(píng)估是否受理修改的另一個(gè)因素是修改是否會(huì)導(dǎo)致案件文檔的變化。當(dāng)申請(qǐng)人通過審查員的引用或者是從其他渠道獲知到存在高度相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，可能對(duì)說明書或權(quán)利要求書進(jìn)行大篇幅的修改。在此種情況下，實(shí)審部門需要在對(duì)申請(qǐng)人的公平和避免 EPO過度不合理的額外工作以及不必要的延誤之間尋找一種平衡。
根據(jù)實(shí)踐可知，若修改超出了EPO已經(jīng)檢索過的范圍，或是修改添加了已經(jīng)被認(rèn)為是不可授權(quán)的主題或是添加了申請(qǐng)人已經(jīng)刪除的主題，或是提交口審請(qǐng)求時(shí)產(chǎn)生異議的修改，通常都被認(rèn)為是不可受理的。
d）同意授權(quán)之后
若實(shí)審部門已經(jīng)同意授權(quán)，且申請(qǐng)人已經(jīng)對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行了多次修改，那么通常情況下，實(shí)審部門不再受理申請(qǐng)文件的修改，除非申請(qǐng)人給出充分理由說明只在此階段進(jìn)行修改的原因。
e）授權(quán)通知下發(fā)之后
依據(jù)細(xì)則第71（3）條，實(shí)審部門決定授權(quán)歐洲專利前，需要通知申請(qǐng)人有關(guān)授權(quán)文本與相關(guān)的著錄項(xiàng)目信息，并在通知中告知申請(qǐng)人需要在授權(quán)通知下發(fā)之日起的4個(gè)月內(nèi)繳納授權(quán)公告費(fèi)以及提交另外兩項(xiàng)官方語言的權(quán)項(xiàng)譯文。在前述期限內(nèi)，申請(qǐng)人可以依據(jù)細(xì)則第71（6）條，提交合理的修改或改正，若實(shí)審部門同意該修改或改正，將重新下發(fā)新的授權(quán)通知，若不同意，將重啟實(shí)審程序。
◆修改的最佳時(shí)機(jī)
由上文可以看出，歐洲修改主要涉及的條款是歐洲專利公約第 123條, PCT進(jìn)入歐洲地區(qū)階段時(shí)修改依據(jù)的主要條款是歐洲專利公約實(shí)施細(xì)則第161條。根據(jù)歐洲專利公約第 123條，申請(qǐng)人在歐洲專利申請(qǐng)中的各程序都有修改機(jī)會(huì)，且不止一次，另修改不能超范圍。依據(jù)歐洲專利公約實(shí)施細(xì)則第70a（1）條，對(duì)于歐洲直接申請(qǐng)來說，在提出申請(qǐng)后，第一次修改申請(qǐng)文件的機(jī)會(huì)是通過答復(fù)檢索報(bào)告對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改；依據(jù)歐洲專利公約實(shí)施細(xì)則第161（1）條，對(duì)于PCT進(jìn)入歐洲地區(qū)階段的申請(qǐng)來說，進(jìn)入地區(qū)階段以后，第一次修改申請(qǐng)文件的機(jī)會(huì)是通過答復(fù)依據(jù)細(xì)則第161和162條的官方通知來對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改。在前述修改機(jī)會(huì)中，申請(qǐng)人可以對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行廣泛地修改，甚至是擴(kuò)大權(quán)利要求的范圍，EPO必須受理（admit）該修改內(nèi)容，但是是否接受（allow）該修改內(nèi)容還需要后續(xù)程序的審查。而后續(xù)的修改中，歐洲專利公約為修改設(shè)置了限制條件，也為審查員賦予了裁量權(quán)。因此，筆者認(rèn)為申請(qǐng)人一定要把握好這第一次修改申請(qǐng)文件的機(jī)會(huì)。