文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 朱剛琴
商標(biāo)領(lǐng)域的一項基本常識為：商標(biāo)通過被投入商業(yè)使用發(fā)揮區(qū)分商品/服務(wù)來源的基本作用。也即，被投入商業(yè)使用是商標(biāo)存在的核心價值。如果缺乏使用，則商標(biāo)僅是一個符號的皮囊，喪失了存在的核心意義。鑒于此，在現(xiàn)代中外商標(biāo)制度中，各國一般均對未使用商標(biāo)的保護(hù)進(jìn)行了限制規(guī)定。但在具體限制制度內(nèi)容方面，不同國家存在較多的細(xì)節(jié)差異。為便于國內(nèi)企業(yè)了解這些差異內(nèi)容，充分運用這些差異爭取海內(nèi)外商標(biāo)授權(quán)和維權(quán)，同時進(jìn)一步認(rèn)識到將商標(biāo)投入商業(yè)使用的重要性，結(jié)合多年的工作經(jīng)驗，筆者將在文中進(jìn)行一些歸納。
一、國內(nèi)商標(biāo)授權(quán)維權(quán)過程中限制不使用商標(biāo)的主要規(guī)定
中國2019年最新修正的《商標(biāo)法》在限制注冊人行使未使用商標(biāo)權(quán)、促進(jìn)注冊人使用商標(biāo)方面的相關(guān)規(guī)定主要體現(xiàn)在以下三個條款內(nèi)容：
?。?）第四條：“......不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”
該條款為2019年最新修正內(nèi)容，目的是打擊無實際使用需求的囤積商標(biāo)、搶注商標(biāo)申請。自2019年修正版《商標(biāo)法》實施以來，國家知識產(chǎn)權(quán)局基于此條款駁回了大量無實際使用需求的惡意商標(biāo)申請。2021年5月8日，國家知識產(chǎn)權(quán)局副局長何志敏在新聞發(fā)布會上表示，“近三年累計駁回惡意搶注和囤積商標(biāo)注冊申請超15萬件”，國內(nèi)當(dāng)前對不使用的惡意商標(biāo)申請加強阻止力度由此可見一斑。
（2）第四十九條：“注冊商標(biāo)......沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)”
該條內(nèi)容在我國1983年首部實施的《商標(biāo)法》中即有相關(guān)規(guī)定，是國內(nèi)最常用的排除不使用注冊商標(biāo)阻礙的基本條款（簡稱“撤三”）。在中國商標(biāo)注冊量連續(xù)十余年全球第一的今天，基于撤三申請程序基本無門檻的高便利性，該撤三條款已經(jīng)成為清理大量閑置絆腳石注冊商標(biāo)的利器。國知局2021年1、2、3期《商標(biāo)評審案件審理情況月報》即有統(tǒng)計，每月數(shù)量過千的撤銷復(fù)審案件中，裁定“不予撤銷”的商標(biāo)占比維持在僅20%左右浮動；且依據(jù)筆者的商標(biāo)代理經(jīng)驗，撤銷復(fù)審案件量基本僅占全部撤銷申請20%左右，也就是推測每月基于撤三條款被撤銷或部分撤銷的商標(biāo)能達(dá)到三四千件。該現(xiàn)狀對注冊商標(biāo)權(quán)人積極使用商標(biāo)無疑有較強的督促力，也可變相視為對不使用商標(biāo)注冊人的一種懲罰。
（3）第六十四條：“注冊商標(biāo)專用權(quán)人請求賠償，被控侵權(quán)人以注冊商標(biāo)專用權(quán)人未使用注冊商標(biāo)提出抗辯的......注冊商標(biāo)專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實際使用過該注冊商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任”
關(guān)于注冊商標(biāo)，該條內(nèi)容意味著，針對不使用商標(biāo)注冊人，即使官方認(rèn)定存在侵權(quán)行為，侵權(quán)人也可以豁免不用賠償。基于此，不使用商標(biāo)注冊人基于一紙商標(biāo)證書獲利的空間被大大壓縮，而對于以牟利為目的的惡意商標(biāo)搶注人，更是大幅度摧毀了其生存空間。
二、海外各國商標(biāo)授權(quán)維權(quán)制度限制不使用商標(biāo)的主要異同點
（一）帶差異的主要相同點：不使用商標(biāo)可被撤銷
在日常工作中，常有企業(yè)基于國內(nèi)商標(biāo)制度，詢問海外各國是否存在“撤三”制度。在長期不使用商標(biāo)可被撤銷規(guī)定方面，答案是肯定的，即，除了尚無正式商標(biāo)注冊制度的少量小國/區(qū)域外，有商標(biāo)正式注冊制度的大部分國家/地區(qū)，基本設(shè)置了連續(xù)幾年無正當(dāng)理由不使用的商標(biāo)可被撤銷制度，但存在的一點突出差異為：對于商標(biāo)連續(xù)不使用可被撤銷的年限要求不同。
具體來說，經(jīng)過筆者粗略統(tǒng)計，在全球100個以上的多數(shù)國家，注冊商標(biāo)連續(xù)多年不使用可被撤銷的年限規(guī)定是五年（簡稱“撤五”），主要集中在大部分歐洲國家、非洲國家、南美和部分亞洲國家。而第二大數(shù)量群體，才是以中國、美國、俄羅斯、加拿大等大國為代表的60多個國家或地區(qū)，設(shè)置的是連續(xù)三年無正當(dāng)理由不使用商標(biāo)可被撤銷制度。此外，還有極個別的國家設(shè)置了非主流的連續(xù)兩年（簡稱“撤二”）甚至注冊后一年不使用（簡稱“撤一”）商標(biāo)可被撤銷制度，例如巴勒斯坦和委內(nèi)瑞拉的規(guī)定為連續(xù)兩年無正當(dāng)理由不使用商標(biāo)可被撤銷，而尼泊爾第2022號《專利、設(shè)計和商標(biāo)法》(1965)第18C條更是直接規(guī)定商標(biāo)自注冊日起持續(xù)一年未使用的可被撤銷。
通過簡要分析可以發(fā)現(xiàn)，商標(biāo)撤五制度比撤三制度對商標(biāo)注冊人更有利，換言之，實行商標(biāo)撤五制度的國家比撤三制度的中國大陸對商標(biāo)注冊人更寬容，給商標(biāo)注冊人預(yù)留的未使用商標(biāo)保護(hù)空間增加了2年。而撤三群體國家或地區(qū)中，具體細(xì)節(jié)規(guī)定也有不同，比如在馬來西亞、印度尼西亞等較多國家，商標(biāo)撤銷的司法訴訟程序成本較高，或是撤銷申請人需承擔(dān)較重的注冊商標(biāo)未使用舉證責(zé)任，或是撤銷申請人必須為利害關(guān)系人，即撤三群體國家中大部分國家/地區(qū)設(shè)置了比中國更高的撤三門檻。至于撤二和撤一制度國家，這些極個別國家的制度設(shè)置相對更為嚴(yán)苛，但并不具有代表性，例如，戰(zhàn)亂中的巴勒斯坦市場吸引力有限，較少有商標(biāo)撤銷案例；而設(shè)置商標(biāo)撤一制度的尼泊爾，實踐中基本未發(fā)生過商標(biāo)被撤銷案例，也就是暫時可視其撤銷制度為流于形式、實用性不強的規(guī)定，商標(biāo)注冊人亦無需過于顧忌。
總結(jié)來說，通過設(shè)置不同的不使用撤銷年限或撤銷主體、舉證責(zé)任等方式，絕大多數(shù)海外國家或地區(qū)的商標(biāo)不使用撤銷申請門檻高于中國大陸。
（二）差異點一：商標(biāo)申請注冊過程中的商標(biāo)使用強制要求
在中國大陸，商標(biāo)被強制要求必須證明使用的場合主要是商標(biāo)注冊后。而在境外，較多國家或地區(qū)設(shè)置了商標(biāo)申請中即必須提供使用證據(jù)或是聲明有善意使用商標(biāo)意向的制度。最為典型例如美國，申請人若無本國基礎(chǔ)注冊商標(biāo)的，則必須在商標(biāo)申請同時或核準(zhǔn)注冊前，提供基于實際使用或打算使用的商標(biāo)使用證據(jù)，商標(biāo)方能最終核準(zhǔn)注冊；而在印度、馬來西亞、孟加拉等國，商標(biāo)申請人需聲明商標(biāo)已使用或有善意使用意向才可申請商標(biāo)。
此外，區(qū)別于中國大陸商標(biāo)在先注冊原則的是，海外較多國家或地區(qū)適用商標(biāo)在先使用制度。這意味著，在同屬善意的前提下，若商標(biāo)申請遭遇沖突權(quán)利而被駁回、異議、無效宣告的，在駁回復(fù)審、異議答辯、無效宣告答辯等救濟(jì)程序中，提交使用證據(jù)證明商標(biāo)使用在先，是爭取商標(biāo)注冊的最關(guān)鍵有用點。這一點與國內(nèi)主要基于商標(biāo)申請日判斷權(quán)利在先有著明顯差異。
將商標(biāo)提交使用證據(jù)作為商標(biāo)申請注冊基礎(chǔ)，無形中拔高了申請人獲得商標(biāo)授權(quán)的門檻，對于遏制惡意囤積、搶注商標(biāo)有一定積極效果，這也是對比中國大陸較為突出的一項差異。
（三）差異點二：商標(biāo)注冊后必須提供使用證據(jù)維持商標(biāo)注冊或有效權(quán)利
在國內(nèi)，商標(biāo)注冊后，若無他人反對注冊的，維持商標(biāo)注冊的法定強制程序僅為十年一次的付費續(xù)展。在這一點上中外區(qū)別較大，在海外較多國家中，商標(biāo)注冊后，為維持有效注冊狀態(tài)，或保障注冊商標(biāo)權(quán)利穩(wěn)定可以有效用于維權(quán)，注冊人必須聲明商標(biāo)使用。
這方面的代表性國家有美國、菲律賓兩國，商標(biāo)注冊后，注冊5-6年有效期中期以及每10年續(xù)展時，均需提交使用證據(jù)，否則商標(biāo)將被移除注冊簿、自動無效，這項規(guī)定可以說給商標(biāo)注冊人設(shè)置了高頻率、較重的舉證義務(wù)負(fù)擔(dān)。此外，墨西哥、柬埔寨、莫桑比克等國，雖然不強制要求提供具體使用證據(jù)，但商標(biāo)權(quán)人必須書面聲明使用。如果未及時提交商標(biāo)使用證明，則商標(biāo)或無效，或即使有效，也處于權(quán)利待定、無法正常維權(quán)的脆弱狀態(tài)，需要注冊人在規(guī)定時限內(nèi)補交使用聲明才能恢復(fù)商標(biāo)有效的排他使用權(quán)。
也就是說，在中國，注冊商標(biāo)不被他人反對時，維持注冊基本無難度。但在境外，商標(biāo)使用往往緊密關(guān)聯(lián)著維持商標(biāo)注冊的可行性，不使用商標(biāo)往往在境外難以長期維持在各國注冊簿上的有效狀態(tài)。
（四）差異點三：未使用注冊商標(biāo)的禁止權(quán)在異議、無效宣告、侵權(quán)維權(quán)程序中的限制
在海外較多國家或地區(qū)，尤其是歐洲國家，商標(biāo)注冊后無正當(dāng)理由連續(xù)多年不使用時，不僅存在隨時被他人申請撤銷的風(fēng)險，還將對注冊商標(biāo)權(quán)人通過商標(biāo)異議、無效宣告、侵權(quán)維權(quán)等程序行使排斥他人申請注冊或使用近似商標(biāo)的禁止權(quán)帶來負(fù)面影響。而在中國，并無此方面明確規(guī)定。
以歐盟、土耳其為例。在歐盟，根據(jù)最新《2017年6月14日歐盟議會和理事會第2017/1001號商標(biāo)法規(guī)》（Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark）第16條第1款、第47條第2款和第64條第2款規(guī)定，商標(biāo)異議/無效宣告/維權(quán)程序中，如果異議/無效宣告/維權(quán)人的異議/無效宣告/維權(quán)的基礎(chǔ)商標(biāo)注冊滿五年，被異議/無效宣告/維權(quán)人可以要求異議/無效宣告/維權(quán)人提供異議/無效宣告/維權(quán)人基礎(chǔ)商標(biāo)在這5年內(nèi)真實使用商標(biāo)的證據(jù)；若異議/無效宣告/維權(quán)人未提供使用證據(jù)的，異議/無效宣告申請將被官方駁回，而維權(quán)人則無權(quán)禁止在后商標(biāo)使用人使用商標(biāo)；若異議/無效宣告/維權(quán)人僅能提供在部分注冊商品上的使用證據(jù)，則官方將僅在已提供使用證據(jù)的商品上對異議/無效宣告/維權(quán)訴求進(jìn)行審理。
同樣，在土耳其，根據(jù)《2016年12月22日第6769號工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》（Law No. 6769 of December 22, 2016, on Industrial Property）第19條第2款、第25條第7款和第29條第2款，異議/無效宣告/維權(quán)人在提起異議/無效宣告/侵權(quán)訴訟時，若基礎(chǔ)商標(biāo)已注冊滿5年，被異議/無效宣告/維權(quán)人可以要求異議/無效宣告/維權(quán)人提供基礎(chǔ)商標(biāo)在這5年內(nèi)真實使用商標(biāo)的證據(jù)；若異議/無效宣告/維權(quán)人未提供使用證據(jù)的，異議/無效宣告申請將被官方駁回，而侵權(quán)訴訟主張不被支持；若異議/無效宣告/維權(quán)人僅能提供在部分注冊商品上的使用證據(jù)，則官方將僅在已提供使用證據(jù)的商品上對異議/無效宣告/侵權(quán)訴訟進(jìn)行審理。此外，即使在先商標(biāo)權(quán)人提供使用證據(jù)的，被異議/無效宣告/維權(quán)人在答辯過程中，也可對異議/無效宣告/維權(quán)人提供的使用證據(jù)進(jìn)行質(zhì)證。
歐盟各成員國的商標(biāo)異議/無效宣告/侵權(quán)維權(quán)立法中，也紛紛規(guī)定了類似條款。
三、小結(jié)
總結(jié)來說，在海外較多國家或地區(qū)，注冊商標(biāo)長期未使用的，其排他禁止權(quán)的行使空間被各國或地區(qū)的制度大幅壓縮。因此，商標(biāo)注冊人在主動行使排他權(quán)阻礙他人商標(biāo)注冊或使用時，應(yīng)提前審視己方商標(biāo)使用的實際情況，謹(jǐn)慎維權(quán)。而商標(biāo)申請若被他人提起異議/無效宣告申請或被訴侵權(quán)時，同樣可以積極主張要求他人對屆滿注冊年限規(guī)定的商標(biāo)提供使用證據(jù)，以高效克服被訴阻礙。
總體來看，在美、歐等較多國家或地區(qū)，未使用商標(biāo)遭遇權(quán)利限制場合對比中國大陸更加繁多，建議國內(nèi)企業(yè)在此方面提高警惕，以免踏入純粹商標(biāo)書面工作導(dǎo)致陷入難以爭取商標(biāo)授權(quán)和維權(quán)的困境。