文/北京市集佳律師事務所上海分所 王晗 陳童潔
案件引入
近日，集佳律師事務所幫助客戶A公司成功撤銷其在中國國內被搶注的商標，并為其進入中國市場提供系列商標布局策略。實踐中存在不少跨國企業(yè)進入中國市場時發(fā)現(xiàn)自有商標已經(jīng)在中國被搶注的現(xiàn)象，跨國企業(yè)如何進行預先的商標布局以及發(fā)現(xiàn)商標被搶注后如何應對？本文以該案為引入提供相應的建議與思路。
表1 爭議商標基本情況
跨國企業(yè)A公司進入中國市場的過程中將其長期使用的標志AUROBINDO在中國申請注冊商標，于2021年12月提出注冊商標申請，國家知識產(chǎn)權局經(jīng)審查后決定駁回注冊申請，理由是該商標與自然人張某在類似商品上已注冊的第26533379號“AUROBINDO”商標近似。面對自有商標在國內被搶注的情況，A公司隨即向國家知識產(chǎn)權局商標局提交撤銷三年不使用申請，申請撤銷張某名下第26533379“AUROBINDO”商標在第5類“化學藥物制劑；醫(yī)用藥物；醫(yī)藥制劑”等全部核定使用商品上的注冊。同時A公司于2022年3月申請駁回商標注冊申請復審，以引證商標處于撤三之中，其權利狀態(tài)不確定為由請求對本案予以緩裁。2022年9月，國家知識產(chǎn)權發(fā)文通知撤銷張某名下第26533379“AUROBINDO”商標。此外，A公司也在其他與公司業(yè)務相關的商品類別上申請注冊“AUROBINDO”商標，完善其在中國商標布局。目前A公司在第5類“醫(yī)藥制劑；醫(yī)用藥物；補藥；藥用化學制劑；醫(yī)用化學制劑；針劑；原料藥；生化藥品；片劑”申請的“AUROBINDO”商標已成功注冊。
案例啟示：如何應對惡意搶注
以本案為例，A公司未能在進入中國市場前提前做好國內的商標布局，過程中發(fā)現(xiàn)商標已經(jīng)被他人搶注，此時應盡快了解中國商標法律政策，查明本企業(yè)商標被搶注的具體情況，結合中國相關法律作出應對?；谠谙葥屪⑸虡颂幱诓煌A段，可以采取不同的應對措施。以下圖為例：
圖1 商標法律生命周期爭議解決時間軸
1.針對初審公告期內的商標：提出商標異議申請
跨國企業(yè)可以依據(jù)《商標法》第三十三條對初審公告期內的爭議商標提出異議。商標異議審查是書面審查，所以異議人提供的證據(jù)材料是其異議成功的關鍵。一般情況下需要提供異議人身份證明、產(chǎn)品銷售合同或發(fā)票、商標的設計說明、商標的使用證據(jù)、異議人相關商標的注冊及申請情況以及對方惡意搶注的相關證據(jù)等。注意異議期是自商標公告之日起三個月內，一旦發(fā)現(xiàn)惡意搶注人的商標申請還在異議期，一定要及時提出商標異議，在早期解決商標的爭議糾紛，一旦惡意搶注人獲準注冊，跨國公司需要付出更多的維權時間及成本解決糾紛。
2.針對已注冊商標：提出商標撤三或商標無效申請
實踐中更多數(shù)情況是跨國公司進入中國市場的過程中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有搶注人獲得了中國相關的商標權，此時可以選擇商標撤三或商標無效的方式應對。另外，針對爭議商標及類別的注冊商標申請應與爭議標撤三或無效申請一同提出。
（1）撤銷連續(xù)三年停止使用注冊商標的申請
商標撤三的首要條件需要爭議商標注冊滿三年才能提出，因此跨國公司遇到商標搶注時，可以首先通過互聯(lián)網(wǎng)等渠道確認爭議商標的注冊時間并初步檢索爭議商標的使用情況，如有不使用或不規(guī)范使用的情形，可以考慮提出商標撤三申請。
● 查詢爭議商標權利人是自然人還是法人，一般情況下自然人商標閑置的可能性更大；
● 查詢爭議商標權利人的主營業(yè)務是否是需要經(jīng)營資質的特定行業(yè)，如果是特定行業(yè)且權利人沒有相應資質則其無法在該行業(yè)正常使用商標；
● 查詢爭議商標權利人是否有規(guī)范使用商標的行為；
● 查詢爭議商標權利人主營業(yè)務是否與該商標注冊的類別相一致，一般情況下權利人主營業(yè)務與商標類別不相關的撤銷成功率更高。
（2）申請商標無效宣告
如爭議商標注冊未滿三年，或者爭議商標已進行商標使用，可以依據(jù)《商標法》規(guī)定，請求宣告該爭議商標無效。在商標搶注案中，商標無效申請多依據(jù)《商標法》第三十二條“搶注他人在先已經(jīng)使用并有一定影響的商標”。其中，“不正當手段”主要指搶注人與商標使用人本身就存在同業(yè)競爭關系或有相關業(yè)務聯(lián)系，明知或應知商標使用人在先使用商標，仍故意搶注，證據(jù)應著重證明搶注人明知或應知的狀態(tài)。針對“已經(jīng)使用并有一定影響的商標”的舉證，申請人應主要提供商標使用證據(jù)，尤其是爭議商標申請日之前的使用證據(jù)，以證明實際使用商標的時間、區(qū)域；還應提供使用商標的產(chǎn)品的銷售量、推廣宣傳證據(jù)等，以證明商標具有一定影響力。除《商標法》第三十二條外，《商標法》第四十四條、第四十五條還列舉了其他商標無效的事由，例如，不以使用為目的的惡意商標注冊（第四條）、侵犯在中國已經(jīng)馳名的商標權益（第十三條）、代理人、代表人或者有特殊關系的他人惡意搶注（第十五條）等。
應當注意，我國《商標法》對相對理由的無效宣告有5年的時間限制（馳名商標不受五年時間限制），因此一旦發(fā)現(xiàn)商標被搶注，一定要及時做出應對，切忌“暫緩”處理，如果企業(yè)一緩再緩，一旦超過五年就不能隨意申請被搶注商標無效，此時企業(yè)只能選擇放棄該商標及相關市場或者接受高價許可等不利條件。
3.根據(jù)實際案情選擇相應的爭議解決途徑
針對爭議商標的確權途徑，除了上文提到的商標異議、商標撤三與商標無效外，部分情況下還可以與搶注方溝通，以和解的方式處理商標糾紛，節(jié)省時間成本。倘若溝通無效，需要采取更進一步的應對措施，也可以考慮同時向搶注方發(fā)律師函、警告信，通過公開途徑刊登權利公告，聲明本企業(yè)對商標的權利，給搶注方施加壓力。
同時，為高效、低成本拿回中國地域被搶注的商標，跨國企業(yè)應盡早收集相關商標的使用證據(jù)、已經(jīng)馳名的證據(jù)、搶注人惡意的證據(jù)等，因為應對商標搶注的部分措施成功的關鍵就在于跨國企業(yè)是否有充足的證據(jù)證明自己對商標的在先權利。
跨國企業(yè)在華商標布局與管理
1.在華商標布局策略
商標權具有地域性，一個國家根據(jù)本國商標法授予的商標權僅在該國有效，對其他國家沒有約束力。對于想要進入中國市場的跨國企業(yè)，如果不在中國注冊商標，意味著其商標在中國無法得到保護，而且一旦他人在中國搶先申請注冊相同或相似商標，跨國企業(yè)在中國使用該商標或將面臨巨大的侵權風險，其進軍中國市場的計劃也將受到一定阻礙。
根據(jù)實踐，中國商標注冊申請的平均審查周為半年左右，如遭遇駁回等情況，則需要更久，因此提前進行商標申請的布局就尤為重要。在進入中國市場時，跨國企業(yè)應結合自身需求、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營業(yè)務、中國法律，選擇合適的商標和類別。以生物醫(yī)藥企業(yè)為例，可以優(yōu)先考慮以司標、藥品名等作為核心商標，在第5類藥品、第10類醫(yī)療器械、第35類廣告等類別進行商標布局。
如遭遇商標搶注，除了通過上文所述途徑爭取被搶注商標外，還需補救自己在中國的商標版圖。針對在中國未被搶注的標志及類別，及時在中國提出商標注冊申請。
2.商標使用證據(jù)留存與管理
商標使用的法律概念規(guī)定于《商標法》第四十八條：本法所稱商標的使用,是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中,用于識別商品來源的行為。實踐中有實操性的使用證據(jù)包括發(fā)票、合同、廣告及產(chǎn)品等。
及時保留商標使用證據(jù)能夠幫助跨國企業(yè)順利獲得商標，并為其日后可能面臨的商標糾紛提供關鍵性依據(jù)，提高跨國企業(yè)在糾紛中的談判地位及勝率。在商標駁回復審、異議、撤三答辯、無效、馳名商標證據(jù)中商標使用證據(jù)都起著關鍵性作用。在今年剛發(fā)布的《中華人民共和國商標法修訂草案（征求意見稿）》中，也增加了商標注冊人對商標使用情況的說明的要求，如不注意使用證據(jù)的留存，或將面臨撤銷風險。
3.商標監(jiān)測
跨國企業(yè)應當建立商標管理制度與規(guī)范，在商標被駁回、異議、撤三、無效及需要續(xù)展等時能盡快掌握商標動態(tài)，及時應對，最大程度上保護企業(yè)的商標權利。
同時應當建立商標監(jiān)測機制，監(jiān)測競爭對手及相同近似商標的申請情況，能夠及早發(fā)現(xiàn)相同近似商標并在早期采取異議等有效措施阻止其注冊，將對企業(yè)可能產(chǎn)生的負面影響降到最低；也能幫助企業(yè)掌握競爭對手及行業(yè)的商業(yè)發(fā)展趨勢，及時調整企業(yè)的經(jīng)營策略。