根據2024年5月10日的美國聯(lián)邦公報，美國專利商標局（USPTO）擬針對期末放棄（terminal disclaimer，英文簡稱TD）的規(guī)則進行修改，以推動美國的技術創(chuàng)新和提高全球競爭力。本次擬議修改的規(guī)則自公布之日起向公眾征詢意見，意見征詢期為60天，即將在2024年7月9日結束征詢，暫未公布新規(guī)則的預計實施日期。
根據美國專利法的相關規(guī)則，允許發(fā)明人、專利申請人或受讓人針對一項發(fā)明創(chuàng)造獲得一件以上的專利權，只需要多件專利權的保護范圍有細微差別即可。根據目前實踐來看，若美國審查員下發(fā)臨時性非法定的重復授權駁回意見（又稱顯而易見性的重復授權駁回）時，申請人可以考慮提交TD的方式來解決此類駁回意見。但是，美國專利商標局發(fā)現，若一項發(fā)明創(chuàng)造存在多件專利權的話，即使在審查過程中提交過TD，在授權后程序中也需要單獨啟動質疑專利權的程序，這將導致授權后程序的成本過高，如在美國專利審判和上訴委員會（PTAB）的單方或雙方復審程序中，在法院的侵權訴訟案件中，從而可能阻礙公平競爭。
由于提交TD的先決條件是承認本申請的權利要求與在先申請的權利要求在可專利性上沒有明細區(qū)別，即承認顯而易見性，以便與在先申請捆綁在一起存在。所以專利質疑程序也應一起進行。以此促進申請人提交TD時更謹慎，也有助于促進更多發(fā)明創(chuàng)造的產生。
為了解決這些問題，美國專利商標局計劃對專利法實施細則37CFR第1.321款進行修訂，以便在下述條件下，受TD約束的專利將不可實施：
法院或美國專利商標局已作出最終且不可上訴的決定，確認在先申請的權利要求中的任一項根據專利法第102或103款的規(guī)定不具有可專利性或被認定為無效；或者
對在先申請的某項權利要求根據專利法第102或103款提出質疑以后，專利申請人提交了法定的免責聲明。
根據擬議修訂的規(guī)則，TD將包括一項協(xié)議，該協(xié)議的主要內容是如果在后的專利（即，已提交TD以避免非法定的重復授權）中的任何權利要求因現有技術而被無效的話，則帶有TD的專利將不可實施。
本次規(guī)則的修訂旨在使得法院訴訟中和PTAB復審程序中的相對方更易同時對多件涉及同一發(fā)明創(chuàng)造的專利權提起無效。