文/北京市集佳律師事務(wù)所 吳恙 黨麗
專利制度自13世紀(jì)誕生之初即被賦予壟斷屬性，用于獎勵技術(shù)創(chuàng)新，保護(hù)生產(chǎn)力水平提升。歷經(jīng)時代發(fā)展，至20世紀(jì)后期，發(fā)達(dá)國家為維護(hù)鞏固其依靠技術(shù)優(yōu)勢所建立的國際領(lǐng)先地位，通過《巴黎公約》及《TRIPs協(xié)定》等國際協(xié)約，逐步強(qiáng)化對于專利權(quán)的保護(hù)，弱化專利反壟斷等手段的制約?！?】專利制度通過“技術(shù)公開換取法律保護(hù)”的形式，對專利限定的技術(shù)方法的營利性實(shí)施行為在一定期限內(nèi)進(jìn)行限制，而專利權(quán)壟斷性為權(quán)利人所帶來的限制競爭優(yōu)勢往往能夠影響市場份額，進(jìn)而兌現(xiàn)其財(cái)產(chǎn)價(jià)值。隨著我國專利制度以及市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，越來越多的市場主體逐漸重視專利權(quán)所帶來的商業(yè)競爭效益，通過專利侵權(quán)訴訟或行政投訴等法律行為維護(hù)自身合法權(quán)益，具有社會影響力的典型案例紛紛登臺。而權(quán)利人在正式啟動法律維權(quán)行動前，結(jié)合訴訟目的科學(xué)合理地選定維權(quán)目標(biāo)專利是不可或缺的重要環(huán)節(jié)。由此，本文試圖從當(dāng)前專利侵權(quán)訴訟司法實(shí)踐角度，分析專利侵權(quán)訴訟維權(quán)目標(biāo)專利選擇考量因素。
一、專利侵權(quán)訴訟的目的
在經(jīng)濟(jì)學(xué)理論上，技術(shù)有時會被看作公共產(chǎn)品，它可以同時為多數(shù)人占有，且在擴(kuò)大占有人數(shù)的過程中復(fù)制該公共產(chǎn)品的邊際成本無限趨近于零，因?yàn)樵摦a(chǎn)品的表現(xiàn)形態(tài)完全可以采取公開信息的狀態(tài)?；谶@種狀況，如若社會對于新技術(shù)的使用不加以任何限制，在市場上跟隨或者模仿其他技術(shù)者的生產(chǎn)成本必然較低。長此以往，將導(dǎo)致大量不公平競爭現(xiàn)象，從而破壞良好的社會經(jīng)濟(jì)秩序?！?】知識產(chǎn)權(quán)是基于創(chuàng)造成果和工商業(yè)標(biāo)記依法產(chǎn)生的專有權(quán)利，專利權(quán)是創(chuàng)造者基于其智力勞動成果，依法賦予其在技術(shù)營利性實(shí)施方面具有壟斷性質(zhì)的權(quán)利。專利權(quán)相較于普通的財(cái)產(chǎn)權(quán)同樣具有使用、轉(zhuǎn)讓、收益、處分的功能，也同樣具有經(jīng)濟(jì)屬性。而權(quán)利人在兌現(xiàn)專利權(quán)的商業(yè)經(jīng)濟(jì)價(jià)值時，除了使用、許可、轉(zhuǎn)讓等方式以外，針對相關(guān)侵權(quán)行為通過民事訴訟途徑維護(hù)其自身合法權(quán)益也是實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)效益的主要方式。
在專利侵權(quán)訴訟中，權(quán)利人期望通過訴訟程序?qū)崿F(xiàn)的直接目的主要包括：第一，及時有效地制止侵權(quán)人的侵權(quán)行為，控制侵權(quán)損害結(jié)果；第二，賠償權(quán)利人因侵權(quán)受到的實(shí)際損失以及為制止侵權(quán)所支付的合理費(fèi)用。而在行業(yè)競爭激烈、技術(shù)創(chuàng)新層出不窮的市場環(huán)境之下，權(quán)利人通過專利侵權(quán)訴訟能夠?qū)崿F(xiàn)停止侵權(quán)和賠償損失的直接目的以外，因?qū)＠謾?quán)訴訟而帶來的潛在市場競爭影響，排除競爭的效果等同樣也是實(shí)務(wù)中權(quán)利人所期望達(dá)成的重要目的。
在當(dāng)前市場競爭環(huán)境中，專利權(quán)人通常會采取以下方式實(shí)現(xiàn)商業(yè)預(yù)期目的。第一，在招投標(biāo)過程中專利權(quán)人通過異議（質(zhì)疑）/投訴、訴訟、仲裁等方式降低競爭對手的競爭力，從而影響招投標(biāo)結(jié)果。第二，在競爭對手首次公開募股（IPO）關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)提起專利侵權(quán)訴訟從而影響上市進(jìn)程。在歌爾股份與敏芯股份的系列糾紛中，歌爾股份在敏芯股份遞交科創(chuàng)板IPO申請之后以及過會之前等關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)，分別對其發(fā)起了專利侵權(quán)訴訟、專利無效宣告以及專利權(quán)屬訴訟。在歌爾股份的專利狙擊下，敏芯股份科創(chuàng)板IPO上市審議被取消。【3】第三，在競爭對手關(guān)鍵市場銷售節(jié)點(diǎn)通過訴訟禁令影響市場推廣及運(yùn)營。在石頭科技與追覓科技的專利侵權(quán)糾紛中，追覓科技通過泉州中院的裁決獲得了針對石頭科技相關(guān)掃地機(jī)器人產(chǎn)品的訴前行為保全（臨時禁令）。即便最高人民法院其后撤銷了該禁令，但因錯過六一八大促活動，石頭科技相關(guān)產(chǎn)品銷售額仍然因此受有影響。【4】
不難看出，正是專利制度所賦予權(quán)利人在技術(shù)營利性實(shí)施方面的壟斷權(quán)益，以及當(dāng)前司法實(shí)踐環(huán)境對于侵權(quán)行為的制裁所帶來的商業(yè)市場影響，專利侵權(quán)訴訟已逐漸成為權(quán)利人兌現(xiàn)創(chuàng)新成果的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)智力創(chuàng)造所形成的競爭優(yōu)勢的重要手段。
二、篩選維權(quán)專利的前期準(zhǔn)備工作
《專利法》第十一條【5】明確了侵犯專利權(quán)的行為類型，以及權(quán)利基礎(chǔ)的要求。據(jù)此，在正式進(jìn)入維權(quán)專利的篩選工作之前，主訴方需要完成的前期基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作包括：第一，明確被訴主體及關(guān)聯(lián)主體；第二，明確被訴行為及事實(shí)；第三，初步篩選匹配的專利。
第一，主訴方在訴前應(yīng)當(dāng)明確具體的被訴主體及關(guān)聯(lián)主體。主訴方通常是在已初步知悉相關(guān)侵權(quán)事實(shí)的存在，或基于實(shí)現(xiàn)特定商業(yè)目的的背景下啟動訴前準(zhǔn)備工作，因此需要進(jìn)一步基于相關(guān)事實(shí)及戰(zhàn)略目的確定被訴主體的范圍。比如基于反制境外相關(guān)訴訟的目的，而被訴主體為跨國運(yùn)營集團(tuán)企業(yè)的，主訴方需要在國內(nèi)針對該集團(tuán)提起專利侵權(quán)訴訟時，需要全面地調(diào)查該集團(tuán)企業(yè)在中國的相關(guān)主體，包括股權(quán)關(guān)系，注冊地址，經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍及在華業(yè)務(wù)開展模式等信息。經(jīng)過充分的盡調(diào)后選擇合適的被訴主體的范圍，避免在后續(xù)訴訟中管轄及送達(dá)等程序存在瑕疵，從而影響整體訴訟進(jìn)程。
第二，主訴方在訴前應(yīng)當(dāng)明確具體的被訴行為及事實(shí)。調(diào)查被訴侵權(quán)行為及事實(shí)應(yīng)當(dāng)是一項(xiàng)貫穿于整個訴訟周期的工作，但訴前高效準(zhǔn)確的侵權(quán)行為及事實(shí)調(diào)查工作能夠?yàn)楹罄m(xù)的訴訟活動奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在已明確被訴主體的基本范圍的背景下，主訴方可以按照被訴方的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍逐步排除存在侵權(quán)可能的相關(guān)產(chǎn)品或方法；亦可以在已明確目標(biāo)專利的情形下，結(jié)合專利技術(shù)領(lǐng)域逐步梳理存在侵權(quán)可能的相關(guān)產(chǎn)品或方法。需要注意的是，主訴方在持續(xù)開展的調(diào)查工作時應(yīng)當(dāng)注意及時地完成證據(jù)保全工作，避免出現(xiàn)證據(jù)滅失或喪失取證可能性的窘迫局面。
第三，主訴方在訴前應(yīng)當(dāng)初步圈定合適的維權(quán)專利范圍。在明確被訴行為后，主訴方應(yīng)當(dāng)基于該事實(shí)從受其控制的專利池中初步圈定大致的專利范圍，類似于專利自由實(shí)施檢索分析（FTO）中初步篩選主題匹配的專利。即，基于侵權(quán)事實(shí)的技術(shù)類型排除掉關(guān)聯(lián)性較低的授權(quán)專利，并且結(jié)合技術(shù)關(guān)聯(lián)度以及技術(shù)類型進(jìn)行初步分類分批。在實(shí)務(wù)中，若主訴方技術(shù)實(shí)力雄厚，知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營得當(dāng)，基于長期的專利挖掘及布局，其專利池可能已形成一定規(guī)模，往往擁有數(shù)千件乃至上萬件授權(quán)專利。尤其是以集團(tuán)形式運(yùn)營的商業(yè)主體，其控股公司及關(guān)聯(lián)主體均具備研發(fā)能力，集團(tuán)能夠管理控制的相關(guān)專利數(shù)量會更為龐大。由此，在正式進(jìn)入維權(quán)專利篩選工作之前初步圈定合適的專利范圍，能夠有效地提升訴訟準(zhǔn)備工作的效率，有益于訴訟開支的合理規(guī)劃及時間管理。
需要注意的是，明確被訴主體，被訴行為及專利初步篩選等訴前準(zhǔn)備工作并不存在嚴(yán)格的順序關(guān)系，主訴方可以根據(jù)所面臨的現(xiàn)實(shí)情況靈活調(diào)整。比如NPE主體在訴前往往已有明確的目標(biāo)專利，因此NPE通常會基于目標(biāo)專利的保護(hù)范圍尋找被訴侵權(quán)行為線索進(jìn)而鎖定被訴主體。
三、篩選維權(quán)專利的主要考量因素
（一）初步侵權(quán)比對分析
在專利侵權(quán)訴訟中，侵權(quán)行為及事實(shí)的認(rèn)定是亙古不變的核心爭議焦點(diǎn)，也是權(quán)利人需要履行的舉證義務(wù)，因而權(quán)利人在正式提起維權(quán)訴訟之前，初步侵權(quán)比對分析是篩選目標(biāo)專利至關(guān)重要的考量因素，也是進(jìn)一步衡量其他考察要素的前提條件?！秾＠ā返诹臈l第一款明確規(guī)定了保護(hù)范圍以權(quán)利要求為準(zhǔn)，說明書及附圖用于解釋權(quán)利要求。專利侵權(quán)比對的客體，是涉案專利的權(quán)利要求與被訴侵權(quán)技術(shù)方案，比對分析不應(yīng)使用專利產(chǎn)品作為依據(jù)，而是以專利文本所記載的內(nèi)容為準(zhǔn)?；谠谙纫殉醪矫鞔_被訴行為和事實(shí)，以及初步圈定的備選維權(quán)專利池，主訴方可以根據(jù)專利侵權(quán)認(rèn)定規(guī)則逐一分析備選專利。
在司法實(shí)踐中，法院在認(rèn)定侵權(quán)產(chǎn)品或方法是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍時，會依據(jù)全面覆蓋原則、等同原則、禁止反悔原則、捐獻(xiàn)原則等規(guī)則進(jìn)行認(rèn)定。主訴方在前期進(jìn)行初步侵權(quán)比對分析時主要依據(jù)全面覆蓋原則和等同原則，可以在初步明確存在侵權(quán)可能性后再依據(jù)禁止反悔原則和捐獻(xiàn)原則分析相關(guān)專利的實(shí)際保護(hù)范圍。主訴方可以參考下列順序逐步完成侵權(quán)比對分析工作。
第一，基于獨(dú)立權(quán)利要求排除明顯不侵權(quán)的專利。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條，被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。因此，基于全面覆蓋原則應(yīng)當(dāng)分析侵權(quán)技術(shù)方案是否包含目標(biāo)專利任意一項(xiàng)權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，若包含某一權(quán)利要求的全部技術(shù)特征即可認(rèn)定其落入該專利權(quán)的保護(hù)范圍；若侵權(quán)技術(shù)方案缺少一個或者一個以上的技術(shù)特征時，則不落入該專利權(quán)的保護(hù)范圍。獨(dú)立權(quán)利要求是從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，從屬權(quán)利要求是對其引用部分的附加技術(shù)特征。因此獨(dú)立權(quán)利要求的范圍大于其從屬權(quán)利要求，主訴方在前期分析時可以基于備選專利的獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行第一輪侵權(quán)比對篩選，剔除明顯不侵權(quán)的備選專利。
根據(jù)全面覆蓋原則分析侵權(quán)比對技術(shù)特征相同存在一定障礙時，主訴方還應(yīng)當(dāng)考慮通過等同原則進(jìn)行判斷。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定(2020修正)》第十三條第二款【6】的規(guī)定的等同特征，等同特征的認(rèn)定主要在于分析以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。需要注意的是，在前期分析時認(rèn)為侵權(quán)技術(shù)方案存在等同可能性的，應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)注，與相同特征相區(qū)分，以便后續(xù)進(jìn)行綜合分析。
第二，存在侵權(quán)可能性的目標(biāo)專利完成全面比對分析。依據(jù)全面覆蓋原則和等同原則對備選專利完成初步篩查工作后，對于存在侵權(quán)可能性的目標(biāo)專利應(yīng)當(dāng)基于其他從屬權(quán)利要求完成全面分析比對工作。
首先，逐一分析目標(biāo)專利的所有權(quán)利要求，能夠通盤掌握與侵權(quán)技術(shù)方案的比對情況。在提起專利侵權(quán)訴訟時，法院通常會要求主訴方明確所主張的保護(hù)范圍。因此，在前期分析時應(yīng)當(dāng)對目標(biāo)專利所有權(quán)利要求進(jìn)行比對，起訴時明確權(quán)利基礎(chǔ)，排除明顯不存在侵權(quán)可能性的權(quán)利要求。
其次，全面分析目標(biāo)專利的所有權(quán)利要求易于后續(xù)侵權(quán)證據(jù)保全工作的開展。實(shí)踐中，在前期分析階段主訴方所掌握的侵權(quán)技術(shù)方案相關(guān)信息通常不夠充分，部分特征難以進(jìn)行判斷，需要結(jié)合其他表象或驗(yàn)證方法進(jìn)行側(cè)面推定，或者因證據(jù)存在形式性缺陷難以作為訴訟證據(jù)提交，往往需要補(bǔ)充保全侵權(quán)證據(jù)。因此，充分分析全部權(quán)利要求能夠在后續(xù)開展證據(jù)保全工作時“有的放矢”，針對性地進(jìn)行證據(jù)收集，技術(shù)方案測試及驗(yàn)證工作。需要注意的是，建議主訴方在完成侵權(quán)證據(jù)保全工作之后，結(jié)合取證事實(shí)對前期已完成的侵權(quán)比對結(jié)論進(jìn)行驗(yàn)證排查，以避免前期分析結(jié)論與取證內(nèi)容所反映的客觀事實(shí)存在出入的情形。
最后，詳細(xì)分析目標(biāo)專利的所有權(quán)利要求能夠?yàn)楹罄m(xù)專利穩(wěn)定性分析工作明確范圍。專利穩(wěn)定性分析同樣需要圍繞目標(biāo)專利權(quán)利要求進(jìn)行檢索分析以及判斷，基于前期各項(xiàng)權(quán)利要求侵權(quán)比對結(jié)論，可以將明確不侵權(quán)的從屬權(quán)利要求排除出穩(wěn)定性分析的范圍，合理規(guī)劃檢索方向避免不必要的資源浪費(fèi)。同時，通盤分析全部權(quán)利要求侵權(quán)比對與專利穩(wěn)定性分析相結(jié)合，能夠?yàn)楹罄m(xù)專利無效答辯工作提前做好應(yīng)對預(yù)案。布局合理的從屬權(quán)利要求能夠顯著提升目標(biāo)專利的穩(wěn)定性，經(jīng)過專利穩(wěn)定性分析一旦判斷獨(dú)立要求要求的穩(wěn)定性存在風(fēng)險(xiǎn)，從屬權(quán)利要求則是維持權(quán)利穩(wěn)定有效的后備陣地。在專利無效宣告程序中，權(quán)利人可以通過刪除、合并和進(jìn)一步限定的方式修改權(quán)利要求，以增強(qiáng)相關(guān)專利的穩(wěn)定性。因此，前期明確從屬權(quán)利要求的比對情況能夠?yàn)楹罄m(xù)“專利無效宣告戰(zhàn)爭”中先行規(guī)劃逐步撤防的灘頭陣地，有備而無患。
第三，排除權(quán)利要求保護(hù)范圍的瑕疵風(fēng)險(xiǎn)。主訴方在經(jīng)過前期分析，基本明確備選專利后還應(yīng)當(dāng)基于禁止反悔原則和捐獻(xiàn)原則等進(jìn)一步核實(shí)備選專利權(quán)利要求保護(hù)范圍可能存在的瑕疵。禁止反悔原則要求主訴方不得將已明確放棄的保護(hù)范圍，在侵犯專利權(quán)訴訟中再次主張已放棄的內(nèi)容為專利保護(hù)范圍。捐獻(xiàn)原則要求主訴方不得將說明書或者附圖中記載而未寫入權(quán)利要求的技術(shù)方案，納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。
（二）侵權(quán)證據(jù)取證難度
“舉證難”是目前專利侵權(quán)訴訟普遍存在的顯著問題。即便《專利法》第六十六條【7】規(guī)定了對于涉及新產(chǎn)品方法專利侵權(quán)糾紛案件的舉證責(zé)任倒置規(guī)則，但是主訴方仍然需要提供證據(jù)證明被控侵權(quán)方案落入或者有極大可能性落入涉案專利的保護(hù)范圍，才能認(rèn)為其完成了初步證明義務(wù)，進(jìn)而舉證責(zé)任向被告轉(zhuǎn)移或舉證責(zé)任倒置。據(jù)此，在訴前分析篩選專利的階段，主訴方依舊需要基于權(quán)利要求所保護(hù)的技術(shù)方案，結(jié)合保全侵權(quán)行為及事實(shí)的難易程度，綜合判斷獲取侵權(quán)證據(jù)的難度，作為篩選分級維權(quán)目標(biāo)專利的重要考量因素。
考量專利權(quán)利要求所保護(hù)的技術(shù)方案屬于“顯性”或“隱性”，分辨的核心標(biāo)準(zhǔn)在于判斷所涉技術(shù)方案是否易于進(jìn)行侵權(quán)比對分析。主訴方可以通過衡量所保護(hù)的技術(shù)特征從客觀物理層面是否直觀體現(xiàn)，是否無需經(jīng)過反向工程或技術(shù)測試手段即可辨別等因素進(jìn)行判斷。考量保全侵權(quán)行為的難易程度，核心標(biāo)準(zhǔn)為站位社會公眾、普通消費(fèi)者、一般交易相對方的角度，接觸獲取到侵權(quán)行為及其線索所需付出的人力、物力及時間成本。基于前述判斷因素，侵權(quán)證據(jù)的取證難度由易到難大致可歸納為以下情形：
第一，保護(hù)范圍為“顯性”技術(shù)特征表象的專利，侵權(quán)行為容易固定的。比如，“手持淋浴噴頭外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)案”【8】，涉案外觀設(shè)計(jì)專利名稱為“手持淋浴噴頭（NO.A4284410X2）”，本案侵權(quán)產(chǎn)品為市售的淋浴噴頭衛(wèi)浴產(chǎn)品。涉案專利所保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)能夠基于簡單觀察即可進(jìn)行侵權(quán)比對，而侵權(quán)產(chǎn)品同樣屬于普通消費(fèi)者能夠輕易獲取的公開銷售終端產(chǎn)品。由此可見，在涉及外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)案件中，侵權(quán)證據(jù)的取證難度相對較低。
第二，保護(hù)范圍為“顯性”技術(shù)特征表象的專利，侵權(quán)行為難以固定的。比如，在作者代理的涉及盾構(gòu)機(jī)設(shè)備專利侵權(quán)系列糾紛中，涉案專利所涉及的技術(shù)方案為盾構(gòu)機(jī)及TBM設(shè)備中相關(guān)部件的機(jī)械結(jié)構(gòu)及裝配連接關(guān)系，通過觀測設(shè)備實(shí)物或結(jié)合設(shè)備圖紙能夠較為直觀地進(jìn)行侵權(quán)比對分析，屬于“顯性”技術(shù)特征專利。然而，盾構(gòu)機(jī)及TBM設(shè)備通常應(yīng)用于大型隧道掘進(jìn)作業(yè)項(xiàng)目，銷售價(jià)格通常以億為單位，公證購買的可行性較低。同時，現(xiàn)有設(shè)備的實(shí)際取證環(huán)境復(fù)雜，普通社會公眾難以接觸，也難以通過公開渠道獲取相關(guān)信息資料。由此，即便涉案專利的技術(shù)特征為“顯性”，但因保全侵權(quán)行為不易開展，訴前取證工作存在一定難度。
第三，保護(hù)范圍為“隱性”技術(shù)特征表象的專利，侵權(quán)行為容易固定的。比如，敦駿公司訴騰達(dá)公司專利侵權(quán)案【9】中，涉案專利名稱為“一種簡易訪問網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商門戶網(wǎng)站的方法”，該專利為方法類發(fā)明專利，涉及虛擬Web認(rèn)證上網(wǎng)技術(shù)。該專利技術(shù)方案提出了一種用戶設(shè)備、接入服務(wù)器、真正門戶網(wǎng)站Portal_Server三者間基于虛擬Web服務(wù)器的強(qiáng)制登錄認(rèn)證網(wǎng)頁（強(qiáng)制Portal）的方法，核心在于實(shí)現(xiàn)“重定向”功能。由此可見，該專利所保護(hù)的技術(shù)方案顯然難以直觀地通過簡單觀察對比即可辨別是否與侵權(quán)行為相同，屬于典型的“隱性”技術(shù)特征。本案的被控侵權(quán)產(chǎn)品為無線路由器設(shè)備，面向社會公眾公開銷售，且公開銷售渠道多樣，主訴方能夠輕易地通過網(wǎng)絡(luò)銷售平臺以及線上實(shí)體商鋪等渠道獲取侵權(quán)產(chǎn)品并完成保全。雖然獲取侵權(quán)產(chǎn)品較為容易，但由于涉案專利涉及“隱性”技術(shù)特征，因此主訴方仍然需要通過公證測試的方式，進(jìn)一步證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的強(qiáng)制Portal過程與涉案專利保護(hù)范圍相同。
第四，保護(hù)范圍為“隱性”技術(shù)特征表象的專利，侵權(quán)行為難以固定的。比如“蜜胺發(fā)明專利及技術(shù)秘密侵權(quán)案”【10】中，涉案專利名稱為“節(jié)能節(jié)資型氣相淬冷法蜜胺生產(chǎn)系統(tǒng)及其工藝”，該專利為方法類發(fā)明專利，涉及三聚氰胺產(chǎn)品的生產(chǎn)方法。該專利所保護(hù)的技術(shù)方案顯然難以直觀地通過簡單觀察對比即可辨別是否與侵權(quán)行為相同，屬于典型的“隱性”技術(shù)特征。而本案所涉的侵權(quán)行為同樣為三聚氰胺化工材料的制備方法及設(shè)備，是普通社會公眾難以通過正常途徑接觸到的，主訴方獲取并固定侵權(quán)行為的難度較大。本案中，原告通過獲取被告向安監(jiān)部門提交備案的安評報(bào)告、設(shè)計(jì)專篇等材料證明被訴生產(chǎn)系統(tǒng)和生產(chǎn)工藝所使用的技術(shù)方案并作為侵權(quán)比對的依據(jù)。值得一提的是，在本案雙方的系列訴訟糾紛中，原告早在2016年便啟動了證據(jù)保全工作并申請法官前往被告工廠進(jìn)行取證，而被告采用派人圍堵、派車封路等方式，阻礙法官執(zhí)行公務(wù)，致使證據(jù)保全無法進(jìn)行，在本案中獲取專利及商業(yè)秘密侵權(quán)行為證據(jù)之艱苦由此可見一斑。
（三）目標(biāo)專利穩(wěn)定性分析
《專利法》第四十七條第一款規(guī)定，宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在。而專利侵權(quán)訴訟之存續(xù)基于原告具有合法的權(quán)利基礎(chǔ)，因此被訴方最為有效的應(yīng)對策略便是“釜底抽薪”，即針對涉案專利提起專利無效宣告請求。不難看出，目標(biāo)專利的穩(wěn)定性是專利侵權(quán)訴訟的生命線，倘若主訴方不顧專利穩(wěn)定與否貿(mào)然提起訴訟，一旦涉案專利被宣告無效將會直接影響侵權(quán)訴訟的進(jìn)程，甚至存在被訴惡意訴訟的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，目標(biāo)專利穩(wěn)定性分析工作是主訴方篩選維權(quán)目標(biāo)專利不可忽視的重要考量因素，應(yīng)當(dāng)通過專利穩(wěn)定性檢索分析，現(xiàn)有技術(shù)排查分析以及自行在先公開排查等工作對目標(biāo)專利的盡可能地完成全面評估。 專利穩(wěn)定性檢索分析主要工作在于排查影響目標(biāo)發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠路f性、創(chuàng)造性的對比文件，尤其是目標(biāo)專利申請日前公開的專利文獻(xiàn)。在正式開展檢索工作前，應(yīng)當(dāng)對目標(biāo)專利關(guān)聯(lián)信息進(jìn)行充分的整理和分析，包括著錄信息分析、技術(shù)方案分析、審查歷史材料分析、關(guān)聯(lián)專利分析。其后，結(jié)合目標(biāo)專利技術(shù)方案制定合適的檢索策略，根據(jù)對應(yīng)的技術(shù)領(lǐng)域，所解決的技術(shù)問題和實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果，所采用的技術(shù)手段全面梳理檢索關(guān)鍵詞；通過同族專利、引用和被引用專利、實(shí)質(zhì)審查或復(fù)審無效相關(guān)專利、關(guān)鍵詞檢索結(jié)果、國際專利分類表確定分類號；由小及大逐漸擴(kuò)展對比文件檢索范圍，以尋找最接近的對比文件。同時，檢索過程中應(yīng)當(dāng)及時根據(jù)檢索結(jié)果調(diào)整檢索詞和檢索式，避免不必要的重復(fù)工作。此外，對于目標(biāo)專利還應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步排除其形式性缺陷，包括，權(quán)利要求是否得到說明書的支持、獨(dú)立權(quán)利要求是否缺少必要技術(shù)特征、權(quán)利要求要求保護(hù)的范圍是否清楚、說明書公開是否充分。
自行在先公開排查主要集中排查主訴方或權(quán)利人其是否存在在先產(chǎn)品公開、在先銷售、在先宣傳及參展、在先論文發(fā)表等影響目標(biāo)專利穩(wěn)定性的情形。實(shí)踐中經(jīng)常出現(xiàn)檢索后未發(fā)現(xiàn)明顯影響目標(biāo)專利新穎性和創(chuàng)造性的專利文獻(xiàn)，但相關(guān)技術(shù)方案已被專利權(quán)人自行在先公開的尷尬局面。究其原因通常在于權(quán)利人專利布局時機(jī)與市場運(yùn)營推廣的銜接工作出現(xiàn)錯位，導(dǎo)致權(quán)利人自行公開在前，專利申請?jiān)诤蟆Ｍ瑫r，專利申請往往基于自行研發(fā)或設(shè)計(jì)所得的創(chuàng)造成果，因此自行在先公開的材料通常對于技術(shù)或設(shè)計(jì)方案的記載較為充分，對已授權(quán)的專利穩(wěn)定性影響較大。由此，主訴方應(yīng)當(dāng)全面排查專利技術(shù)方案是否在先自行公開，排除目標(biāo)專利穩(wěn)定性存在明顯瑕疵的風(fēng)險(xiǎn)。
值得注意的是，在訴前維權(quán)專利篩選階段，備選專利穩(wěn)定性分析工作應(yīng)當(dāng)與專利侵權(quán)比對工作形成緊密配合，將落入目標(biāo)專利保護(hù)范圍的權(quán)利要求與存在穩(wěn)定性的權(quán)利要求相匹配，綜合分析該備選專利的可訴性。
（四）目標(biāo)專利核心重要程度
衡量目標(biāo)專利的核心重要程度主要在于分析專利貢獻(xiàn)率，判斷侵權(quán)人所獲利益中可以歸因于專利技術(shù)或者特征的比例幾何，以此為依據(jù)，從而合理確定主訴方在專利侵權(quán)訴訟中的損害賠償?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十六條第一款【11】明確規(guī)定了以侵權(quán)人獲益的方式計(jì)算損害賠償時，應(yīng)當(dāng)限于侵權(quán)人因侵犯專利權(quán)行為所獲得的利益，其他因素所貢獻(xiàn)的利益不應(yīng)計(jì)算在列。具體而言，計(jì)算侵權(quán)人因侵犯專利權(quán)的行為所獲利益，應(yīng)當(dāng)依據(jù)專利技術(shù)特征覆蓋部分的產(chǎn)品價(jià)值，分?jǐn)偟秸w產(chǎn)品價(jià)值從而計(jì)算出專利技術(shù)對應(yīng)的產(chǎn)品利潤貢獻(xiàn)率。專利所保護(hù)的技術(shù)方案相較于終端產(chǎn)品而言，其核心重要程度以及技術(shù)效果能夠?qū)崿F(xiàn)的商業(yè)價(jià)值，往往直接影響著專利貢獻(xiàn)率的數(shù)值。比如，在萊頓訴蓋茨案中【12】，法院認(rèn)為結(jié)合在案事實(shí)綜合分析，認(rèn)為涉案專利是汽車正時傳動系統(tǒng)中的一項(xiàng)非常重要的技術(shù)，具有非常高的市場價(jià)值，因此最終認(rèn)定涉案專利對于本案侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)貢獻(xiàn)度為100%。又如，在寧德時代訴江蘇塔菲爾案中【13】，法院認(rèn)為侵害涉案專利權(quán)的產(chǎn)品為一種動力單體電池的頂蓋，屬于電池產(chǎn)品的零部件，綜合考慮涉案專利的種類、專利的穩(wěn)定性程度、專利所涉及的產(chǎn)品性能對銷售量的影響及其在實(shí)現(xiàn)成品利潤中的作用等因素，另外考慮到寧德時代公司包括本案在內(nèi)，共向二塔菲爾公司就涉案侵權(quán)產(chǎn)品侵犯其其他專利提起五起專利侵權(quán)訴訟，酌定涉案專利的貢獻(xiàn)度為10%。通過上述兩案不難看出，涉案專利技術(shù)方案的創(chuàng)新高度及其蘊(yùn)含的商業(yè)價(jià)值，在司法實(shí)踐中對于專利貢獻(xiàn)率能夠起到舉足輕重的作用。
技術(shù)方案的核心重要程度是合理計(jì)算專利貢獻(xiàn)率的考量因素之一，專利主題與侵權(quán)產(chǎn)品的匹配關(guān)系、侵權(quán)產(chǎn)品是否侵犯其他專利權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)、涉案專利是否為標(biāo)準(zhǔn)必要專利、同類非涉案專利產(chǎn)品的市場表現(xiàn)等均為合理的參考因素。主訴方在訴前篩選維權(quán)專利階段可以采取抓大放小的策略，結(jié)合自身行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)高效地以技術(shù)核心度為導(dǎo)向，對目標(biāo)專利的專利貢獻(xiàn)率進(jìn)行初步預(yù)估，從而衡量訴訟案件的合理索賠額，以便后續(xù)綜合分析篩選并確定維權(quán)專利。
（五）目標(biāo)專利類型
在專利權(quán)侵權(quán)案件中，應(yīng)訴方通常會采取啟動專利無效宣告請求程序進(jìn)行應(yīng)對，并同時向法院申請中止訴訟。而對于不同類型的專利權(quán)利基礎(chǔ)，法院裁定是否中止審理的依據(jù)存在明顯差異，當(dāng)維權(quán)專利為發(fā)明專利權(quán)時，被告在答辯期間內(nèi)請求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效的，法院可以不中止訴訟；【14】當(dāng)涉案專利為實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)時，被告在答辯期間內(nèi)提起專利無效宣告請求程序的，法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020修正）》第五條規(guī)定，人民法院受理的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效的，人民法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟。同時，該條款但書第一項(xiàng)明確了中止審理的例外情形，即原告提交檢索報(bào)告或者專利權(quán)評價(jià)報(bào)告未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無效的事由的，可以不中止訴訟。因此，考量維權(quán)目標(biāo)專利類型的目的在于判斷其對侵權(quán)訴訟案件進(jìn)程的影響。即，維權(quán)專利為發(fā)明時，因無效程序而影響訴訟進(jìn)程的可能性要明顯小于實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。鑒于可以阻卻訴訟因無效而中止程序的其他情形，主訴方在篩選維權(quán)專利階段無法開展對應(yīng)工作。因此，當(dāng)維權(quán)專利實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)時，主訴方還應(yīng)考慮是否在訴前申請檢索報(bào)告或?qū)＠麢?quán)評價(jià)報(bào)告。
鑒于實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的授權(quán)程序僅進(jìn)行形式審查，未對其是否具備新穎性、創(chuàng)造性的要求而進(jìn)行檢索、分析和評價(jià)，相較于發(fā)明專利，其有效性易遭受質(zhì)疑和挑戰(zhàn)。因此，評價(jià)報(bào)告制度的目的在于通過限制實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的訴訟程序，避免權(quán)利人濫用專利權(quán)。檢索報(bào)告和評價(jià)報(bào)告是實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)穩(wěn)定性的初步證據(jù)，屬于法院審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)之一，而非決定專利權(quán)效力性的法律文件，因而不能以相關(guān)評價(jià)報(bào)告作為判定專利權(quán)效力的直接依據(jù)。實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)專利權(quán)效力的判定應(yīng)以無效宣告程序中的最終生效的確認(rèn)結(jié)果為依據(jù)。然而，在當(dāng)前的司法實(shí)踐中，涉及實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)糾紛的，圍繞專利權(quán)評價(jià)報(bào)告問題仍會出現(xiàn)以下情形實(shí)質(zhì)上影響訴訟進(jìn)程及審理周期。
第一，訴前申請專利權(quán)評價(jià)報(bào)告，報(bào)告結(jié)論為負(fù)面。主訴方訴前申請?jiān)u價(jià)報(bào)告為了避免訴中因無效而影響訴訟進(jìn)程，然而可能會出現(xiàn)評價(jià)報(bào)告結(jié)論與預(yù)期存在出入，致使實(shí)質(zhì)性影響起訴工作。同時，實(shí)踐中不乏出現(xiàn)的情況是，因?qū)＠u價(jià)報(bào)告與專利無效程序二者在專利有效性的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)存在差異，導(dǎo)致評價(jià)報(bào)告認(rèn)為不具有創(chuàng)造性的對比文件，在無效階段卻能夠得到權(quán)利維持有效的結(jié)論。而訴前已作出負(fù)面結(jié)論評價(jià)報(bào)告，主訴方仍然提起專利侵權(quán)的，可能會面臨一定的“惡意訴訟”風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，若主訴方可供選擇的維權(quán)專利數(shù)量較為有限的情況下，通常訴前不會主動申請專利權(quán)評價(jià)報(bào)告。
第二，訴中申請專利權(quán)評價(jià)報(bào)告，報(bào)告結(jié)論為負(fù)面。雖然目前各地人民法院對于專利侵權(quán)案件立案程序并未嚴(yán)格要求評價(jià)報(bào)告作為立案依據(jù)，但在審理過程中合議庭通常會主動要求原告提交涉案專利的評價(jià)報(bào)告，尤其是應(yīng)訴方已提起專利無效程序的。而專利權(quán)評價(jià)報(bào)告出具的周期通常為兩個月左右，主訴方訴中階段申請?jiān)u價(jià)報(bào)告的，法院通常會考慮等待評價(jià)報(bào)告的結(jié)論。當(dāng)涉案專利未曾經(jīng)歷過專利無效程序且被維持的，若報(bào)告結(jié)論為負(fù)面，應(yīng)訴方亦已提起專利無效的，法院通常會做出中止裁定；若報(bào)告結(jié)論為負(fù)面，而應(yīng)訴方遲遲不提起專利無效程序的，法院基于審限等因素可能會做出駁回起訴的裁定。
第三，主訴方不申請?jiān)u價(jià)報(bào)告，應(yīng)訴方不提起專利無效程序。實(shí)踐中可能會出現(xiàn)的特殊情形是，主訴方基于其他因素考量，即便法院主動要求亦未申請?jiān)u價(jià)報(bào)告。同時，應(yīng)訴方在法院的要求下仍然遲遲不提起專利無效程序?；诖朔N情形，審理法院可能會綜合分析在案證據(jù)考慮繼續(xù)審理，或者作出駁回起訴的裁定。
綜上，不難看出在司法實(shí)踐中專利類型對于訴訟進(jìn)程及審理周期都會存在不同程度的影響，主訴方在篩選專利階段可以據(jù)此作出合理預(yù)期從而選擇合適的維權(quán)專利。
（六）管轄法院司法情況考量
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第二條規(guī)定，因侵犯專利權(quán)行為提起的訴訟，由侵權(quán)行為地或者被告住所地人民法院管轄。【15】因此，專利侵權(quán)案件的管轄連接點(diǎn)主要包括侵權(quán)行為地和被告住所地這兩種類型，其中侵權(quán)行為地根據(jù)侵權(quán)行為及其形式的不同，可能存在多個侵權(quán)行為地。而適格被告為多個時，各個被告的住所地也是案件的管轄地。據(jù)此，主訴方訴前篩選的維權(quán)專利可能因侵權(quán)行為地或被告住所地存在差異，實(shí)際的管轄連接地會存在不同，因而會面臨選擇一審管轄法院的問題。
根據(jù)《中國法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)狀況（2023）》，各級法院知識產(chǎn)權(quán)白皮書及知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)狀況數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從案件分布區(qū)域來看，廣東、北京、上海、浙江、江蘇五地法院的案件受理數(shù)量已經(jīng)占全國法院知識產(chǎn)權(quán)收案數(shù)量的59%，是知識產(chǎn)權(quán)訴訟糾紛較多的地區(qū)。雖然經(jīng)過多年的司法改革及知識產(chǎn)權(quán)審判力量專項(xiàng)建設(shè)工作的持續(xù)開展，全國各省市相繼設(shè)立專門的知識產(chǎn)權(quán)法院或知識產(chǎn)權(quán)法庭，但基于實(shí)際審理知識產(chǎn)權(quán)案件的數(shù)量及各地審判資源的差異，不同地區(qū)知識產(chǎn)權(quán)法院審理風(fēng)格存在一定的差異是實(shí)務(wù)界公認(rèn)的事實(shí)。同時，鑒于廣東、北京、上海、浙江、江蘇等地知識產(chǎn)權(quán)法院案件受理數(shù)量較大，相較于其他地區(qū)法院其知識產(chǎn)權(quán)案件審理周期普遍較長，審理效率相對較低。
綜上，主訴方在訴前應(yīng)當(dāng)結(jié)合證據(jù)內(nèi)容，以利于實(shí)現(xiàn)訴訟目的為出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合管轄法院的審判風(fēng)格、審理水平、審理進(jìn)度、二審管轄法院等因素綜合判斷，選擇合適于案情的一審管轄法院。
總結(jié)
科技創(chuàng)新是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的核心要素。知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)能夠服務(wù)技術(shù)創(chuàng)新，為原始創(chuàng)新提供充分保護(hù)和有效激勵，推動形成高科技的生產(chǎn)力。而在當(dāng)前司法實(shí)踐中因?qū)＠謾?quán)訴訟的特殊性，主訴方通常需要在訴前基于多方因素考量綜合判斷選取合適的專利權(quán)作為訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)。本文從侵權(quán)分析、取證難度、專利穩(wěn)定性、技術(shù)核心重要程度、專利類型、管轄法院這六大因素為切入點(diǎn)進(jìn)行探討，而實(shí)踐中的案情紛繁復(fù)雜，千變?nèi)f化，限于作者水平所涉考量因素本文難以全面列舉，特以此文拋磚引玉，以供創(chuàng)新主體參考交流。
注釋
【1】劉春田:《知識產(chǎn)權(quán)法》，北京大學(xué)出版社、高等教育出版社，2010年版.
【2】同上
【3】王輝,楊克非,于文波,等.IPO進(jìn)程中的專利狙擊及企業(yè)應(yīng)對——以歌爾股份vs敏芯股份案為例[J].中國市場監(jiān)管研究,2021,(04):21-25.
【4】（2024）最高法知民復(fù)1號
【5】中華人民共和國專利法（2020修正）
第十一條 發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。
外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品。
【6】《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020修正）》
第十三條第二款 等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。
【7】《中華人民共和國專利法（2020修正）》
第六十六條 專利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明。
【8】（2015）民提字第23號
【9】（2019）最高法知民終147號
【10】（2020）最高法知民終1559號，（2022）最高法知民終541號
【11】《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》法釋〔2009〕21號
第十六條第一款 人民法院依據(jù)專利法第六十五條第一款的規(guī)定確定侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益，應(yīng)當(dāng)限于侵權(quán)人因侵犯專利權(quán)行為所獲得的利益；因其他權(quán)利所產(chǎn)生的利益，應(yīng)當(dāng)合理扣除。
【12】(2015)蘇知民終字第00172號
【13】(2020)閩民初1號
【14】《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020修正）》
第七條 人民法院受理的侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案件或者經(jīng)國務(wù)院專利行政部門審查維持專利權(quán)的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效的，人民法院可以不中止訴訟。
【15】《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020修正）》
第二條 因侵犯專利權(quán)行為提起的訴訟，由侵權(quán)行為地或者被告住所地人民法院管轄。
侵權(quán)行為地包括：被訴侵犯發(fā)明、實(shí)用新型專利權(quán)的產(chǎn)品的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口等行為的實(shí)施地；專利方法使用行為的實(shí)施地，依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口等行為的實(shí)施地；外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的制造、許諾銷售、銷售、進(jìn)口等行為的實(shí)施地；假冒他人專利的行為實(shí)施地。上述侵權(quán)行為的侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地。