文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 嚴雨蒙
在美國商標(biāo)注冊實踐中，申請人可能面臨商標(biāo)因被美國專利商標(biāo)局認為缺乏顯著性，或?qū)οM者具有誤導(dǎo)性而被駁回的情況。2025年，美國商標(biāo)審判和上訴委員會（TTAB）在“ECOTWEED”商標(biāo)上訴案件中維持了美國專利商標(biāo)局審查員基于該商標(biāo)具有“欺騙性”所作出的駁回決定。本文將首先分析ECOTWEED案的裁定依據(jù)和理由，隨后簡述美國商標(biāo)申請人在申請美國商標(biāo)注冊的過程中，因商標(biāo)的全部或部分元素被認為對申請使用的商品和/或服務(wù)具有一定描述性而可能面臨的“僅具描述性”、“具有欺騙性的錯誤描述”和“欺騙性”三種駁回理由的區(qū)別、聯(lián)系以及應(yīng)對方案。
一、ECOTWEED案概述
1.案件概括
Twisted X, Inc.（以下簡稱“Twisted X”）是一家總部位于美國德克薩斯州的鞋類制造商，于2020年申請在第25類“由類似粗花呢的材料制成的鞋類（Footwear made of a tweed-like material）”商品上注冊“ECOTWEED”商標(biāo)，用于其由回收材料制成的“仿粗花呢”鞋類產(chǎn)品。該申請以意圖使用為基礎(chǔ)。美國專利商標(biāo)局（USPTO）審查員依據(jù)美國《商標(biāo)法》第2(a)條，基于該商標(biāo)具有欺騙性予以駁回。Twisted X提交了爭辯復(fù)審，未能說服審查員撤回其駁回決定，隨后向TTAB提起上訴。
2.TTAB裁定理由
TTAB在審理過程中依據(jù)聯(lián)邦巡回上訴法院在In re Budge Mfg. Co.案中確立的三步測試，來評估“ECOTWEED”商標(biāo)使用在申請商品上是否具有欺騙性：
1)“ECOTWEED”商標(biāo)是否對指定商品的特征作出了錯誤描述？
TTAB通過查閱詞典定義和相關(guān)市場證據(jù)，認為“TWEED”一般指代“一種粗糙的羊毛織物，通常采用斜紋織法，主要用于制作西裝和外套”，該織物常被稱為粗花呢。TTAB發(fā)現(xiàn)大量證據(jù)表明，傳統(tǒng)的粗花呢由羊毛制成或含有羊毛，行業(yè)資料中對“正宗粗花呢”的描述為“幾乎總是由純新羊毛制成”。TTAB也注意到市場上存在含實際粗花呢的鞋類產(chǎn)品。
由于Twisted X承認其“由類似粗花呢的材料制成的鞋類”商品并不含有粗花呢，而是“由回收塑料瓶制成”，TTAB認為“ECOTWEED”商標(biāo)對指定使用商品的描述存在誤導(dǎo)性。Twisted X爭辯對“TWEED”不存在精確的定義，TTAB對該觀點未予支持，認為盡管有些人可能會錯誤地將該術(shù)語應(yīng)用于非羊毛面料，但證據(jù)表明真正的、由羊毛制成的“粗花呢（TWEED）”與“類似粗花呢的面料或圖案（Tweed-like fabrics or patterns）”之間存在實質(zhì)性區(qū)別。Twisted X的產(chǎn)品并不包含真正的粗花呢，因此該商標(biāo)對商品的成分作出了誤導(dǎo)性描述。
2)消費者是否可能相信該錯誤描述？
考慮到Twisted X將其產(chǎn)品明確描述為“由類似粗花呢的材料制成”，TTAB認為消費者看到標(biāo)有“ECOTWEED”商標(biāo)的、材質(zhì)看起來仿佛是粗花呢的鞋類產(chǎn)品時，很可能會認為該產(chǎn)品含有真正的粗花呢。由于市場上存在含有真正的粗花呢的鞋類產(chǎn)品，消費者會認為Twisted X產(chǎn)品也含有真正的粗花呢屬于合理推斷。
3)該錯誤描述是否會影響消費者的購買決定？
最后，TTAB認定該誤導(dǎo)性描述很可能會影響相當(dāng)一部分消費者的購買決策。TTAB援引了來自多個來源的信息證據(jù)，這些信息將粗花呢描述為“適合休閑外衣的理想材料”、“專為抵御嚴酷氣候設(shè)計”、“柔軟保暖”，且具有“作為耐用防水材料的真實優(yōu)勢”，并據(jù)此認為這些優(yōu)點是消費者在購買鞋類產(chǎn)品時很可能考慮的因素，對消費者的購買決策具有實質(zhì)性影響。
基于上述分析，TTAB認定“ECOTWEED”商標(biāo)具有欺騙性，依據(jù)《商標(biāo)法》第2(a)條，不得注冊。在該案審理過程中，TTAB對申請人Twisted X的兩項爭辯主張作出回應(yīng)如下：
商標(biāo)中的“ECO”前綴并不能消除誤導(dǎo)性：Twisted X 主張，“ECOTWEED” 中的“ECO”前綴會向消費者傳達該產(chǎn)品與傳統(tǒng)粗花呢不同的訊息。Twisted X以“ECOWOOD”和“ECOSAND”等第三方注冊商標(biāo)為例，指出“ECO”常指回收塑料材料。TTAB未被說服，指出證據(jù)顯示“ECO”最常暗示“生態(tài)”或“環(huán)境”，而非“仿制”。TTAB發(fā)現(xiàn)部分市場證據(jù)顯示“eco tweed”一詞被用于指代具有環(huán)保效益的實際羊毛產(chǎn)品，這削弱了Twisted X的論點。因此，TTAB的結(jié)論是，消費者看到“ECOTWEED”這一詞匯時，很可能將其理解為指代環(huán)保型粗花呢，而非仿制粗花呢。
指定使用商品中“類似粗花呢的材料”這一描述并不排除誤導(dǎo)性：本案的一個爭議焦點在于，Twisted X將其商品描述為“由類似粗花呢的材料制成的鞋類”是否能夠排除“ECOTWEED”商標(biāo)的誤導(dǎo)性。TTAB的多數(shù)意見認為不能排除，因為消費者并不了解該商標(biāo)存在于美國專利商標(biāo)局記錄中的具體商品描述，且盡管Twisted X在商標(biāo)申請中將產(chǎn)品成分描述為“類似粗花呢的材料”而不是粗花呢材料，仍存在Twisted X在實際宣傳或銷售相關(guān)鞋類產(chǎn)品時不對產(chǎn)品成分作此標(biāo)示，從而對消費者產(chǎn)生誤導(dǎo)的可能性。
TTAB的一名行政法官對多數(shù)意見提出異議，認為多數(shù)意見忽視了商品描述中“tweed-like”這一限定詞的意義，且“ECOTWEED”為一整體詞組，“ECO”前綴足以改變“TWEED”的含義。該異議法官主張，應(yīng)從知曉商品本身的消費者角度出發(fā)進行判斷，而非假設(shè)普通消費者不清楚商品真實屬性。對此，其他行政法官的多數(shù)意見回應(yīng)稱，消費者在真實世界中不會因商標(biāo)申請中的商品描述而獲知商品真實成分；且長期判例支持，即便商品描述中已載明產(chǎn)品不含某一特征，僅憑商標(biāo)中含誤導(dǎo)性描述也可構(gòu)成欺騙或誤導(dǎo)。
此外，盡管依據(jù)美國《商標(biāo)法》第2(a)條以具有欺騙性這一項理由已足以駁回“ECOTWEED”商標(biāo)的注冊，TTAB也確認了該商標(biāo)同時因具有美國《商標(biāo)法》第2(e)(1)條規(guī)定的“欺騙性的錯誤描述”而不得注冊。
二、美國商標(biāo)注冊相關(guān)駁回理由簡述和實務(wù)分析
在美國商標(biāo)注冊申請過程中，除了“欺騙性（Deceptive）”外，申請人還可能因商標(biāo)所包含的元素對指定使用的商品和/或服務(wù)具有一定正確或錯誤的描述性而面臨“僅具描述性（Merely Descriptive）”和“具有欺騙性的錯誤描述（Deceptively Misdescriptive）”兩種駁回理由。這三者的區(qū)別和聯(lián)系概括如下：
1.僅具描述性（Merely Descriptive）駁回
該駁回理由指商標(biāo)直接描述了商品或服務(wù)的特征、功能、用途或成分，缺乏顯著性，也就是我們通常理解的缺顯駁回。法律依據(jù)為美國《商標(biāo)法》第2(e)(1)條。例如，“OATNUT”商標(biāo)用于含有燕麥和堅果的面包，被認定對產(chǎn)品成分僅具描述性；“CURBSIDE EXPRESS”（可直譯為“路邊快件”）商標(biāo)用于提供送貨上門的雜貨零售服務(wù)被TTAB認定直接描述了送貨服務(wù)的取貨方式和速度，缺乏顯著性，因而不可注冊。
美國審查員一旦下發(fā)僅具描述性的駁回，通常傾向于維持其駁回決定，僅單純爭辯申請商標(biāo)使用在指定商品和/或服務(wù)上天然具備固有顯著性一般難以說服審查員。如申請商標(biāo)僅對部分指定商品和/或服務(wù)具有直接描述性，可嘗試在刪減關(guān)聯(lián)商品的基礎(chǔ)上爭辯。如申請人已在美國市場中長期使用申請商標(biāo)，可通過提交使用五年以上的聲明或充分的廣告、銷售、媒體報道等證據(jù)，證明申請商標(biāo)已通過長期大量使用在美國消費者心中建立作為品牌標(biāo)識的“第二含義”，即通過使用獲得了顯著性。對于暫時無法提供證據(jù)證明獲得顯著性的商標(biāo)，申請人可嘗試先申請轉(zhuǎn)為副簿注冊商標(biāo)，如能獲準在副簿上注冊，使用商標(biāo)達五年以上后可再申請轉(zhuǎn)為主簿注冊。
2.具有欺騙性的錯誤描述（Deceptively Misdescriptive）駁回
僅具描述性駁回適用于商標(biāo)對商品和服務(wù)有“正確”描述的情況，具有欺騙性的錯誤描述駁回則適用于商標(biāo)包含對商品或服務(wù)的特征的錯誤描述，且消費者可能會相信該描述為真的情況。法律依據(jù)為美國《商標(biāo)法》第2(e)(1)條。例如，“TITANIUM”（含義為“鈦；鈦合金”）商標(biāo)用于不含鈦合金的休閑車，被認定為具有欺騙性的錯誤描述。
這一駁回理由的判斷標(biāo)準與欺騙性駁回相同，適用前文提及的三步測試。如果一個商標(biāo)符合三步測試的前兩項要件，即（1）包含對指定商品和/或服務(wù)的錯誤描述，并且（2）消費者可能會相信該錯誤描述，則該商標(biāo)被視為具有欺騙性的錯誤描述。若申請商標(biāo)在符合前兩項構(gòu)成要件的基礎(chǔ)上，還具備“實質(zhì)影響（materiality）”，即符合（3）其包含的錯誤描述對于消費者做出消費決定具有實質(zhì)影響，則該商標(biāo)同時符合欺騙性商標(biāo)的駁回條件。
具有欺騙性的錯誤描述駁回與僅具描述性的駁回法律依據(jù)均為美國《商標(biāo)法》第2(e)(1)條，這兩個理由可采取的應(yīng)對方式也較為類似，申請人可嘗試（1）提交使用證據(jù)證明申請商標(biāo)已通過長期大量使用獲得顯著性；（2）尋求副簿注冊，亦可（3）在申請商標(biāo)包含其他可注冊要素的情況下，放棄對欺騙性錯誤描述部分的專用權(quán)來嘗試整體獲權(quán)。
實務(wù)中，申請人在應(yīng)對美國專利商標(biāo)局基于《商標(biāo)法》第2(e)(1)條下發(fā)的駁回時經(jīng)常會“左右為難”。美國審查員可能會先下發(fā)僅具直接描述性駁回或具有欺騙性的錯誤描述駁回，同時要求申請人提供關(guān)于申請商品和/或服務(wù)的額外信息和資料，說明申請商品和/或服務(wù)的特征、成分、功能、用途等具體信息，以進一步審查申請商標(biāo)是對申請商品和/或服務(wù)的正確描述還是錯誤描述，如認為是正確描述，則確定基于僅具描述性予以駁回，如認為是錯誤描述，則基于具有欺騙性的錯誤描述這一理由駁回。因此，在收到審查員初次駁回和提供額外信息的要求時，需根據(jù)個案情況斟酌具體應(yīng)對方式。
3.欺騙性（Deceptive）駁回
欺騙性駁回適用于符合三步測試全部三項要件的商標(biāo)，即商標(biāo)對商品或服務(wù)的特征有錯誤描述，消費者可能會相信該描述為真，且該誤導(dǎo)可能實質(zhì)影響消費者的購買決定。法律依據(jù)為美國《商標(biāo)法》第2(a)條。例如，“ORGANIK”用于非有機棉制成的衣物，被認定為欺騙性商標(biāo)。
符合欺騙性駁回構(gòu)成要件的商標(biāo)，必然同時滿足具有欺騙性的錯誤描述駁回的構(gòu)成要件，因此“ECOTWEED”商標(biāo)上訴案中，TTAB在裁定該商標(biāo)依據(jù)第2(a)條欺騙性條款不可注冊的同時，也確認該商標(biāo)依據(jù)第2(e)(1)條具有欺騙性的錯誤描述性條款不可注冊。
針對欺騙性駁回，由于審查員下發(fā)該駁回并不是因為申請商標(biāo)缺乏顯著性，故申請人無法通過提交使用證據(jù)證明申請商標(biāo)已獲得顯著性來克服，只能通過修改指定商品/服務(wù)的方式來消除欺騙性，或嘗試爭辯說服審查員“該標(biāo)識不會引起消費者誤認，也不會影響消費者的購買決定”。
在實踐中，美國官方對于被認定具有欺騙性的商標(biāo)通常持更嚴格的審查標(biāo)準。例如，從我方實務(wù)經(jīng)驗來看，如果美國專利商標(biāo)局審查員因認為申請商標(biāo)包含的某個元素可能誤導(dǎo)消費者認為申請人的商品含有某種特定成分，而以具有欺騙性的錯誤描述為由下發(fā)駁回，通過修改商品描述以明確說明申請商品不含該特定成分，并提交申請人產(chǎn)品的相關(guān)資料作為證據(jù)可能成功說服審查員撤回駁回。而“ECOTWEED”案中，Twisted X的商標(biāo)還包含前綴“ECO”，且商品描述已明確其鞋類產(chǎn)品材料是“類似粗花呢的材料”，而不是真正的粗花呢，但經(jīng)過上訴仍未能獲準注冊。
申請人在設(shè)計商標(biāo)時，有時會希望在商標(biāo)中加入與產(chǎn)品特征具有一定關(guān)聯(lián)的元素?？紤]到美國商標(biāo)注冊申請過程中，如被下發(fā)與商標(biāo)描述性相關(guān)的駁回，無論是僅具描述性駁回、具有欺騙性的錯誤描述駁回或是欺騙性駁回，克服均存在較大難度，建議申請人在商標(biāo)設(shè)計和選取之初即考慮避免使用可能被消費者認為描述了商品或服務(wù)特征，或可能使消費者誤認為商品或服務(wù)具有某種特征的詞匯，尤其是具有特定含義的術(shù)語，以提高注冊成功率。