文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉瑾
在專利申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查過程中，審查員與申請(qǐng)人/代理人之間的溝通都是以書面為主，但為了提高效率，各國(guó)都規(guī)定了一些審查員與申請(qǐng)人/代理人之間進(jìn)行溝通的輔助手段，電話討論就是其中最常使用的方式。下面筆者以美國(guó)申請(qǐng)為例，探討一下美國(guó)申請(qǐng)審查過程中與審查員電話溝通的時(shí)機(jī)與策略。
在美國(guó)申請(qǐng)審查過程中，如果申請(qǐng)的權(quán)利要求接近授權(quán)條件，僅存在一些次要的、容易通過修改克服的問題，美國(guó)審查員通常會(huì)主動(dòng)發(fā)起電話討論，告知申請(qǐng)中存在的問題，多數(shù)情況下，還會(huì)提供修改建議，方便申請(qǐng)人盡快考慮和提交答復(fù)，促進(jìn)授權(quán)。
除了審查員主動(dòng)發(fā)起的電話討論，申請(qǐng)人也可以主動(dòng)發(fā)起。有2種方式：
（1）直接給審查員打電話
審查意見通知書上都寫有審查員的電話，可直接撥打，如果審查員沒有接電話，可以語(yǔ)音留言，說明基本信息（申請(qǐng)?zhí)柕龋?qǐng)審查員回復(fù)電話。
（2）通過USPTO官方網(wǎng)站預(yù)約電話會(huì)議
可通過官網(wǎng)提出與審查員電話會(huì)議的請(qǐng)求，審查員會(huì)確定電話會(huì)議的時(shí)間，提供會(huì)議鏈接，申請(qǐng)人按時(shí)接入即可。
方式（1）適用的情況
直接給審查員打電話的方式適用于較簡(jiǎn)單的問題、形式問題或程序問題。比如112問題，如果認(rèn)為審查員對(duì)權(quán)利要求某個(gè)術(shù)語(yǔ)或方案的理解不夠準(zhǔn)確，而電話溝通更快捷更方便進(jìn)行解釋的時(shí)候；又比如，針對(duì)審查意見權(quán)利要求可以有不同的修改方式，想知道審查員更容易接受哪種方式的時(shí)候，可能有助于減少答復(fù)次數(shù)，尤其是美國(guó)審查時(shí)第二次審查意見即是final OA的情況。
多數(shù)美國(guó)審查員是樂于溝通的，當(dāng)然，也碰到過審查員不愿意在電話中進(jìn)行討論，要求申請(qǐng)人請(qǐng)求正式電話會(huì)議的情況。這個(gè)時(shí)候，就需要申請(qǐng)人考慮，是請(qǐng)求正式電話會(huì)議，還是直接提交答復(fù)了。
方式（2）適用的情況
如果希望與審查員討論的問題涉及實(shí)質(zhì)問題，101、102或103，審查員通常不會(huì)在電話中討論，這時(shí)需要的就是正式的電話會(huì)議了。需要提前足夠的時(shí)間通過USPTO官網(wǎng)預(yù)約，否則審查員可能因?yàn)橐呀?jīng)沒有時(shí)間或休假而拒絕電話會(huì)議。根據(jù)筆者碰到的情況，最好在OA答復(fù)期限前1個(gè)月進(jìn)行預(yù)約。
電話會(huì)議使用的是USPTO官方的會(huì)議軟件，與商業(yè)會(huì)議軟件比如騰訊會(huì)議類似，由審查員主持。申請(qǐng)人/代理人可通過共享屏幕的方式進(jìn)行展示和意見陳述，審查員可隨時(shí)提問。會(huì)議結(jié)束后，審查員會(huì)發(fā)一個(gè)通知，上面記錄會(huì)議時(shí)間和主題。申請(qǐng)人需提交會(huì)議記錄，官方存檔。然后申請(qǐng)人根據(jù)會(huì)議結(jié)果，決定如何答復(fù)審查意見，提交答復(fù)。即，會(huì)議記錄與答復(fù)審查意見是分別進(jìn)行的2個(gè)事件。
如果該申請(qǐng)的審查員是個(gè)新審查員，則還會(huì)有一個(gè)資深審查員（supervisor）參與電話會(huì)議。
我們作為中國(guó)代理人代理申請(qǐng)人進(jìn)入美國(guó)的申請(qǐng)時(shí)，并不與美國(guó)審查員有直接聯(lián)系，只能通過美國(guó)代理人進(jìn)行。因此，是否主動(dòng)發(fā)起與美國(guó)審查員的電話討論，需要我們提前與客戶進(jìn)行溝通，分析審查意見，分析不同策略的優(yōu)缺點(diǎn)。申請(qǐng)人作出決定后，我們準(zhǔn)備好材料，才能指示美國(guó)代理人與審查員電話溝通。
值得注意的是，由于電話溝通可采用方式（1）也可采用方式（2），因此指示美國(guó)代理人時(shí)最好明確，是直接電話溝通（call the examiner）還是電話會(huì)議（request a telephone interview）。二者需要準(zhǔn)備的時(shí)間和材料不同，方式（1）比較簡(jiǎn)單，通常把權(quán)利要求修改方案告知美國(guó)代理人就可以，目的是看審查員能否接受；方式（2）需要準(zhǔn)備權(quán)利要求修改和意見陳述，方便美國(guó)代理人電話會(huì)議時(shí)進(jìn)行展示并討論，會(huì)后提交會(huì)議記錄。特別是，美國(guó)代理人是按照處理事務(wù)的時(shí)間來(lái)收取代理費(fèi)的，不同方式產(chǎn)生的費(fèi)用差別很大，需要事先與申請(qǐng)人溝通，獲得申請(qǐng)人的授權(quán)后進(jìn)行。
關(guān)于與審查員電話討論的時(shí)機(jī)，盡管理論上收到OA后都可以進(jìn)行，但筆者認(rèn)為，F(xiàn)inal OA是其中最關(guān)鍵的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。由于美國(guó)審查程序的特殊性，應(yīng)對(duì)Final OA有多種方式，常見的是2個(gè)月內(nèi)答復(fù)并請(qǐng)求reconsideration，或者RCE。不管采用何種方式，大多數(shù)情況下都涉及權(quán)利要求的修改。對(duì)于不少申請(qǐng)人來(lái)說，減少審查程序從而減少官費(fèi)和代理費(fèi)是一個(gè)重要的考慮因素。因此，獲知審查員的傾向性或推動(dòng)審查員產(chǎn)生傾向性對(duì)申請(qǐng)人是比較有利的。而審查意見往往不能直接看出來(lái)，這時(shí)候與審查員電話討論就是一個(gè)比較高效和經(jīng)濟(jì)的方式了。
筆者處理過的美國(guó)申請(qǐng)中，提出電話討論建議的，基本都是在Final OA階段，碰到過各種情況。比如一個(gè)案例中，申請(qǐng)人授權(quán)請(qǐng)求電話會(huì)議的時(shí)間較晚，審查員在答復(fù)期限前無(wú)法安排，和美國(guó)代理人商討后的方案是，將權(quán)利要求1的不同修改方式作為新的權(quán)利要求（new）寫在權(quán)利要求修改中，按期提交答復(fù)，然后請(qǐng)求電話會(huì)議，與審查員討論提交的不同權(quán)利要求修改，似乎也是可行的。在另一個(gè)案例中，審查員沒有接受直接的電話討論，與申請(qǐng)人溝通后，申請(qǐng)人不希望進(jìn)行正式電話會(huì)議，采用了其他方式進(jìn)行答復(fù)。諸如此類，都需要我們作為中國(guó)代理人從申請(qǐng)人的角度出發(fā)，盡量利用美國(guó)的專利審查制度，采取合適的方式，幫助申請(qǐng)人爭(zhēng)取權(quán)利。