文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王逸君
在專利創(chuàng)造性判斷的核心環(huán)節(jié)，需同時考量發(fā)明是否具備突出的實質性特點與顯著的進步。判斷發(fā)明是否具有突出的實質性特點，本質在于審視對本領域技術人員而言，要求保護的發(fā)明相較于現(xiàn)有技術是否屬于顯而易見的改進。而評估要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見，業(yè)界普遍采用 “三步法” 作為系統(tǒng)判斷框架。在此流程中，第一步便是精準確定最接近的現(xiàn)有技術，這一基礎步驟的準確性，直接影響后續(xù)創(chuàng)造性評判的客觀公正。本文旨在結合一些典型案例構建一套方法論，用以論證最接近現(xiàn)有技術選擇的合理性。
一、審查指南中的定義辨析
根據(jù)2023版最新審查指南，最接近的現(xiàn)有技術，是指現(xiàn)有技術中與要求保護的發(fā)明最密切相關的一個技術方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實質性特點的基礎。最接近的現(xiàn)有技術，例如可以是，與要求保護的發(fā)明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和／或公開了發(fā)明的技術特征最多的現(xiàn)有技術，或者雖然與要求保護的發(fā)明技術領域不同，但能夠實現(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術特征最多的現(xiàn)有技術。應當注意的是， 在確定最接近的現(xiàn)有技術時，應首先考慮技術領域相同或者相近的現(xiàn)有技術，其中，要優(yōu)先考慮與發(fā)明要解決的技術問題相關聯(lián)的現(xiàn)有技術。【1】
從上述定義來看，中國審查指南中對“最接近的現(xiàn)有技術”的定義相對寬泛，其與所要求的保護的發(fā)明，技術領域可以相同，也可以不同，其中“例如可以是”的表述僅為指引性說明，并非排他性限定。這表明，技術領域相同并非創(chuàng)造性判斷的硬性前提。然而，這并不意味著技術領域在創(chuàng)造性判斷中無足輕重。恰恰相反，技術領域是定義中著重強調的首要考量因素。在相同技術領域內(nèi)，現(xiàn)有技術與發(fā)明往往更容易聚焦于類似的 “所要解決的技術問題”；反之，若分屬不同技術領域，其能否實現(xiàn)發(fā)明的功能，以及是否存在相同的 “所要解決的技術問題”，都需要打上一個大大的問號。
需特別注意的是，這里的“所要解決的技術問題”與“三步法”的第二步中的“發(fā)明實際解決的技術問題”有著本質區(qū)別?！八鉀Q的技術問題”，本質上是每項現(xiàn)有技術或專利申請自身設定的主觀技術目標；而“發(fā)明實際解決的技術問題”，則是通過對比專利申請與最接近的現(xiàn)有技術，找出區(qū)別技術特征后，依據(jù)這些特征在發(fā)明中實現(xiàn)的技術效果來確定的，這與歐洲創(chuàng)造性判斷方法（Problem-Solution Approach）中的 “客觀技術問題（objective technical problem）” 概念相似。
由此可見，準確認定 “發(fā)明實際解決的技術問題”，必須以正確確定最接近的現(xiàn)有技術為前提。一旦最接近的現(xiàn)有技術判斷錯誤，本領域技術人員將從源頭喪失實施改進的明確方向。當對比文件與專利申請主觀上要解決的技術問題差異巨大甚至毫無關聯(lián)時，技術人員很難產(chǎn)生基于該對比文件推導出涉案專利技術方案的動機，即便能夠準確識別區(qū)別技術特征，在 “三步法” 的第二步——確認 “發(fā)明實際解決的技術問題”時，也極有可能出現(xiàn)偏差。
二、實務中的解決辦法
在專利實務操作中，審查員對“最接近的現(xiàn)有技術”確定是否合理，直接關系到后續(xù)的爭辯及修改策略的有效性。雖然中國審查實踐對“最接近的現(xiàn)有技術”的判斷標準相較于歐洲更為靈活，并且在后續(xù)爭議解決程序中直接判定最接近的現(xiàn)有技術認定錯誤的案例相對少見，但專利代理師在答復OA的過程中，仍然應充分展開論述，通過嚴密的邏輯和詳實的論證，向審查員清晰闡釋己方觀點，以此提升說服效果。
尤為關鍵的是，代理師如深入剖析本申請與對比文件的技術構思，強調二者在技術問題層面的關聯(lián)性差異，則有助于審查員在審閱意見陳述時，更全面地理解不同技術方案間的本質區(qū)別，更清晰把握發(fā)明創(chuàng)造的底層邏輯。此外，將核心爭辯點前置，能為后續(xù)答復和修改預留更多策略空間，顯著提升專利申請的授權概率。
從本質上來說，“最接近的現(xiàn)有技術”應是能引導本領域技術人員預期通過合理改進，進而獲得本申請技術方案的基礎文件。若要爭辯現(xiàn)有技術選取不當，關鍵在于論證該文件是否會使技術人員從起始階段就喪失通向涉案專利技術方案的路徑。
針對 “最接近的現(xiàn)有技術” 適用性的答復策略，筆者認為，可按思維順序由淺入深劃分為四個考量步驟展開全面分析：
步驟1，判斷技術領域：首要判斷該技術是否完全脫離專利申請技術方案所屬技術領域。若二者技術領域截然不同，意味著該現(xiàn)有技術很有可能從根源上不存在專利申請所試圖解決的相關技術問題，其作為最接近現(xiàn)有技術的合理性便存在根本缺陷。
步驟2，確認技術問題：若技術領域相同，則需細致分析該現(xiàn)有技術與專利申請所要解決的技術問題是否存在關聯(lián)。若現(xiàn)有技術未涉及相關技術問題，技術人員自然不會產(chǎn)生基于該技術進行針對性改進的需求。
步驟3，區(qū)分技術構思：當技術領域相同且面臨相同或相似的技術問題時，進一步探究現(xiàn)有技術是否采用了與專利申請完全迥異的技術構思來解決問題。若技術構思差異顯著，表明二者在解決問題的核心思路上存在根本性分歧。
步驟4，尋找反向教導：在專利創(chuàng)造性判斷中，反向教導的分析不應局限于流程末端，即便已從技術領域、技術問題、技術構思等維度展開爭辯，仍可借助反向教導進一步夯實論證。例如下述案例3，在論證技術問題差異的同時也提出了對比文件1中存在反向教導?，F(xiàn)有技術為達成其主觀設定的技術目標，通常存在核心設計要素，這些要素會形成固有技術指引。當本領域技術人員以該現(xiàn)有技術為起點時，受其核心設計邏輯的約束，自然不會偏離至相悖的技術改進方向。這意味著，若能證明最接近現(xiàn)有技術存在反向教導，便能有力阻斷從該技術通往涉案專利技術方案的路徑，從而顯著削弱其作為最接近現(xiàn)有技術的合理性。
以下筆者就這四個步驟分別選取一些案例進行說明：
（1）判斷技術領域
技術領域差異較大往往是相對容易論述的情況。盡管從不同技術領域選取最接近的現(xiàn)有技術是審查指南允許的，但這往往意味著對公開的技術特征的匹配度、技術效果的類似性、主觀技術問題的相關度要求更高。而不同技術領域先天意味著存在不同的研發(fā)目標，以其為支點往往能容易找到突破口。但僅憑技術領域不同，不能當然認為該現(xiàn)有技術不能作為做出專利申請的起點。
案例1：國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會 第100159 號復審決定（201110393196.1）
涉案申請為一種低分子量聚乙二醇-坦索羅辛結合物（通過 PEG 改造坦索羅辛以增加其水溶性、降低中樞系統(tǒng)毒副作用）。
盡管對比文件1也使用了 PEG，但因其與涉案申請在技術領域上差異顯著（前者用于半合成抗生素及其中間體制備中的青霉素?；感揎棧笳哚槍χ委熈夹郧傲邢僭錾乃幬铮?，導致二者主觀上要解決的技術問題、產(chǎn)生的效果均不同（前者為形成兩水相生物轉化體系以促進催化反應，后者為改善坦索羅辛的水溶性和毒性）；同時，兩者所用 PEG 的分子量差異明顯（涉案申請為 282，對比文件 1 為 10000），導致對被修飾物的性能影響不同。
因此，復審決定認為對比文件 1 不適于作為該涉案申請最接近的現(xiàn)有技術，本領域技術人員基于對比文件 1，不會有動機去解決本申請所在技術領域中坦索羅辛水溶性低和具有毒性的問題?！?】【3】
本案從技術領域出發(fā)，最終落點在二者自身所要解決的技術問題和技術效果不一樣。
案例2：最高人民法院（2014）知行字第84號 日本斯倍利亞社股份有限公司與國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會行政裁決申訴行政裁定
本案圍繞“無鉛軟釬焊料合金”發(fā)明專利無效宣告引發(fā)訴訟。
本專利權利要求1的內(nèi)容是：“無鉛的焊料合金，其特征在于，含有0.3—0.7wt％Cu，0.04—0.1wt％Ni，其余為Sn?！弊C據(jù)1公開了一種用于半導體的合金連接材料，其中示出某種合金組成為包括0.5wt％的Cu、0.5wt％Ni、余量為Sn。即，本專利權利要求1相對于證據(jù)1的區(qū)別在于Ni的含量。
斯倍利亞社申請再審稱，涉案專利權利要求1與證據(jù)1雖然都涉及無鉛的釬焊料合金，但涉案專利適用于噴流焊接法，證據(jù)1適用于凸塊焊接法，涉案專利所要解決的是噴流焊接法的特性問題而非軟釬焊料合金的共性問題，二者在技術思想上存在明顯差異。本發(fā)明要解決的技術問題在證據(jù)1中并不存在，因此證據(jù)1不能作為最接近的對比文件來評判本專利的創(chuàng)造性。
最高院經(jīng)審查認為，判斷一項現(xiàn)有技術是否可以作為最接近的對比文件使用，需要從所屬技術領域、所要解決的技術問題、技術效果或者用途、是否能夠實現(xiàn)發(fā)明的功能以及公開發(fā)明的技術特征的多少等方面進行判斷。技術領域的確定，應當以權利要求所限定的內(nèi)容為準，一般根據(jù)專利的主題名稱，結合技術方案所實現(xiàn)的技術功能、用途加以確定。本專利權利要求1請求保護一種無鉛的焊料合金，證據(jù)1公開了一種用于半導體的合金連接材料，二者均屬于軟釬焊料合金領域，技術領域相同，且證據(jù)1公開了權利要求1的無鉛焊料合金的各組份以及Cu的含量和Sn為余量的技術特征，故證據(jù)1可以作為最接近的對比文件來評價本專利的創(chuàng)造性。此外，本專利權利要求1請求保護的是一種無鉛釬焊料合金產(chǎn)品，在該權利要求中并未限定其用途，故斯倍利亞社所述二者適用的技術領域不同，證據(jù)1不能用以評價本專利創(chuàng)造性的申請再審理由不能成立?！?】
筆者認為，本案比較典型地體現(xiàn)了，技術領域的差異并不當然指向二者不存在相同的所要解決的技術問題。此外，技術領域如何界定，在指南中并無確定性標準，不同的分類標準會導致結論不一，因此僅僅爭辯技術領域不同并不能說明從該現(xiàn)有技術絕對無法到達涉案專利或專利申請，最終還是要通過是否存在相同技術問題進行辨析。例如本案，雖然適用的焊接法不同，但都屬于大的軟釬焊料合金領域，而不同焊接法是否導致以證據(jù)1為起點無法得到本申請權利要求所要求保護的技術方案？從該裁定全文看，最高院并未認可再審申請人該觀點。本專利在說明書中的記載并未能證明該Ni的含量范圍具有再審申請人所闡述的各種技術效果，因此本領域技術人員可以通過有限次試驗得到相應的含量范圍。
此外，筆者對本案裁定中“技術領域的確定，應當以權利要求所限定的內(nèi)容為準”的論述存有疑問。筆者認為，在確定一項專利或專利申請所屬的技術領域時，應當基于說明書所公開的內(nèi)容，立足于本領域技術人員的知識水平和理解能力，進行客觀分析。應綜合考慮其背景技術、具體技術方案及其各技術特征之間的關聯(lián)，從整體上全面把握其屬于哪個技術領域。
（2）確認所要解決的技術問題
案例3：(2022)最高法知行終293號 某醫(yī)療公司、國家知識產(chǎn)權局發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛二審行政判決書
本案涉及一種通過上皮內(nèi)腔器官束掃描對上皮內(nèi)腔器官進行光學成像的方法和系統(tǒng)，其發(fā)明目的是解決因光學裝置和待成像身體部位間的氣囊，導致電磁輻射穿過氣囊表面產(chǎn)生像差的問題。
對比文件 1 是用于治療血管閉塞的血管內(nèi)導管系統(tǒng)，雖設有類似本申請氣囊的球囊，但球囊位于光纖遠端部后端，作用是穩(wěn)定動脈內(nèi)導管軸的端部區(qū)域，光纖發(fā)出的光束并不穿過球囊，且光纖遠端部未被封裝，不會產(chǎn)生像差問題。
也就是說，對比文件1中的球囊看似類似于涉案申請的氣囊，其實不同，因此不存在涉案申請的氣囊?guī)淼募夹g問題。
另外，對比文件 1 的工作元件若像本申請那樣被包裹或封裝，就無法接觸并進入閉塞物，會使其治療目的無法實現(xiàn)。所以盡管對比文件 1與本申請所處的技術領域類似，但對比文件1中不存在本申請要解決的技術問題，本領域技術人員難以從對比文件 1 獲得通過改進得到涉案申請的技術方案的發(fā)明動機。
在該判決中，最高人民法院二審認為：發(fā)明創(chuàng)造是為了解決現(xiàn)有技術中存在的技術問題所提出的發(fā)明構思，以及為實現(xiàn)該發(fā)明構思而采用的技術手段的集合。“三步法”的實質是重構發(fā)明并判斷該重構過程對本領域技術人員而言是否顯而易見，即本領域技術人員應沿著技術問題指明的方向定位“三步法”的最佳起點，以技術問題作為內(nèi)驅力尋找并確定技術啟示。因此，確定最接近的現(xiàn)有技術需要以技術問題為引領，即作為改進起點的現(xiàn)有技術應該與申請人所關注的技術問題具有合理的關聯(lián)，如果所選擇的最接近的現(xiàn)有技術與發(fā)明所要解決的技術問題無關，本領域技術人員以此為基礎將會喪失改進的目標，無法產(chǎn)生完成發(fā)明的動機，亦不會將其他現(xiàn)有技術公開的技術內(nèi)容應用到最接近的現(xiàn)有技術得到發(fā)明請求保護的技術方案?！?】
本案再次強調了“技術問題”在創(chuàng)造性評價中的核心地位，即技術啟示的尋找和組合必須圍繞發(fā)明實際解決的技術問題展開，否則就可能陷入事后諸葛亮式的主觀推斷。
（3）區(qū)分技術構思
案例4：（2022）最高法知行終316號 鄭州澤正技術服務有限公司、國家知識產(chǎn)權局發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛二審行政判決
涉案申請與對比文件均涉及用于克氏針的折彎裝置，克氏針是醫(yī)療領域中骨科常用的內(nèi)固定材料。
本案中，二審法院首先認為，被訴決定及一審判決對權利要求 1 與對比文件 1 的區(qū)別技術特征認定錯誤?！巴馓紫蚩耸厢樖┘诱蹚澚Φ挠|頭圍繞旋轉軸轉動”與“尖嘴鉗的頭部作為旋轉軸”應作為整體認定為區(qū)別技術特征。
第二，在技術啟示方面，本申請與對比文件 1 雖面對相同技術問題，但技術構思不同，二者使克氏針彎曲的部件在結構、位置及效果上存在明顯差異，本領域技術人員不會基于對比文件1的克氏針折彎器產(chǎn)生改進動機。同時，對比文件2的觸頭不能繞尖嘴鉗長度方向的中心軸旋轉，沒有給出“將對比文件1中的折彎底座5替換成尖嘴鉗，利用尖嘴鉗進行克氏針夾持”的技術啟示。據(jù)此，二審改判撤銷一審判決及被訴決定，由國家知識產(chǎn)權局重新作出決定。
該案中，最高人民法院二審認為，在采用“三步法”判斷發(fā)明創(chuàng)造是否具備創(chuàng)造性的過程中，如果發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術的發(fā)明構思存在明顯差異，通?？梢哉J定本領域技術人員不會有改進最接近的現(xiàn)有技術以得到發(fā)明的動機；如果作為現(xiàn)有技術的對比文件之間在發(fā)明構思上存在明顯差異，則通常可以認定現(xiàn)有技術不存在將上述對比文件結合以得到本發(fā)明的技術啟示?！?】
也就是說，本案明確了“發(fā)明構思”對于專利創(chuàng)造性評價的影響，對于在專利授權確權行政案件中注重關注發(fā)明構思，避免“后見之明”低估發(fā)明的創(chuàng)造性，讓確有技術貢獻的發(fā)明能夠獲得專利權的保護，具有指導意義。
（4）尋找反向教導論據(jù)
案例5：（2020）最高法知行終185號 上訴人國家知識產(chǎn)權局與被上訴人上海國靖機械設備有限公司、原審第三人寧波杰納爾綁扎科技有限公司實用新型專利權無效行政糾紛案二審行政判決
本專利權利要求1請求保護一種集裝箱角件的連接部件。國靖公司認為本領域技術人員在證據(jù)1的基礎上容易得到本專利權利要求1請求保護的技術方案。
該案中，最高人民法院二審認為，在本專利與證據(jù)1的對比中，證據(jù)1公開的集裝箱角件連接部件雖與本專利結構相似（如“上部支座”“下部支座”分別對應本專利“上/下連接突出部”，“連接座”對應“沖擊擋板”等），但二者存在關鍵區(qū)別：①證據(jù)1未明確槽穴 C1 長度為對角線長度；②未公開上部錐形體兩突出部間距同時小于槽穴兩側壁與角件內(nèi)壁間距之和。本專利通過上述區(qū)別特征實現(xiàn)連接部件雙向插入功能，解決了現(xiàn)有技術中唯一插入方向易導致反裝失誤的問題。
證據(jù)1的技術方案與本專利說明書記載的背景技術類似，均是只有唯一的一個插入方向，并且證據(jù)1的發(fā)明目的就是要防止連接具的反插，在證據(jù)1的教導下，本領域技術人員沒有動機將證據(jù)1的上部錐形體的兩突出部的間距設置為同時小于槽穴的兩側壁分別與角件與其相對應的內(nèi)壁之間的間距之和，從而不容易想到如本專利權利要求1那樣設置上部錐形體兩突出部的間距。故本專利權利要求1相對于證據(jù)1結合公知常識具備創(chuàng)造性?！?】
筆者認為，本案充分體現(xiàn)了“反向教導”在創(chuàng)造性判斷中的重要意義。證據(jù)1的發(fā)明目的明確在于防止連接具反插，其技術方案正是圍繞這一目標設計，客觀上強化了“單向插入”的技術導向。在此教導下，本領域技術人員不僅沒有動機將突出部間距設置為小于兩側壁間距之和，反而會刻意避免此類設計，以免影響防反插功能。因此，證據(jù)1實際上對本專利的技術改進形成了“反向教導”，進一步說明涉案專利權利要求1的技術方案并非顯而易見。該案為類似情形下如何識別和運用“反向教導”提供了重要參考。
三、結語
此外，筆者還想強調的是，上述四個考量步驟并非相互割裂的獨立環(huán)節(jié)，僅作為實務操作的參考框架。在實際應用中，專利代理師可根據(jù)案件特點靈活整合分析邏輯：例如，判斷技術領域差異后，需進一步聚焦技術問題的關聯(lián)性；剖析技術問題時，往往需結合技術構思的底層邏輯展開論述；而反向教導的辨析，更應貫穿于從技術領域到技術構思的全鏈條分析過程中。
參考文獻：
【1】國家知識產(chǎn)權局.專利審查指南(2023).北京:知識產(chǎn)權出版社，2024:187.
【2】國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會.以案說法——專利復審、無效典型案例指引[M].北京：知識產(chǎn)權出版社，2018：139-140.
【3】國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會。第100159號復審決定[Z].
【4】最高人民法院.（2014）知行字第84號行政裁定[Z].
【5】最高人民法院.（2022）最高法知行終293號行政判決[Z].
【6】最高人民法院.（2022）最高法知行終316號行政判決[Z].
【7】最高人民法院.（2020）最高法知行終185號行政判決[Z].